Managing IP Awards 2021: BOEHMERT & BOEHMERT gewinnt Urheberrechts- und Designpreis für Deutschland

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BOEHMERT & BOEHMERT hat bei den Managing IP Awards, die am 30. März 2021 in einer virtuellen Zeremonie verliehen wurden, Anerkennung für die Arbeit im vergangenen Jahr erhalten und wurde für die Leistungen im Urheber- und Designrecht in Deutschland ausgezeichnet.

Im Bereich des Urheberrechts hat BOEHMERT & BOEHMERT einen Fernsehsender in einem viel beachteten Streit um Urheberrechtsverletzungen und Vertragsverletzungen erfolgreich verteidigt. Darüber hinaus hat die Kanzlei ein bedeutendes Musikunternehmen in einem wichtigen Streit über die Pflichten eines Internetvermittlers zur Verhinderung von Urheberrechtsverletzungen im Internet sowie in einem Streit über Urheberrechtsvergütungen beraten.

In Designangelegenheiten hat die Kanzlei u.a. ein Unternehmen aus der Telekomunikationsbranche gegen eine Klage wegen Verletzung eines eingetragenen Geschmacksmusters verteidigt und führende Unternehmen bei der Erweiterung ihrer eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusterportfolios vertreten.

Über die Managing IP Awards
Das Programm der Managing IP Awards ist die umfangreichste und am meisten beachtete IP-Preisverleihung der Welt. In seinem 16. Jahr deckt das Programm eine breite Palette von IP-Praxisbereichen und mehr als 30 Rechtsordnungen ab. Jedes Jahr erhalten die Analysten Informationen von Tausenden von Firmen, IP-Praktikern und deren Kunden durch Interviews, E-Mail- und Online-Umfragen. Vor der Zusammenstellung der Shortlists werten die Forscher die von den Firmen gelieferten Arbeitsdaten aus und überprüfen gegebenenfalls öffentlich verfügbare Informationen wie Gerichts- und IP-Amtsakten. Sie konzentrieren sich auf Arbeiten, die im vergangenen Jahr durchgeführt oder abgeschlossen wurden, und suchen insbesondere nach Fallstudien, die für Mandanten und/oder IP-Recht und -Praxis von großer Bedeutung waren.

Um die vollständige Liste der Gewinner zu sehen, die Zeremonie zu verfolgen und weitere Informationen über das Preisverleihungsprogramm zu erhalten, besuchen Sie bitte ManagingIPAwards.com.

Prof. Dr. Goddar spricht auf der Global Intellectual Property Convention am 26. März 2021

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Die Diskussion über Lösungen zur Maximierung des Innovationswerts von Erfindungen steht im Mittelpunkt der alljährlich stattfindenden Global Intellectual Property Convention (GIPC). Auf der in Asien führenden Konferenz tauschen sich Unternehmensjuristen und Innovatoren mit IP-Anwälten aus der ganzen Welt über Best Practices im Hinblick auf den Schutz geistigen Eigentums aus.

In diesem Jahr verantwortet BOEHMERT & BOEHMERT Patentanwalt Prof. Dr. Heinz Goddar am 26. März von 15.30 bis 15.45 Uhr die Session der IP-Dienstleister und referiert in englischer Sprache zum Thema „Fighting the Injunction Gap in German Patent Litigation – the Status of the 2nd German Patent Modernization Act“.

Die Konferenz, an der seit 2009 bereits mehr als zweitausend Delegierte aus über fünfzig Ländern teilgenommen haben, wird in diesem Jahr online stattfinden. Nähere Informationen zur Agenda der GIPC 2021 sowie Möglichkeiten zur Anmeldung finden Sie hier.

Entscheidung G 1/19 der Großen Beschwerdekammer des EPA veröffentlicht – Artikel von Dr. Daniel Herrmann und Felix Hermann in epi Information

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In der Zeitschrift des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter erörtern die BOEHMERT & BOEHMERT Patentanwälte und European Patent Attorneys Dr. Daniel Herrmann und Felix Hermann unter dem Titel „G 1/19 released: The Enlarged Board of Appeal decides on the Patenting of Computer-implemented Simulations and Designs“ eine aktuelle Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA zur Patentierung computerimplementierter Simulationen und Entwürfe.

Darin kommt die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass computerimplementierte numerische Simulationen und Entwürfe eines Systems oder Verfahrens nicht anders zu behandeln sind als andere computerimplementierte Erfindungen, und weist damit „Extrempositionen“, wie etwa in der Vorlageentscheidung T 0489/14, zurück.

In Ihrer abschließenden Beurteilung der EPA Entscheidung weisen die Autoren darauf hin, dass es für Patentanmelder künftig noch schwieriger sein wird, einen Simulations- oder Entwurfsprozess unabhängig von einem bestimmten und spezifischen technischen Input oder Output oder einer impliziten Verwendung der Ergebnisse des Simulations- oder Entwurfsprozesses zu beanspruchen und zu schützen.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel von Dr. Daniel Herrmann und Felix Hermann in englischer Sprache!

Neue Vorlage zu der Großen Beschwerdekammer des EPA zur mündlichen Verhandlung per Videokonferenz

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Nach einer Entscheidung des EPA-Präsidenten vom 10. November 2020 (EPA ABl. 2020, A121) sind ab dem 4. Januar 2021 alle mündlichen Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen in Form einer Videokonferenz durchzuführen, auch wenn ein oder mehrere Beteiligte der Form einer Videokonferenz nicht zustimmen. Auch die Beschwerdekammern des EPA können ab dem 1. Januar 2021 mündliche Verhandlungen in Form von Videokonferenzen durchführen, ebenfalls ohne Zustimmung der Beteiligten (Art. 15a RPBA).

Vor Einführung dieser Vorschriften konnte eine mündliche Verhandlung in Form einer Videokonferenz nur durchgeführt werden, wenn alle Beteiligten damit einverstanden waren. In der Zwischenentscheidung T 1807/15 vom 12. März 2021 hat die Technische Beschwerdekammer 3.5.02 der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt, die unter G 1/21 behandelt wird:

„Ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung in Form einer Videokonferenz mit dem in Artikel 116 (1) EPÜ verankerten Recht auf mündliche Verhandlung vereinbar, wenn nicht alle Verfahrensbeteiligten ihre Zustimmung zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung in Form einer Videokonferenz erteilt haben?“

Die mündliche Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer ist bereits für den 28. Mai 2021 angesetzt. Die Große Kammer hat den Präsidenten des EPA aufgefordert, bis zum 27. April 2021 schriftlich zu den ihr vorgelegten Rechtsfragen Stellung zu nehmen. Diese Anordnung wird voraussichtlich die derzeitige Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit Videokonferenzen in Inter-partes-Verfahren vor dem EPA in den Fällen beseitigen, in denen eine oder mehrere Parteien mit der Form einer Videokonferenz nicht einverstanden sind.

Die Große Beschwerdekammer des EPA veröffentlicht Entscheidung G 1/19

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Die Große Beschwerdekammer hat ihre Entscheidung G 1/19 veröffentlicht, die sich mit der Patentierung von computerimplementierten Simulationen und Entwürfen befasst. Die Große Beschwerdekammer kommt zu dem Schluss, dass computerimplementierte numerische Simulationen und Entwürfe eines Systems oder Verfahrens nicht anders zu behandeln sind als andere computerimplementierte Erfindungen, und weist damit „Extrempositionen“, wie etwa in der Vorlageentscheidung T 0489/14, zurück.

Hintergrund

Im Jahr 2019 war die Beschwerdekammer des EPA, die die Vorlageentscheidung T 0489/14 veröffentlichte, geneigt, den Feststellungen der früheren – und bis zu diesem Zeitpunkt akzeptierten – Entscheidung T 1227/05 zu widersprechen, in der festgestellt wurde, dass die Beschränkung einer beanspruchten Erfindung auf eine computerimplementierte Simulation einer elektronischen Schaltung, die dem 1/f-Rauschen unterliegt, als hinreichend definierter technischer Zweck für ein computerimplementiertes Verfahren gilt, das funktional auf diesen Zweck beschränkt ist, wodurch der Simulation technischer Charakter verliehen wird. In der Vorlageentscheidung T 0489/14 wollte die Kammer strengere Mindestanforderungen an die Anerkennung eines technischen Charakters einer Simulation (oder eines Entwurfsverfahrens) stellen. Nach Ansicht der Kammer erfordert eine technische Wirkung zumindest eine direkte Verbindung mit der physischen Realität, wie z. B. eine Veränderung oder eine Messung einer physischen Einheit, was deutlich von den Feststellungen in T 1227/05 abgewichen hätte. Daher legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer die folgenden Fragen vor:

Frage 1: Kann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens ein technisches Problem lösen, indem sie eine technische Wirkung erzeugt, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht, wenn die computerimplementierte Simulation als solche beansprucht wird?

Frage 2: Wenn die erste Frage mit „Ja“ beantwortet wird, was sind die maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung, ob eine als solche beanspruchte computerimplementierte Simulation ein technisches Problem löst? Ist es insbesondere eine hinreichende Bedingung, dass die Simulation zumindest teilweise auf technischen Grundsätzen beruht, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen?

Frage 3: Wie lauten die Antworten auf die erste und die zweite Frage, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Entwurfsprozesses, insbesondere zur Verifizierung eines Entwurfs, beansprucht wird?

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer hat die Frage 1 zugelassen und sie so ausgelegt, dass sie danach fragt, ob bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens ein technisches Problem dadurch lösen kann, dass sie einen weiteren technischen Effekt hervorbringt, der über die normale physikalische Wechselwirkung zwischen einem Programm und einem Computer, auf dem die Simulation abläuft, hinausgeht, wenn die computerimplementierte Simulation als solche beansprucht wird (G 1/19, siehe z. B. Gründe 47 und 50). Nur der zweite Teil der Frage 2 wurde zugelassen, d.h. die Kammer beantwortete nur die Frage, ob es eine hinreichende Bedingung ist, dass die Simulation zumindest teilweise auf den wissenschaftlichen (z. B. mathematischen und physikalischen) Prinzipien beruht, die innerhalb der durch das (natürliche oder technische) System oder Verfahren gesetzten Grenzen angewandt werden („Frage 2B“ von G 1/19, siehe z. B. Gründe 47 und 53). Auch die Frage 3 wurde zugelassen und entsprechend den Fragen 1 und 2 interpretiert.

Die Antworten auf die zugelassenen Vorlagefragen der Großen Beschwerdekammer lauten wie folgt:

1.         Eine computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens, die als solche beansprucht wird, kann für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einem technischen Problem dienen, indem sie eine technische Wirkung erzeugt, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht.

2.         Für diese Beurteilung ist es keine hinreichende Bedingung, dass die Simulation ganz oder teilweise auf technischen Prinzipien beruht, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen.

3.         Die Antworten auf die erste und die zweite Frage unterscheiden sich nicht, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Entwurfsprozesses, insbesondere zur Verifizierung eines Entwurfs, beansprucht wird.

Die Große Beschwerdekammer kommt zu dem Schluss, dass computerimplementierte numerische Simulationen und Entwürfe eines Systems oder Verfahrens nicht anders behandelt werden sollten als andere computerimplementierte Erfindungen, und weist damit die „Extremposition“ in der Vorlageentscheidung T 0489/14 zurück. Während die Große Beschwerdekammer die Feststellungen in T 1227/05 nicht verwarf, wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, dass die Feststellungen in T 1227/05 aufgrund des spezifischen Charakters des Falles, der T 1227/05 zugrunde lag, nicht allgemein anwendbar seien und nahm damit dieser Entscheidung den Leuchtturmcharakter.

Die Große Beschwerdekammer hält den „de-facto-Standard“des EPAs für die Beurteilung von Erfindungen mit einer Mischung aus technischen und „nicht-technischen“ Merkmalen, wie er in den Leitsätzen der Entscheidung T 641/00 definiert ist (COMVIK-Ansatz), für die Beurteilung von computerimplementierten Simulationen für geeignet. Nach dem COMVIK-Ansatz ist für die Beurteilung, welche Merkmale einer Simulation eines Systems oder Prozesses technische Merkmale und damit relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sind, entscheidend, ob die Simulation oder der Entwurfsprozess zur Lösung eines technischen Problems beiträgt, indem die Simulation oder der Entwurfsprozess selbst einen technischen Effekt erzeugt. Daher sind die für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevanten technischen Erwägungen nur diejenigen, die sich auf die Erfindung, d.h. auf die Simulation der Vorrichtung oder des Verfahrens, und nicht auf das simulierte System oder Verfahren beziehen (G 1/19, siehe z. B. Grund 125).

Unter Bezugnahme auf G 3/08 erkennt die Große Beschwerdekammer an, dass eine Simulation notwendigerweise auf den Prinzipien beruht, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen, und dass technische Erwägungen, die mit dem zu simulierenden System oder Prozess verbunden sind, typischerweise die Grundlage für gedankliche Tätigkeiten bei der Erstellung des Modells der technischen Vorrichtung oder des Prozesses bilden, der in der Simulation verwendet wird. Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass die gedanklichen Tätigkeiten bei der Erstellung des der Simulation zugrunde liegenden Modells (und der Gleichungen/Algorithmen) keinen technischen Charakter haben, weil die technischen Überlegungen, die bei der Erstellung des der Simulation zugrunde liegenden Modells angestellt werden, normalerweise nicht zu einem technischen Effekt führen, der durch die Ausführung der Simulation erzielt wird (G 1/19, siehe z. B. Gründe 106-112, 121, 137, 141). Würden technische Erwägungen, die mit dem zu simulierenden System oder Verfahren verbunden sind, ausreichen, um der Simulation technischen Charakter im Sinne der Frage 2 zu verleihen, so würden computerimplementierte Simulationen eine privilegierte Stellung innerhalb der Gruppe der computerimplementierten Erfindungen einnehmen, ohne dass es für eine solche Privilegierung eine Rechtsgrundlage gäbe (G 1/19, siehe z. B. Grund 141).

In diesem Sinne stellt die Große Beschwerdekammer auch fest, dass eine unmittelbare Verbindung mit der (äußeren) physikalischen Realität, wie sie in T 0489/14 gefordert wird, keine Voraussetzung oder notwendige Bedingung für die Anerkennung eines technischen Charakters der beanspruchten Merkmale im Rahmen eines Simulations- oder Entwurfsverfahrens ist, obwohl eine solche Verbindung in den meisten Fällen für die Feststellung der Technizität dieser Merkmale ausreichen dürfte (G 1/19, siehe z. B. Gründe 88, 139, 85). Dies liegt daran, dass eine technische Wirkung auch innerhalb des computerimplementierten Verfahrens selbst auftreten kann. Eine Simulation ohne einen Input oder Output, der einen direkten Bezug zur physikalischen Realität hat, kann dennoch ein technisches Problem lösen, z. B. durch Anpassung der Simulationssoftware an die interne Funktionsweise des Computersystems oder Netzwerks (z. B. um eine bessere Ausnutzung von Speicherkapazität oder Bandbreite zu erreichen, G 1/19, siehe z. B. Gründe 85, 115-116). Darüber hinaus können potentielle technische Wirkungen, d.h. Wirkungen, die nur in Kombination mit nicht beanspruchten Merkmalen erzielt werden, im Rahmen der Beurteilung des technischen Charakters der beanspruchten Merkmale berücksichtigt werden. Diese potenziellen technischen Wirkungen sind von virtuellen oder „berechneten“ Wirkungen und direkten technischen Wirkungen auf die physische Realität zu unterscheiden, wobei unter virtuellen oder „berechneten“ Wirkungen technische Wirkungen verstanden werden, die nicht durch eine Wechselwirkung mit der physischen Realität erzielt werden, sondern durch Berechnungen, die „reale“ technische Wirkungen oder physischen Einheiten weitgehend abbilden. Solche potenziellen technischen Wirkungen können z. B. Daten oder Datenstrukturen zugeschrieben werden, die speziell für die Zwecke ihrer beabsichtigten technischen Verwendung angepasst sind. In solchen Fällen könnte entweder die technische Wirkung, die sich aus der bestimmungsgemäßen Verwendung der Daten ergeben würde, als durch den Anspruch impliziert angesehen werden. Alternativ könnte davon ausgegangen werden, dass sich die bestimmungsgemäße Verwendung der Daten im Wesentlichen über den gesamten Umfang des beanspruchten Datenverarbeitungsverfahrens erstreckt (G 1/19, siehe z. B. Gründe 89-97).

Schlussfolgerungen

Die Feststellung der Großen Beschwerdekammer, dass sich computerimplementierte Simulationen und Entwurfsprozesse nicht von anderen computerimplementierten Prozessen unterscheiden und die Anwendung und strikte Anwendung der Grundsätze des COMVIK-Ansatzes manifestieren einmal mehr die etablierte Rechtsprechung des EPAs zu computerimplementierten Erfindungen. Während die gute Nachricht für die Anmelder darin besteht, dass die Große Beschwerdekammer dem strengen Vorschlag von T 0489/14 nicht gefolgt ist, hat die Große Beschwerdekammer die insgesamt strenge Praxis der Bewertung computerimplementierter Erfindungen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPAs auch für computerimplementierte Simulationen und Entwurfsverfahren bestätigt. Da Simulations- und Entwurfsprozesse häufig auf herkömmlicher Computerhardware ablaufen, wird es für Anmelder noch schwieriger, den Simulations- oder Entwurfsprozess unabhängig von einem bestimmten und spezifischen technischen Input oder Output oder einer (impliziten) Verwendung der Ergebnisse des Simulations- oder Entwurfsprozesses zu beanspruchen und zu schützen, z. B. zur Steuerung einer Maschine oder zur Herstellung eines Produkts. Dies bedeutet auch, dass bei der Ausarbeitung von Anmeldungen in diesem Bereich sorgfältig abgewogen werden muss, ob der technische Charakter der Erfindung auf einem technischen Effekt beruht, der durch die Simulations- oder Entwurfssoftware selbst erzielt wird, wenn sie auf dem Computer ausgeführt wird oder nicht. Darüber hinaus führt die Genauigkeit des Simulations- oder Entwurfsverfahrens zwar in der Regel nicht zu einer Anerkennung des technischen Charakters der Simulation, jedoch kann die Genauigkeit des Simulations- oder Entwurfsverfahrens bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) und/oder der ausreichenden Offenbarung der Erfindung (Art. 83 EPÜ) eine Rolle spielen. Dies erfordert von den Anmeldern eine sorgfältige Abwägung der Detailtiefe der Offenbarung des Simulations- und Entwurfsverfahrens und auch der Anzahl der Alternativen, die in der Anmeldung offenbart werden müssen, um den Schutzbereich der Patentansprüche im Sinne des Art. 83 EPÜ über ein einzelnes spezifisches Implementierungsbeispiel hinaus in einer für den Fachmann ausführbaren Art und Weise zu stützen.

Neue überarbeitete Fassung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt vom 01. März 2021

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Am 01.03.2021 hat das Europäische Patentamt eine neue überarbeitete Fassung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (EPA) veröffentlicht. Diese Prüfungsrichtlinien beinhalten die vom EPA in allen erstinstanzlichen Verfahren einzuhaltenden Anweisungen in Bezug auf die praktischen und verfahrenstechnischen Aspekte der Prüfung von europäischen Patentanmeldungen und Patenten nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und dessen Ausführungsordnung (Regeln). Die neue Fassung der Prüfungsrichtlinien wurde in der Mitteilung des EPAs vom 25. Januar 2021 bereits angekündigt. Im Folgenden fassen wir die uns für die Praxis am wichtigsten erscheinenden Änderungen zusammen.

Teil A der Prüfungsrichtlinien, der die Formalprüfung von Patentanmeldungen betrifft, stellt nun klar (vgl. Abschnitt A-IV.1), dass der Begriff „frühere Anmeldung“ ist im Sinne des Artikels 76(1) EPÜ und Regel 36 EPÜ einer mindestens einen Tag vor der Teilanmeldung eingereichten Patentanmeldung zu verstehen ist. Eine Teilungsanmeldung kann somit nicht am gleichen Tag, wie ihre Stammanmeldung eingereicht werden.

Im Teil C der Prüfungsrichtlinien, der verfahrensrechtliche Aspekte der Sachprüfung betrifft, wurden die Prüfungsrichtlinien unter anderem auf die seit dem 1. Juli 2020 abgeschaffte Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten (vgl. Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Mai 2020) angepasst bzw. sich auf den nunmehr nicht mehr möglichen Verzicht beziehende Kapitel gestrichen.

Zu Euro-PCT Anmeldungen, in denen der Anmelder in der internationalen Phase einen fälschlicherweise eingereichten Bestandteil (Beschreibung oder Ansprüche) oder Teile davon unter Regel 20.5bis PCT nachträglich korrigiert hat, und der internationale Anmeldetag nicht verschoben wurde, wird klargestellt, dass das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nur den Tag als Anmeldetag ansieht, an dem die vollständigen korrekten Unterlagen eingereicht wurden (vgl. Abschnitt C-III. 1.3). Diese Regelung wird vor allem Relevanz für Euro-PCT Anmeldungen haben, bei denen das EPA nicht selbst als internationales Anmeldeamt oder internationale Recherchebehörde zuständig war.

Aufgrund der Signifikanz dieser Praxis für etwaige Prioritätsansprüche und des relevanten Stands der Technik im Prüfungsverfahren wird dem betroffenen Anmelder in Zukunft die Gelegenheit gegeben, nach Aufforderung innerhalb von 2 Monaten eine schriftliche Stellungnahme einzureichen und sich zu entscheiden, entweder:

  • mit dem ursprünglichen internationalen Anmeldetag fortzufahren und dem Prüfverfahren auch die ursprünglich teilweise fälschlich eingereichten Unterlagen zugrunde zu legen, oder
  • mit dem Tag als Anmeldetag fortzufahren, an dem die richtigen Anmeldeunterlagen eingereichten wurden, sowie die korrekten Anmeldeunterlagen dem weiteren Verfahren als ursprüngliche Anmeldeunterlagen anzuerkennen.

Dieser Antrag kann auch innerhalb der 31-Monatsfrist von dem Anmelder pro-aktiv gestellt werden, um eine Verzögerung des Anmeldeverfahrens in der regionalen Phase zu vermeiden.

Weitere Änderungen betreffen die telefonische und persönliche Rücksprache mit der Prüfungsabteilung, bzw. dem ersten Prüfer. Diese stellten vormals unterschiedliche Kategorien mit unterschiedlichen Regelungen dar, die nun zu einer einzigen Kategorie „Rücksprache“ zusammengefasst und vereinheitlicht wurden (vgl. Abschnitt C-VII.2). Eine Rücksprache soll bevorzugt als Videokonferenz durchgeführt werden, was gegebenenfalls die Präsentation von Unterlagen, die Teilnahme anderer Personen und – bei Zweifeln – die Überprüfung der Identität der teilnehmenden Personen erlaubt. Auf Antrag des Anmelders können Rücksprachen jedoch auch telefonisch durchgeführt werden, wenn die Situation dies erfordert. Mündliche Erklärungen während einer Rücksprache, die inhaltlich auf die in einer früheren Mitteilung erhobenen Einwände eingehen, können dazu führen, dass der Prüfer eine laufende Frist aufhebt. Ferner können Unterlagen, die während der Rücksprache rechtswirksam per E-Mail eingereicht werden (siehe Abschnitt C-VII.3), tatsächlich ausreichen, um eine laufende Frist zu wahren.

Eine weitere für die Praxis bedeutende Änderung in den Prüfungsrichtlinien betrifft die Behandlung von Anträgen auf Entscheidung nach Aktenlage. Abschnitt C-IV.15.1 der Richtlinien regelt nun, das für den Fall, dass zu dem Zeitpunkt, an dem der Anmelder einen Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage stellt, ein Antrag auf mündliche Verhandlung anhängig ist, die Prüfungsabteilung den Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage als gleichbedeutend mit einer impliziten Zurücknahme des anhängigen Antrags auf mündliche Verhandlung interpretiert. Im Abschnitt C-IV.15.2 wird betont, dass bei einer Entscheidung nach Aktenlage neu vorgebrachten Argumente des Anmelders in Reaktion auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung zu berücksichtigen sind, indem die Prüfungsstelle entweder eine reguläre begründete Entscheidung oder einen weiteren Bescheid erlässt. Die Niederschrift über eine Rücksprache erfüllt nicht die Standards einer Mitteilung nach Artikel 94 (3) und kann somit auch nicht Basis einer Entscheidung nach Aktenlage sein.

Teil E der Prüfungsrichtlinien, der allgemeine Verfahrensfragen betrifft, wurde unter anderem im Hinblick auf die Durchführung mündlicher Verhandlungen als Videokonferenz aktualisiert. Im Lichte des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 17. Dezember 2020 über als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen vor Prüfungsabteilungen sind mündliche Verhandlungen vor Prüfungsabteilungen als Videokonferenz durchzuführen (vgl. Abschnitt E-III.1).Eine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung soll nur dann in den Räumlichkeiten des EPA in persona durchgeführt werden, sofern ernsthafte Gründe gegen eine Verhandlung per Videokonferenz sprechen.

Für mündliche Verhandlungen im Einspruchsverfahren, kann eine mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt werden, wenn die Beteiligten einverstanden sind (vgl. Abschnitt D-IV.3.2). Jedoch werden aufgrund des Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 10. November 2020 über die Änderung und Verlängerung des Pilotprojekts zur Durchführung mündlicher Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen als Videokonferenz mit Wirkung vom 4. Januar 2021 mündliche Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen bis vorausichtlich 15. September 2021 als Videokonferenz durchgeführt. Nur wenn ernsthafte Gründe gegen die Durchführung einer Videokonferenz im Einspruchsverfahren sprechen, wird die mündliche Verhandlung bis nach dem 15. September 2021 verschoben.

Ernsthafte Gründe dürften jedoch nur in sehr seltenen Fällen gegen eine Verhandlung per Videokonferenz sprechen. Die Prüfungsrichtlinien betonen , dass zu solch ernsthaften Gründen solche zählen, die einen Teilnehmer der mündlichen Verhandlung individuell betreffen (z. B. eine nachgewiesene Sehschwäche, aufgrund deren ein Vertreter die mündliche Verhandlung nicht auf dem Bildschirm verfolgen kann), sowie Gründe, die mit Art und Sachverhalt des Verfahrens zu tun haben (etwa die Vorführung oder in Augenscheinnahme eines Objekts, dessen haptische Merkmale essenziell sind, soweit dies nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen möglich ist). Pauschale Einwände gegen die Zuverlässigkeit der Videokonferenztechnologie oder die Nichtverfügbarkeit einer Videokonferenzanlage gelten in der Regel nicht als ernsthafte Gründe.

Sofern die Anmelder eine Durchführung der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung in den Räumlichkeiten des EPA ausnahmsweise wünschen, so muss ein solcher Antrag so früh wie möglich gestellt werden, vorzugsweise zusammen mit dem Antrag auf mündliche Verhandlung. Ob einem solchen Antrag stattgegeben wird, liegt jedoch im Ermessen der zuständigen Abteilung. Eine Ablehnung eines solchen Antrags hat die Prüfungsabteilung – unabhängig vom Zeitpunkt der Stellung des Antrags –(kurz) zu begründen. Eine Ablehnung ist nicht mit der Beschwerde anfechtbar (vgl. Abschnitt E-III.2.2).

Weiterhin wurden die Prüfungsrichtlinien um das Abschnitt E-III.8.5.2ergänzt, der die Einreichung von Schriftsätzen in einer als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrifft. Wird eine mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt, muss die Nachreichung von Unterlagen gemäß Regel 50 EPÜ per E-Mail erfolgen. Müssen die eingereichten Unterlagen unterzeichnet werden, kann die Unterschrift in die im Anhang enthaltenen Unterlagen oder in die begleitende E-Mail gesetzt werden. Die Unterschrift muss eine Zeichenkette oder eine Faksimile-Unterschrift sein. Aus der Zeichenkette, die vom Unterzeichner zum Nachweis seiner Identität sowie seiner Absicht gewählt wird, die jeweilige Nachricht zu authentifizieren, müssen Name und Stellung dieser Person eindeutig hervorgehen. Eine Faksimile-Unterschrift ist die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der Person. Die Unterlagen sind an die E-Mail-Adresse zu senden, die die zuständige Abteilung in der Videokonferenz bekannt gibt.

Geänderte Anmeldungsunterlagen sind als Anhänge im PDF-Format einzureichen und dem WIPO-Standard für die elektronische Einreichung und Bearbeitung (Anlage F) entsprechen. Sollte die Erfordernisse nicht eingehalten werden oder Mängel bestehen, ist der Verfahrensbeteiligte in der Videokonferenz unverzüglich davon zu unterrichten. Können die Mängel nicht während der Videokonferenz oder innerhalb einer gesetzten Frist behoben werden, so gilt die betreffende Unterlage (oder der Teil der Unterlage, der nicht lesbar oder unvollständig übermittelt worden ist) als nicht eingegangen. Per E-Mail eingereichte Unterlagen müssen nicht durch Nachreichung auf Papier bestätigt werden. Alle im Laufe einer Videokonferenz per E-Mail übermittelten Unterlagen sind der Niederschrift beizufügen, es sei denn dies ist anderweitig basierend auf Regel 144 EPÜ geregelt.

Abschnitt E-III.11, betreffend die technische Aspekte der als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen, wurde ebenfalls überarbeitet. Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung per Videokonferenz erhalten die Teilnehmer neben der Ladung auch eine E-Mail zur Bestätigung von Datum, Uhrzeit und den zum Verbindungsaufbau zu verwendenden Kontaktdaten für die Videokonferenz (in Form eines Links oder anderer geeigneter Mittel) unter Angabe weiterer sachdienlicher Informationen, u. a. zur Organisation der Videokonferenz. Beginnt die Videokonferenz nicht zum vereinbarten Zeitpunkt, wendet sich die Prüfungsabteilung bzw. Einspruchsabteilung telefonisch an den Vertreter oder seine Kanzlei. Sofern die Verbindung sich aus technischen Gründen nicht herstellen lässt, so ist die Videokonferenz – wie auch bisher – zu beenden und eine neue Ladung zu einer mündlichen Verhandlung zu erlassen.

Der Abschnitt E-VIII.1 der Prüfungsrichtlinien, der die Berechnung von Fristen betrifft, wurde ebenfalls neu strukturiert und ergänzt.  Die Prüfungsrichtlinien behandeln Firstverlängerungen nach Regel 134 EPÜ in einem eigenen Abschnitt, E-III.1.6.2 und berücksichtigen dabei die Inhalte der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Oktober 2020 über die Verfahren und Absicherungen nach dem EPÜ und dem PCT bei einer Nichtverfügbarkeit der Mittel zur elektronischen Einreichung und anderer Online-Dienste. Die Fristverlängerung nach Regel 134(1) EPÜ kommt danach auch in Fällen zur Anwendung, in denen eines der vom EPA nach Regel 2 (1) bereitgestellten Mittel zur elektronischen Einreichung (derzeit Web-Einreichung, Online-Einreichung (OLF), neue Online-Einreichung (CMS), ePCT und Fax) nicht zur Verfügung steht, und gilt unabhängig von etwaigen Einschränkungen in Bezug auf die Dokumente, die über das nicht zur Verfügung stehende Mittel zur elektronischen Einreichung eingereicht werden können. Auch die Regel 134(2) EPÜ (Störung der Zustellung oder Übermittlung der Post durch ein außerordentliches Ereignis innerhalb oder außerhalb der EPÜ-Vertragsstaaten) kann nunmehr auf einen allgemeinen Ausfall einer der vom EPA für die Einreichung von Unterlagen zugelassenen technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung angewendet werden. Ferner sind nunmehr in Abschnitt E-III.1.6.2.3 die Fristen, die in den Anwendungsbereich der Regel 134 EPÜ fallen explizit aufgeführt und auch die Fälle genannt, in denen die Fristverlängerung nach Regel 134 EPÜ nicht in Frage kommt.

Eine weitere praxisrelevante Änderung im Teil F der Prüfungsrichtlinien hat in die Abschnitte F-IV.4.3 und F-IV.4.4 Einzug gehalten, die Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen (Artikel 84 EPÜ) betreffen. Hier wurde nunmehr die über die verschiedenen Technikbereiche hinweg recht unterschiedliche Praxis der Prüfungsabteilungen betreffend die Anpassung der Beschreibung an geänderte Patentansprüche grundlegend überarbeitet. Die Prüfungsrichtlinien fordern nunmehr in Abschnitt F-IV.4.3 explizit für Fälle, bei denen ein Teil des Gegenstands der Beschreibung oder der Zeichnungen von den Patentansprüchen nicht abgedeckt wird, dass die Beschreibung umfassend an die Ansprüche angepasst werden muss, um Widersprüche zwischen Ansprüchen und Beschreibung zu vermeiden. Ausführungsformen in der Beschreibung, die nicht mehr unter die unabhängigen Ansprüche fallen (z. B. wenn die Beschreibung eine Alternative für mindestens ein Merkmal umfasst, das nicht mehr unter die geänderten Ansprüche fällt), sind zu streichen, es sei denn, sie können nach vernünftigem Ermessen als zweckmäßig angesehen werden, um bestimmte Aspekte der geänderten Ansprüche hervorzuheben. Ist dies der Fall, muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass eine Ausführungsform nicht unter die Ansprüche fällt (T 1808/06).  In Abschnitt F-IV.4.4 wird nunmehr klargestellt, dass anspruchsähnliche Formulierungen vor der Erteilung zu streichen oder zu ändern sind, insbesondere wenn diese Formulierungen in Widerspruch zu dem beanspruchten Gegenstand stehen oder wenn sie lediglich wortwörtlich den beanspruchten Gegenstand wiederholen, was nunmehr explizit als „eine belanglose und unnötige Verdoppelung […] und damit gegen die Erfordernisse der Regel 48 (1) c)“verstoßend angesehen wird.

In Teil G der Prüfungsrichtlinien, der die Patentierbarkeit betrifft, wurden die Abschnitte zu computerimplementierten Erfindungen sowie zu Erfindungen im Bereich der Biotechnologie überarbeitet und weiter klargestellt.

Im Abschnitt G-II.3.6, der Computerprogramme betrifft, die gemäß Artikel 52(2) EPÜ als solche von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, wurde im Lichte der neueren Rechtsprechung angepasst. Erwähnenswert erscheint, dass in Abschnitt G-II.3.6.3 der Prüfungsrichtlinien nunmehr klarer erklärt wird, unter welchen Umständen eine Datenstruktur oder ein Datenformat zum technischen Charakter der Erfindung beitragen kann. Ferner wurde der neue Abschnitt G-II.3.6.4 aufgenommen, der Datenbankverwaltungssysteme und Informationsabfrage betrifft. Dort wird bemerkenswert klar formuliert, dass Datenbankverwaltungssysteme technische Systeme sind, die auf Computern installiert werden, um die technischen Aufgaben der Speicherung und Abfrage von Daten mithilfe verschiedener Datenstrukturen zur effizienten Datenverwaltung durchzuführen. Damit kommen bei einem von einem Datenbankverwaltungssystem durchgeführte Verfahren technische Mittel zum Einsatz, so dass diese Verfahren nicht dem Patentierungsausschluss nach Artikel 52 (2) EPÜ unterliegen.

Die mittlerweile etablierte Rechtsprechung zur Patentierbarkeit von menschlichen Stammzellen, die ohne den Verbrauch menschlicher Embryonen gewonnen werden können, hat Eingang in die Richtlinien gefunden. In Abschnitt G-II.5.2wird nun klargestellt, dass pluripotente menschliche Stammzellen einschließlich menschlicher embryonaler Stammzellen, die Verwendung dieser Stammzellen oder davon abgeleitete Erzeugnisse nicht unter das Patentierungsverbot nach Artikel 53 a) und Regel 28 (1) c) fallen, die Anmeldung einen Anmelde- oder Prioritätstag an oder nach dem 5. Juni 2003 aufweist, und die technische Lehre eine Verwendung parthenogenetisch aktivierter embryonaler Eizellen zulässt (G-II.5.3).

Ferner wurden die AbschnitteG-II.5.3 und G-II.5.4an die Rechtsprechung zum Ausschluss der Patentierung von Erzeugnissen, wie Pflanzen und Tiere, die ausschließlich durch im Wesentlichen biologische Verfahren herstellbar sind, angepasst (G 3/19). Die neuen Richtlinien stellen klar, dass jegliches Material, welches eine Regeneration ganzer Pflanzen erlaubet, wie beispielsweise Zellen, Samen, Ableger etc., ebenfalls dem Patentierbarkeitsausschluss unter Artikel 53b EPÜ unterliegen, insofern die Pflanzen von der dieses Material stammt ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugt werden kann. Dieser Ausschluss gilt jedoch nicht für Anmeldungen und Patente mit einem Anmelde- oder Prioritätstat von vor dem 1. Juli 2017 (siehe G 3/19, ABl. EPA 2020, A119).

Den neuen Prüfungsrichtlinien wurden außerdem im Abschnitt G-II.5.6 ein neuer Abschnitt speziell zur Patentierung und Prüfung von Erfindungen auf dem Gebiet der Antikörpertechnologie hinzugefügt. Hier hatte sich EPA intern eine spezielle Prüfpraxis etabliert, auf die nun dankenswerterweise auch direkter Bezug genommen werden kann. Die neuen Prüfungsrichtlinien beschäftigen sich insbesondere mit zulässigen Antikörperdefinitionen in Ansprüchen, sowie der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auf diesem Gebiet: Eine strukturelle Definition eines beanspruchten Antikörpers muss mindestens alle 6 CDR Regionen enthalten. Ansonsten sei der Anspruch unter Artikel 84 EPÜ zu beanstanden, weil ihm ein wesentliches technisches Merkmal fehlt. Breiter formulierte strukturelle Definitionen von Antikörpern müssen durch experimentelle Nachweise gestützt werden.

Insofern ein Antikörper durch sein gebundenes Antigen oder ein Epitop definiert wird, muss das entsprechende Antigen/Epitop ohne offene Formulierungen (bspw. durch Sequenzidentitätsbereiche oder Begriffe wie „umfassend“) referenziert werden, wobei allerdings negative Abgrenzungsmerkmale möglich sein sollen.

Werden ausschließlich funktionelle Merkmale verwendet, um einen Antikörper zu beanspruchen, und im Stand der Technik ist ein Antikörper gegen das identische Antigen beschrieben, so wird klargestellt, dass die Beweislast der Neuheit der beanspruchten Antikörper beim Anmelder liegt. Ebenfalls möglich sei die Definition eines Antikörpers mittels Product-by-Process Formulierungen, insoweit die allgemeinen Anforderungen dieser Anspruchsformulierung erfüllt seien. Insofern der Anspruch auf ein Immunisierungsverfahren mit einem Antigen abstellt, das eine mit einer definierten Sequenz nicht 100%ig identische Sequenz umfasst, erfülle der Anspruch jedoch nicht die Erfordernisse des Artikel 84 EPÜ.

Im Abschnitt G-VI.7.1.1 zu der Anwendung der zweiten medizinischen Indikationstellen die neuen Prüfungsrichtlinien darauf ab, ob ein Stoff oder Stoffgemisch als Wirkstoff im Sinne einer spezifischen medizinischen Verwendung aufgrund seiner chemischen Eigenschaften eine direkte therapeutische Wirkung aufweist. Handelt es sich um eine rein physikalische Eigenschaft, wie beispielsweise eine Abschirmwirkung eines Füllstoffs zum Schutz empfindlichen Gewebes, ist der Stoff oder das Stoffgemisch als Vorrichtung anzusehen und nicht einer Patentierung unter Artikel 54(5) zugänglich (T 1758/15).

Berlinale 2021: Produzentenbrunch am 09.03.2021 mit Dr. Martin Schaefer als Moderator

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Seit nunmehr zehn Jahren hat der Produzentenbrunch einen festen Platz im Zeitplan der Berlinale. Erstmals verhinderte die Pandemie in diesem Jahr eine Präsenzveranstaltung. Die Veranstalter, zu denen von Beginn an auch BOEHMERT & BOEHMERT gehörte, wollten die Tradition jedoch nicht abreißen lassen und entschlossen sich zu einer virtuellen Form des Events.

Kurz nach dem Ende der Online-Berlinale 2021 fand nun am 09. März von 10.00 bis 11.30 Uhr der Produzentenbrunch unter der Schirmherrschaft von „media:net berlinbrandenburg“ als Live-Stream auf YouTube und Facebook statt. Passend zur aktuellen Problematik stand das Thema „Windowing und Covid-19: Andere Auswertungsfenster im Film?“ auf der Agenda eines kompetenten Panels aus Filmproduzenten und Anwälten.

In der virtuellen Podiumsdiskussion führte Rechtsanwalt und BOEHMERT & BOEHMERT Partner Dr. Martin Schaefer als Moderator durch eine angeregte und teils kontroverse Diskussion zwischen Christine Berg als Vertreterin des Verbands der Kinobetreiber HDF, Katharina Hiersemenzel von der Constantin Film AG, die insbesondere die Perspektive des Verleihs beisteuerte, sowie Christian Sommer, dem deutschen Repräsentanten der Motion Picture Association, einem Verband, in dem die großen Hollywood-Studios vertreten sind. Die Frage einer Flexibilisierung der Sperrfristen nach Filmförderungesetz wurde ebenso erörtert wie die Frage nach der Zukunft des klassischen Kinos in einer Zeit wachsender Vielfalt von Serien- und Filmformaten in Streamingdiensten. Die Debatte zeigte, dass es sinnvoll sein könnte, aus der Branche heraus – ähnlich breit wie im Rahmen des Produzentebrunches – die Komplexität der gegenwärtigen Situation politischen Entscheidern in Ministerien und Parlamenten nahezubringen.

Copyright-Hinweis: Die Fotos wurden uns freundlicherweise von Frau Juliane Herzberg (media:net berlinbrandenburg) zur Verfügung gestellt.

Booking.com – Schutz von generischen Domains als Marke

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Booking.com, Fluege.de, Billiger.de – Die Verwendung generischer Domainnamen als Marke oder Unternehmensbezeichnung erfreut sich insbesondere bei Online Plattformen großer Beliebtheit. Was die Schutzfähigkeit als Marke angeht, besteht in der europäischen Amtspraxis bislang aber große Zurückhaltung. Dass es auch anders geht, zeigt eine aktuelle Entscheidung des US Supreme Court zur Marke Booking.com.

Ob fluege.de (EuG Urteil vom 14.05.2013, Az. T-244/12), suchen.de (EuG Urteil vom 12.12.2007, Az. T–117/06) oder handyservice.de (BPatG Beschluss vom 09.04.2008 – BPatG Aktenzeichen 26 W (pat) 37/07) – Markenanmeldungen für Domainnamen mit beschreibenden Begriffen wurden in der Vergangenheit regelmäßig wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Diese zurückhaltende Eintragungspraxis fußt auf der Prämisse, dass Domainnamen durch den Verkehr grundsätzlich nur als Internetadresse, nicht aber als Hinweise auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Herstellers aufgefasst würden. Entsprechend hilft die Anmeldung eines Domainnamens bestehend aus einem für die Vermittlung von Reisen nicht unterscheidungskräftigem Begriff („fluege“) und einer Top-Level-Domain (.de) nicht über die fehlende Unterscheidungskraft hinweg.

Einen Ausweg weist die Anmeldung eines Logos (Wort-/Bildzeichen) mit hinreichend unterscheidungskräftiger grafischer Ausgestaltung. Die Möglichkeiten, Rechte aus solchen Wort-/Bildmarken in Bezug auf ihren beschreibenden Wortbestandteil durchzusetzen, sind jedoch beschränkt. Eine weitere Alternative wäre der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, wofür der Anmelder jedoch belegen muss, dass ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Marke mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung bringt. Im Ergebnis tun sich Inhaber von Onlineplattformen in Europa bei dem Schutz ihrer generischen Domainnamen als Marke deshalb bislang schwer.

Dass die enge Sichtweise der europäischen Gerichte und Ämter keinesfalls zwingend ist, zeigt eine jüngere Entscheidung des US Supreme Court zur Marke „Booking.com“ (US Supreme Court judgement of 30 June 2020 – Case No. 19-46 – IIC2020, 893).

Der Entscheidung lag eine Markenanmeldung der Booking.com B.V. beim US Patent and Trademark Office (USPTO) für das Zeichen „booking.com“ zu Grunde. Das USPTO hatte diese in Übereinstimmung mit der europäischen Praxis mit dem Argument abgelehnt, es handele sich bei „booking.com“ um einen rein beschreibenden Begriff. Der Bestandteil »booking« stünde im Sprachgebrauch für Hotelreservierungsdienstleistungen und auch die Kombination mit einer Top-Level-Domain (.com) ändere hieran nichts.

Dieser schematischen Sichtweise schloss sich der US Supreme Court nicht an und stellte stattdessen einen stärker an der wirtschaftlichen Praxis und dem tatsächlichen Verkehrsverständnis orientierten Ansatz entgegen. Es hielt zunächst fest, dass auch ein Begriff, der sich aus einem generischen Begriff und einer Top-Level-Domain („generic.com“) zusammensetzt, als Herkunftshinweis verstanden werden kann, da ein bestimmter Domainname immer nur von einem einzigen Inhaber genutzte werden könne. Ein Verbraucher, der mit diesem Grundsatz des Domainnamensystems vertraut sei, könne daraus schließen, dass die Bezeichnung „booking.com“ folgerichtig auf einen bestimmten Anbieter hinweist. Die Bezeichnung sei auch nicht im dem Sinne beschreibend, dass man eine andere Person nach ihrem favorisierten „booking.com“-Anbieter fragen könnte. Schließlich bestünde auch kein allgemeines Freihaltebedürfnis der Wettbewerber an der Bezeichnung „booking.com“, da der Schutzbereich einer Marke „booking.com“ entsprechend eng zu fassen sei, so dass sie nicht gegen die beschreibende Benutzung des Begriffes „booking“ eingesetzt werden könne.

Diese Sichtweise des US Supreme Court überzeugt nicht nur deshalb, weil sie dem tatsächlichen Verkehrsverständnis deutlich näherkommen dürfte, als die schematisch analysierende Herangehensweise der europäischen Rechtspraxis. Der US Supreme Court wagt zudem den Schritt, anders als die sehr zurückhaltenden Ämter und Gerichte in Europa, Zeichen mit an sich generischer Bestandteilen im Zweifel zur Eintragung zuzulassen. Den Schutz des Wettbewerbs vor einer ausufernden oder gar missbräuchlichen Durchsetzung solcher Marken überlässt es stattdessen den Verletzungsgerichten, die für die Bestimmung des Schutzumfangs auch zuständig sind.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Eintragungpraxis in Europa früher oder später in eine ähnliche Richtung bewegen wird. Für den Moment bleibt festzuhalten, dass der Versuch der Anmeldung einer Marke für generische Domainnamen jedenfalls in den USA Aussicht auf Erfolg haben kann. Freilich hat der US Supreme Court einschränkend klargestellt, dass die Unterscheidungskraft einer solchen Marke jeweils im Einzelfall zu betrachten ist („While we reject the rule proffered by the PTO that ‘generic.com’ terms are generic names, we do not embrace a rule automatically classifying such terms as nongeneric.“). Auch in den USA existiert daher weiterhin kein Grundsatz, dass die Anmeldung eines generischen Begriffs als Domainname zwingend zur Eintragungsfähigkeit des Gesamtzeichens führt.

OLG Düsseldorf zur Weiterverwendung von Werbung nach Produktabwandlung

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Werden Werbemittel, die ursprünglich für ein patentverletzendes Produkt verwendet wurden, unverändert weiterverwendet, kann dies eine eigenständige Patentverletzung darstellen, auch wenn die beworbenen Produkte in einer Weise geändert wurden, die eine Patentverletzung ausschließt. Ein Urteil sowie ein Beschluss des OLG Düsseldorf geben für die praktische Handhabung dieses Problems nützliche Hinweise.

Rechtliche Ausgangslage

Der BGH hat bereits in den Entscheidungen „Kupplung für optische Geräte“ (GRUR 2003, 1031) sowie „Radschützer“ (GRUR 2005, 667) festgehalten, dass die unveränderte Weiterverwendung von Werbemitteln, die ursprünglich für ein patentverletzendes Produkt verwendet wurden, eine eigenständige Patentverletzung darstellen kann, auch wenn die beworbenen Produkte mittlerweile in einer Weise geändert wurden, die eine Patentverletzung ausschließt. Ein Urteil des OLG Düsseldorf vom 14. November 2019 (Az. 15 U 71/18, abrufbar unter BeckRS 2019, 31329) sowie ein in Folge ergangener Beschluss im Ordnungsmittelverfahren vom 14. September 2020 (unveröffentlicht) knüpfen hieran an.

Konstellation in der Entscheidung des OLG Düsseldorf

Typischerweise stellt sich das Problem der patentverletzenden Weiterverwendung von Werbung bei der Frage, ob gegen den Unterlassungstenor eines bereits ergangenen Urteils oder gegen eine vertragliche Unterlassungsverpflichtung verstoßen wurde. Für die Frage, ob eine erstmalige, einen Unterlassungsanspruch auslösende Patentverletzung vorliegt, ist die Weiterverwendung regelmäßig irrelevant, da bereits die ursprüngliche Verletzungshandlung (d.h. das Angebot des patentverletzenden Produkts) für die Begründung der erforderlichen Wiederholungsgefahr genügt. Insofern betrifft das Urteil des OLG Düsseldorf eine Sonderkonstellation, da der dortige Kläger und Patentinhaber das Klagepatent erst nach der Abwandlung der patentverletzenden Produkte erworben hatte. Insofern stellte sich die Frage, ob die gegenüber dem vorherigen Inhaber gesetzte Wiederholungsgefahr entfallen ist. Der Senat konnte diese Frage jedoch offenlassen, da vorliegend die Weiterverwendung der Werbung nach dem Wechsel des Patentinhabers eine eigenständige Wiederholungsgefahr begründete (OLG Düsseldorf, aaO, Rn. 84).

Rechtliche Erwägungen des Senats

Der Senat stellte in diesem Zusammenhang weiterhin klar, dass der Umstand, dass die oben genannte BGH-Rechtsprechung auf eine bereits bestehende Unterlassungsverpflichtung hin erging, für die rechtliche Bewertung, ob eine patentverletzende Weiterverwendung vorliegt, keine Rolle spielt (OLG Düsseldorf, aaO, Rn. 67). Damit ist das Urteil des OLG Düsseldorf umgekehrt auch auf die typischen Konstellationen der Weiterverwendung von Werbung nach Entstehen einer Unterlassungsverpflichtung anwendbar.

Der Senat erteilte zudem der Auffassung, eine patentverletzende Weiterverwendung von Werbung käme bei Produkten, bei denen die Eigenschaften, die zur Patentverletzung geführt hatten, dem äußeren Erscheinungsbild der Produkte und in Folge auch den Werbemitteln nicht zu entnehmen waren, nicht in Betracht, eine Absage (OLG Düsseldorf, aaO, Rn. 72f.).

Da der Beklagte vorliegend weder die Produktbezeichnung noch die entsprechende Internetangebotsseite geändert hatte, lag eindeutig eine Weiterverwendung vor, sodass er deshalb wegen Patentverletzung verurteilt wurde.

Fortgang im Ordnungsmittelverfahren

Nachfolgend wandelte der Beklagte die Produktbezeichnung ab und fügte der Internetangebotsseite einen Disclaimer bei, der auf die Abwandlung des Produkts hinwies (jedoch ohne einen Hinweis darauf, dass das Produkt vor Abwandlung patentverletzend war). Die Abwandlung der Produktbezeichnung erfolgte durch Beifügung des Buchstaben „N“ an deren Ende.

Der Kläger erachtete diese Abwandlungen als nicht ausreichend und strengte ein Ordnungsmittelverfahren an. Das Landgericht Düsseldorf entschied jedoch erstinstanzlich, dass auf Grund der Abwandlungen nunmehr keine patentverletzende Weiterverwendung von Werbung vorliege (Beschluss vom 30. April 2020, Az. 4a O 22/17 OV, unveröffentlicht).

Insbesondere erachtete es die Beifügung des Zusatzes „N“ als ausreichend an, allerdings unter der Prämisse, dass die Produktbezeichnung im Übrigen nur aus wenigen Zahlen besteht und die streitgegenständlichen Produkte an gewerbliche und daher also besonders aufmerksame Abnehmer gerichtet sind. Der Disclaimer verstärke den durch die Änderung der Produktkennzeichnung vermittelten Eindruck zusätzlich. Das OLG Düsseldorf schloss sich im Beschwerdeverfahren dieser Rechtsauffassung an (Beschluss vom 14. September 2020).

Folgen für die Praxis

Wird ein Produkt abgewandelt, weil es in dem Verdacht steht, ein Patent zu verletzen, oder besteht im Hinblick auf dieses Produkt sogar bereits eine Unterlassungsverpflichtung, so ist stets und ohne Ausnahme die Produktkennzeichnung abzuwandeln und zur Sicherheit der Werbung ein Disclaimer beizufügen, um eine patentverletzende Weiterverwendung zu vermeiden. Das OLG Düsseldorf gibt hierzu nützliche Hinweise für die praktische Umsetzung. Welche Änderungen genau zu unternehmen sind, ist eine Frage des jeweiligen Einzelfalls und lässt sich mit professioneller Beratung rechtssicher ermitteln.

Patentverletzungen – Deutsche Gerichtspraxis zu einstweiligen Verfügungen auf dem Prüfstand vor dem EuGH

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Im Fall der Verletzung eines Patents verweigern deutsche Oberlandesgerichte regelmäßig vorläufigen Rechtsschutz, falls ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren das Streitpatent noch nicht bestätigt hat. Ob diese Rechtsprechung mit europäischen Vorgaben vereinbar ist, möchte das Landgericht München I vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) klären lassen.

Das Rechtsinstitut der einstweiligen Verfügung hat im gewerblichen Rechtschutz überragende Bedeutung. In eilbedürftigen Fällen können Schutzrechtsinhaber anstatt oder parallel zu einem Hauptsacheverfahren den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragen. Deutsche Gerichte agieren dabei schnell: In Marken-, Design- und Wettbewerbsangelegenheiten erlassen sie einstweilige Verfügungen meist innerhalb weniger Tage, manchmal sogar binnen Stunden, und im Regelfall ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei. Um diese Rechtspraxis wird Deutschland im Ausland beneidet und zugleich gefürchtet.

Gesicherter Rechtsbestand als Voraussetzung für einstweilige Verfügung

Anders verhält es sich indes bei der Patentverletzung: Der Erlass einer einstweiligen Verfügung setzt hier in der Regel – neben Verfügungsanspruch (Verletzung des Verfügungspatents) und Verfügungsgrund (Dringlichkeit) – die Glaubhaftmachung eines hinreichend gesicherten Rechtsbestands des Verfügungspatents voraus. Dafür ist es allerdings nach der derzeitigen obergerichtlichen Rechtsprechung nicht ausreichend, dass die Erteilungsbehörde das geltend gemachte Patent nach eingehender Prüfung erteilte. Vielmehr fordern einige in Patentstreitigkeiten führende Oberlandesgerichte, dass das erteilte Patent grundsätzlich vor Erlass einer einstweiligen Verfügung ein weiteres Mal in einem erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren auf seine Patentfähigkeit hin geprüft wurde. Denn von einem gesicherten Rechtsbestand könne man nur ausgehen, wenn sich das Patent bereits in einem Einspruchs /Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt oder dem deutschen Patent- und Markenamt oder in einem Nichtigkeitsverfahren des Bundespatentgerichts als rechtsbeständig erwiesen hat.

Diese Rechtspraxis führt dazu, dass Patentinhaber im Regelfall nur dann vorläufigen Rechtsschutz erhalten, wenn ihr Patent das Gütesiegel eines überstandenen zweiseitigen Rechtsbestandsverfahrens aufweisen kann. Den Patentämtern trauen die Gerichte offensichtlich nicht zu, die Patentfähigkeit allein im Erteilungsverfahren zuverlässig eingeschätzt zu haben.

LG München: Auslegung durch Oberlandesgerichte ist unionsrechtswidrig

Eine Patentstreitkammer beim Landgericht München I hält diese Auslegung für unionsrechtswidrig und legt die Sache deshalb dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zur Vorabentscheidung vor (LG München I, Beschluss vom 19.01.2021 – 21 O 16782/20). Nach Art. 9 Abs. 1 der europäischen Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG solle sichergestellt sein, dass gegen einen Patentverletzer eine einstweilige Maßnahme angeordnet werden kann, um die Fortsetzung einer Patentverletzung zu untersagen. Das sei aber nach der oben skizzierten Rechtsprechung der Oberlandesgerichte nicht möglich, denn ein – wie im vorliegenden Fall – gerade erst erteiltes Patent könne ein Rechtsbestandsverfahren noch gar nicht durchlaufen haben. Denn Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren seien erst nach Patenterteilung möglich.

Eingehende fachliche Prüfung bereits vor Erteilung

Die Münchener Richter verweisen darauf, dass selbst Patente, deren Erteilung bereits lange zurückliegt, oftmals im Zeitpunkt der Beantragung einer einstweiligen Maßnahme noch kein solches Rechtsbestandsverfahren durchlaufen haben. Der Patentinhaber habe naturgemäß auch gar keinen Einfluss darauf, ob sein Patent nach Erteilung mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen wird. Eine einstweilige Maßnahme könne dann trotz eines akuten Verletzungssachverhaltes grundsätzlich erst ergehen, wenn ein Rechtsbestandsverfahren erstinstanzlich abgeschlossen ist. Dies könne viele Monate oder gar Jahre dauern. Die Fortsetzung der Patentverletzung müsse in dieser Zeit nach der zur Überprüfung gestellten Rechtsprechung hingenommen werden, obwohl im Fall eines Patents – anders als bei anderen Rechten des geistigen Eigentums – bereits eine eingehende fachliche Prüfung erfolgt, bevor es erteilt werden kann.

Systemische Schwächen des einstweiligen Rechtsschutzes in Patentstreitigkeiten

Ganz gleich wie die europäischen Richter in Luxemburg über die deutsche Rechtspraxis urteilen mögen. Sämtliche Schwächen des Systems des einstweiligen Rechtsschutzes werden dadurch nicht beseitigt. Die Prüfung einer Patentverletzung, nämlich die genaue Ermittlung des patentgeschützten Gegenstandes und die Verletzungsanalyse, ist auch für versierte Richter schwer und für ein einstweiliges Verfügungsverfahren, bei der in kürzester Zeit immer nur eine summarische Prüfung erfolgen kann, oftmals nicht geeignet. Die Richter sind jedoch daran gehindert, den Erlass einer einstweiligen Verfügung nur deshalb abzulehnen, weil die zu bearbeitende Materie und Sachfragen zu komplex sind. In der Folge sind Fehlentscheidungen vorprogrammiert. Auch sind die Gerichte an den Rechtsbestand des Patents gebunden und können selbst bei begründeten Zweifeln den Erlass der einstweiligen Verfügung nicht ablehnen, solange nicht schon ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens anhängig ist. Zwar können die Gerichte dem Patentinhaber für die Vollziehung einer einstweiligen Verfügung eine Sicherheitsleistung auferlegen. Der aus einer zu Unrecht ergangenen einstweiligen Verfügung entstandene Schaden ist meist nicht wiedergutzumachen: Wer auf einer Leitmesse seine Produktinnovationen aufgrund vermeintlicher Patentverletzung nicht präsentieren darf, dem nützt es kaum, wenn die einstweilige Verfügung Monate oder Jahre später wieder aufgehoben wird. Das Produkt wird keinen Käufer mehr finden.