Neue Vor­lage G1/25 an die Große Be­schwerde­kam­mer des EPA

Muss die Beschreibung an geänderte Patentansprüche angepasst werden?

Zusammenfassung

Am 29. Juli 2025 erging die Zwischenentscheidung T 697/22 einer Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Mit dieser Entscheidung werden der Großen Beschwerdekammer des EPA drei Fragen zur Entscheidung vorgelegt, um zu klären, ob die Beschreibung eines Europäischen Patents (oder einer Europäischen Patentanmeldung) an geänderte Patentansprüche angepasst werden muss.

Sachverhalt

Der Zwischenentscheidung liegen Beschwerden sowohl der Patentinhaberin als auch der Einsprechenden gegen die erstinstanzliche Entscheidung im Einspruchsverfahren gegen ein Europäisches Patent zugrunde.
Die zuständige Technische Beschwerdekammer kommt (wie zuvor bereits die Einspruchsabteilung) zu der Auffassung, dass eine von der Patentinhaberin gemäß einem Hilfsantrag vorgelegte Anspruchsfassung patentierbar ist. Zu diesem Anspruchssatz hatte die Patentinhaberin keine angepasste Beschreibung vorgelegt. Die Beschwerdekammer ist zu dem Schluss gekommen, dass zwischen den Ansprüchen des Hilfsantrags und der geltenden Beschreibung Widersprüche bestehen. Eine später eingereichte angepasste Beschreibung lehnte die Beschwerdekammer wegen Verspätung als unzulässig ab.
Somit kommt es entscheidend darauf an, ob durch Anspruchsänderungen eingeführte Widersprüche zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung der Erteilung eines Europäischen Patents entgegenstehen.

Bisherige Rechtsprechung

Die Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche wird vom Europäischen Patentamt im Erteilungsverfahren im Allgemeinen gefordert. Diese Forderung stützt sich auf bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, gemäß der es nötig ist, dass die Beschreibung im Einklang mit den Ansprüchen steht. Die Begründung für dieses Erfordernis variiert zwischen den Entscheidungen. Häufig wird jedoch auf das Erfordernis des Art. 84 EPÜ verwiesen, gemäß dem die Patentansprüche deutlich und knapp gefasst sowie von der Beschreibung gestützt sein müssen (vgl. zum Beispiel die Entscheidung T 1024/18).
In jüngerer Zeit gab es jedoch einige Entscheidungen von Beschwerdekammern, die von dieser Linie abweichen, zuletzt beispielsweise die Entscheidung T 56/21. Gemäß diesen Entscheidungen lässt sich ein Erfordernis, die Beschreibung bei eventuellen Widersprüchen an geänderte Patenansprüche anzupassen, nicht aus dem EPÜ ableiten. Insbesondere wird darauf verwiesen, dass die Ansprüche aus sich heraus klar und von der Beschreibung gestützt sein müssen. Hieran könnten aber eventuelle Ausführungsbeispiele, die nicht mehr unter geänderte (für sich klare) Ansprüche fallen, nichts ändern.

Die Vorlagefragen

Im Lichte der Erheblichkeit für Ihre Entscheidung und den voneinander abweichenden Entscheidungen der Beschwerdekammern, legt die vorliegend zuständige Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die folgenden drei Fragen vor:
1. Werden die Ansprüche eines europäischen Patents im Einspruchsverfahren oder im Einspruchsbeschwerdeverfahren geändert und führt die Änderung zu einem Widerspruch zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung des Patents, ist es erforderlich, um den Erfordernissen des EPÜ zu genügen, die Beschreibung an die geänderten Ansprüche anzupassen, um die Widersprüchlichkeit zu beseitigen?
2. Falls die erste Frage bejaht wird, welche Erfordernisse des EPÜ verlangen eine solche Anpassung?
3. Wäre die Antwort auf die Fragen 1 und 2 anders, wenn die Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung im Prüfungsverfahren oder im Prüfungsbeschwerdeverfahren geändert werden und die Änderung zu einem Widerspruch zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung der Patentanmeldung führt?
Alle Fragen zielen somit – bezogen auf unterschiedliche Bedingungen – darauf ab, ob die Beschreibung an geänderte Patentansprüche angepasst werden muss, um Widersprüche zu beseitigen.

Ausblick

Die Große Beschwerdekammer wird zunächst entscheiden müssen, ob sie alle vorgelegten Fragen zu beantworten gedenkt, da zunächst nur die Antwort auf die Frage 1 für die Entscheidung in der vorliegenden Sache direkt relevant ist. Jedoch wird sich mit Bezug auf die Frage 3 schwerlich ein anderes Ergebnis einstellen.
In der Sache hat die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für Anmelder große Bedeutung, denn die Anpassung der Beschreibung nach Anspruchsänderungen bedeutet regelmäßig einen großen Aufwand, der zu hohen Kosten führt. Gleichzeitig bedeutet eine solche Anpassung auch immer ein Risiko, dass diese sich negativ auf die spätere Auslegung vor nationalen Gerichten auswirkt oder die Handlungsfreiheit für Anspruchsänderungen in Rechtsbestandsverfahren einschränkt.
Spannend dürfte indes das Verhältnis zur jüngst ergangenen Entscheidung G 1/24 der Großen Beschwerdekammer (wir berichteten) sein. Gemäß dieser Entscheidung sind Beschreibung und Zeichnungen bei der Auslegung von Patentansprüchen für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit stets zu berücksichtigen – auch im Prüfungs- und Einspruchsverfahren. Hierdurch kommt der Beschreibung nochmals besondere Bedeutung zu. Es bleibt abzuwarten, ob die Beschwerdekammer hierdurch Widersprüche zwischen Patentansprüchen und Beschreibung umso kritischer bewertet.
Über die relevanten Entwicklungen halten wir Sie auf dem Laufenden und beraten Sie jederzeit gerne zum Vorgehen im Lichte der aktuellen Entwicklungen.