Neue Vorlage an die Große Beschwerdekammer: G 1/26 zur Auslegung von Patentansprüchen
Die Technische Beschwerdekammer 3.3.05 des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer eine grundlegende Frage zur Auslegung von Patentansprüchen vorgelegt. Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/26 („Coated steel strips“) anhängig und betrifft die Frage, welche Rolle die Beschreibung eines Patents bei der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung spielt.
G 1/26: Auslegung von Patentansprüchen im Kontext von Art. 123(2) EPÜ
Im Mittelpunkt steht die Frage, in welchem Umfang die Beschreibung eines Patents herangezogen werden darf, wenn ein Anspruch ausgelegt wird. Diese Frage hatte die Große Beschwerdekammer bereits in der Entscheidung G 1/24 behandelt, dort allerdings im Zusammenhang mit der Patentierbarkeit einer Erfindung.
G 1/26 verlagert die Frage in einen neuen Bereich: die unzulässige Erweiterung nach Artikel 123(2) EPÜ. Konkret geht es darum, gegen welche möglichen Auslegungen eines Anspruchs geprüft werden muss, ob der beanspruchte Gegenstand ursprünglich offenbart war.
Der zugrunde liegende Fall
Gegenstand des Verfahrens ist ein Einspruch gegen ein europäisches Patent über beschichtete Stahlbänder (EP 3 587 104). Das Patent ist aus einer Teilanmeldung zweiter Generation hervorgegangen. Streitig ist ein bestimmtes Anspruchsmerkmal, das ein Verhältnis von Titan zu Stickstoff vorschreibt. Der erteilte Anspruch nennt dieses Verhältnis ohne Einheit, verlangt er doch lediglich, dass das Verhältnis „in excess of 3.42“ liegt. Die Beschreibung sowie die Stamm- und die Großstammanmeldung geben dieses Verhältnis dagegen ausdrücklich als Gewichtsverhältnis an. Die Einsprechende rügt deshalb, dass durch das Weglassen der Einheit ein breiterer Gegenstand beansprucht werde, als ursprünglich offenbart war.
Drei Ansätze zur Auslegung von Patentansprüchen
Die Beschwerdekammer zeigt, dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern nach G 1/24 derzeit drei verschiedene Ansätze verfolgt, wie die Beschreibung bei der Auslegung zu berücksichtigen ist. Im konkreten Fall führen diese drei Ansätze zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen.
Ansatz 1: Beschreibung nur zur Bestimmung des Fachmanns
Nach diesem Ansatz dient die Beschreibung allein dazu, das technische Gebiet und das allgemeine Fachwissen festzulegen. Der Fachmann könnte das strittige Verhältnis dann auch als Molverhältnis verstehen. Da diese Möglichkeit nicht ursprünglich offenbart ist, läge eine unzulässige Erweiterung vor; Artikel 123(2) EPÜ wäre verletzt.
Ansatz 2: Keine Erweiterung oder Einschränkung anhand der Beschreibung
Auch nach diesem Ansatz umfasst das einheitenlose Verhältnis ein Molverhältnis als mögliche Auslegung. Somit wäre auch hier eine unzulässige Erweiterung gegeben und Artikel 123(2) EPÜ verletzt.
Ansatz 3: Ganzheitliche Auslegung anhand der gesamten Patentschrift
Dieser Ansatz lässt eine Einschränkung des Anspruchs anhand der gesamten Patentschrift zu. Da die einschlägigen Absätze der Beschreibung das beanspruchte Verhältnis als ein Gewichtsverhältnis offenbaren, wird das Merkmal entsprechend eng ausgelegt. Nach diesem Ansatz ist Artikel 123(2) EPÜ erfüllt.
Eine zusätzliche Frage zur Zulässigkeit von Vorlagen
Neben den Auslegungsfragen legt die Kammer eine eigenständige Frage zur Zulässigkeit von Vorlagen vor. Nach Ansicht der Kammer soll eine Vorlage bereits dann zulässig sein, wenn die Rechtsfrage aus dem Kontext des Falls entsteht und es verfahrensökonomisch sachgerecht ist, sie zuerst zu entscheiden. Nicht erforderlich soll dagegen sein, dass zuvor sämtliche übrigen Einwände gegen das Patent ausgeschlossen wurden.
Bewertung der praktischen Auswirkungen
Die Vorlage betrifft eine Grundfrage der täglichen Patentpraxis. Wie ein Anspruch auszulegen ist und gegen welche Auslegungen die ursprüngliche Offenbarung geprüft wird, entscheidet in vielen Fällen über Bestand oder Widerruf eines Patents. Sofern die Große Beschwerdekammer die Vorlage als zulässig erachtet, wird ihre Antwort für Erteilungs- und Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt von großer Bedeutung sein. Die Entwicklung des Verfahrens ist daher genau zu beobachten.
Der vollständige Wortlaut der Vorlagefragen ist auf der Website des Europäischen Patentamts abrufbar. Eng mit den hier aufgeworfenen Fragen verknüpft ist auch die Vorlage G 1/25 zur Anpassung der Beschreibung, die sich mit der Frage befasst, ob und in welchem Umfang die Beschreibung an geänderte Patentansprüche anzupassen ist.
Autor: Simon Lee, Patentanwalt / European Patent Attorney / Representative before the UPC