G 1/25 – Mehr Rechtssicherheit oder eine Wendung zum Schlechteren?

In G 1/25 hat die Große Beschwerdekammer des EPA über den Umfang von Beschreibungsanpassungen nach Anspruchsänderungen entschieden und eine „bedingte Mittelposition“ begründet – mit rechtlichen und praktischen Risiken für Vertreter und Anmelder.

Anmelder müssen die Beschreibung an die geänderten Ansprüche einer Patentanmeldung „anpassen“, sobald die Ansprüche gewährbar sind. Dieses Erfordernis gilt in Verfahren vor den Prüfungsabteilungen, den Einspruchsabteilungen und den Technischen Beschwerdekammern. Allerdings herrschte in der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern Uneinigkeit darüber, ob und in welchem Umfang eine solche Beschreibungsanpassung erforderlich ist. Die Große Beschwerdekammer hat die Rechtsfrage nun in G 1/25 entschieden und eine „bedingte Mittelposition“ begründet, die gleichwohl weiterhin rechtliche und praktische Risiken für Vertreter und Anmelder birgt.

Hintergrund: Die Beschreibungsanpassung in der Praxis

Das Erfordernis der Beschreibungsanpassung wurde vom Europäischen Patentamt (EPA) eingeführt, um Rechtsunsicherheit zu vermeiden. Häufig beginnen Patentanmeldungen mit einer breiten, verallgemeinerten Beschreibung der Erfindung, und die ursprünglichen Ansprüche sind ebenso breit formuliert. Während des Erteilungsverfahrens vor der Prüfungsabteilung werden die Ansprüche üblicherweise geändert und eingeschränkt, wobei mitunter der Fokus auf nur eine bestimmte Ausführungsform unter mehreren ursprünglich beanspruchten gelegt wird. Aus Sicht des EPA könnte das Nebeneinander einer breiten Beschreibung und engerer erteilter Ansprüche zu Unklarheiten hinsichtlich des tatsächlichen Schutzbereichs führen.

In der Praxis stellt dieses Erfordernis jedoch einen erheblichen Aufwand für den Anmelder dar. Das ständige „Umschreiben“ und Nachjustieren der Beschreibung zur Anpassung an die geänderten Ansprüche bindet Anwaltsstunden und Mandantenbudget. Zudem fordern einige Prüfer eine übermäßige Streichung von angeblich nicht beanspruchten Gegenständen, wodurch die Rückfallpositionen des Anmelders in künftigen Verfahren geschwächt werden können.

Divergierende Rechtsprechung zu Artikel 84 EPÜ

Vor dieser Entscheidung hatte sich die Rechtsprechung der Beschwerdekammern entlang zweier divergierender Linien entwickelt. Eine dieser Entscheidungslinien sieht im Stützungserfordernis des Artikels 84 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) das Gebot einer strikten „Übereinstimmung“ zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung. Nach dieser Auffassung können Passagen, in denen nicht mehr von den Ansprüchen umfasste Ausführungsformen beschrieben werden, nicht einfach unverändert bleiben: Sie müssen entweder gestrichen oder ausdrücklich als nicht zur beanspruchten Erfindung gehörend gekennzeichnet werden.

Ein grundlegend anderer Ansatz wurde in Entscheidungen wie T 1989/18, T 2194/19 und T 1444/20 vertreten und in T 56/21 eingehender entwickelt. Diesen Entscheidungen zufolge begründet Artikel 84 Satz 2 EPÜ lediglich das Erfordernis, dass die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt sein müssen, anstatt ein eigenständiges Erfordernis für die Beschreibung vorzusehen, wonach diese mit den Ansprüchen übereinstimmen muss. Dieser Auffassung nach bieten weder Artikel 84 EPÜ noch die Regeln 42, 43 und 48 EPÜ eine Rechtsgrundlage dafür, von Anmeldern eine entsprechende Änderung der Beschreibung zu verlangen.

Gleichwohl folgte die Prüfungspraxis traditionell dem erstgenannten Ansatz und verlangte vor der Erteilung eine umfassende Anpassung der Beschreibung.

Von T 697/22 zu G 1/25: Eine bedingte Mittelposition

Diese Rechtsfrage stellte sich konkret in T 697/22, dem der Vorlage zugrunde liegenden Fall. Dort erachtete die vorlegende Kammer die Ansprüche des Hilfsantrags 1E des Patentinhabers als mit dem EPÜ vereinbar, sah jedoch ein Problem in der Beschreibung: Anspruch 1 war auf eine spezifischere Bindemittel-Definition beschränkt worden, während die Absätze [0013] und [0016] der Beschreibung weiterhin breiteren Offenbarungen entsprachen. Da die Kammer die divergierende Rechtsprechung zur Frage, ob eine solche Inkonsistenz beseitigt werden muss, nicht auflösen konnte, legte sie die Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vor.

In ihrer daraus resultierenden Entscheidung G 1/25 schloss sich die Große Beschwerdekammer keinem der beiden gegensätzlichen Ansätze an. Stattdessen formulierte sie einen neuen Rahmen, der eine bedingte Mittelposition begründet: Die Anpassung ist weder aus rein formalen Konkordanzgründen stets zwingend noch rein fakultativ, sondern nur dann erforderlich, wenn eine Inkonsistenz zu einem konkreten Verstoß gegen das EPÜ führt.

Eine engere Definition der Inkonsistenz

In einem ersten Schritt dieses neuen Rahmens setzte die Große Beschwerdekammer einen Maßstab, der deutlich weniger restriktiv ist als die bisherige Prüfungspraxis, und betonte:

„Das EPÜ verlangt keine Anpassung der Beschreibung, einschließlich etwaiger Zeichnungen, lediglich um einer formalen Konkordanz willen“ (Entscheidungsgründe, Punkt 22, hier und im Folgenden Übersetzung d. Verf.).

Tatsächlich führte die Große Beschwerdekammer aus, dass in vielen Fällen das, „was auf den ersten Blick als eine solche Unvereinbarkeit erscheinen mag, ohne Weiteres durch Anwendung der in G 1/24 aufgestellten Grundsätze zur Anspruchsauslegung aufgelöst werden kann“ (Entscheidungsgründe, Punkt 19) und daher nicht beseitigt werden muss. Ebenso wenig ist eine Inkonsistenz schon deshalb gegeben, „weil die Beschreibung, einschließlich etwaiger Zeichnungen, eine technische Lehre, Beispiele oder Ausführungsformen enthält, die nicht unter den beanspruchten Gegenstand fallen“ (Entscheidungsgründe, Punkt 20).

Dieses Prinzip basiert auf dem in G 1/24 etablierten „ganzheitlichen Ansatz“ (holistic approach), nach dem die Anspruchsauslegung als einheitlicher Prozess durch das gemeinsame Lesen von Ansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen erfolgt. Enthält die Beschreibung beispielsweise eine spezifische Definition eines in den Ansprüchen verwendeten Begriffs, die vom üblichen Sprachgebrauch abweicht, kann das gemeinsame Lesen von Ansprüchen und Beschreibung die scheinbare Diskrepanz auflösen, ohne dass eine Inkonsistenz entsteht.

Dementsprechend definiert G 1/25 eine Inkonsistenz eng:

„Eine Inkonsistenz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung sowie etwaigen Zeichnungen liegt vor, wenn eine oder mehrere Aussagen in der Beschreibung, einschließlich der Zeichnungen, ein Verständnis eines Anspruchs nahelegen, das mit der vordergründigen Bedeutung des Anspruchs unvereinbar ist, und diese Unvereinbarkeit nicht ohne Weiteres durch Anwendung der in G 1/24 aufgestellten Grundsätze gelöst werden kann“ (Entscheidungsgründe, Punkt 18).

Wann muss eine Inkonsistenz beseitigt werden?

Entscheidend ist: Selbst wenn eine Inkonsistenz im vorgenannten Sinne vorliegt, ist eine Anpassung der Beschreibung nicht zwingend erforderlich. Die Große Beschwerdekammer befand, dass die Beschreibung und die Zeichnungen nur dann an geänderte Ansprüche angepasst werden müssen, wenn:

„die Ansprüche eines europäischen Patents oder einer europäischen Patentanmeldung während des Verfahrens vor den Abteilungen des EPA oder im Beschwerdeverfahren geändert werden und die Änderung eine Inkonsistenz zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung, einschließlich etwaiger Zeichnungen, des Patents oder der Anmeldung einführt und aufgrund dieser Inkonsistenz die Artikel 52 bis 57, 76(1), 83, 84, 123(2) oder 123(3) EPÜ verletzt werden“ (Leitsatz der Entscheidung, Übersetzung d. Verf.).

Die Große Beschwerdekammer hob wesentliche Fallgestaltungen hervor, in denen ein solcher Verstoß vorliegt. Nach Artikel 84 EPÜ ist ein Anspruch nicht durch die Beschreibung gestützt, wenn durch eine Inkonsistenz Zweifel daran entstehen, ob bestimmte Informationen, Beispiele, Gegenstände oder Ausführungsformen vom Schutzbereich des Anspruchs umfasst sind oder nicht (Entscheidungsgründe, Punkt 35).

Ferner gilt nach Artikel 56 EPÜ: Wurde ein Anspruch zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik eingeschränkt, während die Beschreibung weiterhin eine dem ursprünglichen Anspruch entsprechende breitere Lehre vermittelt, die im Widerspruch zur Argumentation der erfinderischen Tätigkeit steht, so ist die widersprüchliche Aussage in der Beschreibung zu streichen (Entscheidungsgründe, Punkt 38).

Bewertung: Form über Funktion bleibt bestehen

Während G 1/25 rein formalistischen Anpassungen eine willkommene Absage erteilt, verbleibt eine signifikante Rechtsunsicherheit. In der Praxis müssen Prüfer und Vertreter vor einer Änderung der Beschreibung nun zwei separate Kriterien prüfen: erstens, ob nach den Grundsätzen von G 1/24 eine Inkonsistenz vorliegt, und zweitens, ob diese Inkonsistenz gegen das EPÜ verstößt.

Der Maßstab zur Feststellung einer Inkonsistenz bleibt dabei vage. Die Große Beschwerdekammer führte aus, dass eine Inkonsistenz dann entsteht, wenn beim Fachmann, der den Anspruch im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen liest, „echte Zweifel“ (real doubt) an der Bedeutung des Anspruchs verbleiben (Entscheidungsgründe, Punkt 19). Da der Begriff „echte Zweifel“ jedoch unbestimmt ist, bleibt er offen für subjektive Interpretationen. Ein Fachmann weiß, dass Patentschriften häufig breitere Offenbarungen enthalten, die über den Wortlaut der Ansprüche hinausgehen, und ihm ist bewusst, dass es die Ansprüche sind, die den Schutzbereich bestimmen. Vor diesem Hintergrund lässt sich bezweifeln, ob Aussagen in der Beschreibung überhaupt Unklarheiten darüber begründen können, was tatsächlich beansprucht ist.

Zudem haben nationale Gerichte die Auslegung von Patentansprüchen im Lichte einer breiteren Beschreibung stets sachgerecht gehandhabt (wie beispielsweise die Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ des Bundesgerichtshofs, BGH X ZR 16/09, verdeutlicht). Es bestand somit kaum ein Anlass für das EPA, den nationalen Gerichten durch eine derart weitreichende Anpassungspraxis vermeintlich „Hilfestellung“ zu leisten.

Anmelder müssen nun Ressourcen entweder dafür aufwenden, die Beschreibung umfassend anzupassen, oder dafür, ausführlich gegen eine entsprechende Aufforderung des Prüfers zu argumentieren. Dies bedeutet einen erhöhten Aufwand für Vertreter und steigende Kosten für Anmelder bei geringem Mehrwert – ein klassischer Fall von Form über Funktion. Besonders bedenklich ist, dass Anmelder durch erzwungene Streichungen im EPA-Erteilungsverfahren Gefahr laufen, dass Gerichte dies in späteren Verfahren als freiwilligen Verzicht werten – mit potenziell gravierenden Folgen für die Patentdurchsetzung.

Praktische Auswirkungen

Für die tägliche Arbeit bedeutet diese Entscheidung insbesondere, dass die heute vielfach kritisierte Praxis der Beschreibungsanpassung voraussichtlich nicht verschwinden wird. Wenn überhaupt, verleiht die Bestätigung des in G 1/24 verankerten ganzheitlichen Ansatzes zur Anspruchsauslegung dem Erfordernis zur Anpassung der Beschreibung noch größeres Gewicht.

Bereits bei der Ausarbeitung einer Patentanmeldung sollte das künftige Erfordernis der Beschreibungsanpassung berücksichtigt werden, weshalb terminologische Konsistenz von zentraler Bedeutung ist. Dies gilt insbesondere für Anmeldungen im US-amerikanischen Stil (American-style drafting), in denen die Anspruchsbegriffe häufig bewusst von den Begriffen der Beschreibung abweichen und die Beschreibung Formulierungen enthält, welche die ursprüngliche Bedeutung dieser Begriffe verschieben. Solche Anmeldungen werden nicht nur schwerer in Einklang zu bringen sein, sobald eine Beschreibungsanpassung verlangt wird, sondern bergen auch ein erhebliches Risiko nach Artikel 123(2) EPÜ. Hier ist besondere Vorsicht geboten.