Nachdem die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts mit der Entscheidung G 2/21 vom 23. März 2023 nicht das Aus für sämtliche nachgereichten Versuchsdaten zum Nachweis eines technischen Effekts besiegelte, stellt sich ein Jahr später die Frage, wie die Beschwerdekammern mit den in G 2/21 aufgestellten Leitsätzen umgehen.

Nachdem die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts mit der Entscheidung G 2/21 vom 23. März 2023 nicht das Aus für sämtliche nachgereichten Versuchsdaten zum Nachweis eines technischen Effekts besiegelte, stellt sich ein Jahr später die Frage, wie die Beschwerdekammern mit den in G 2/21 aufgestellten Leitsätzen umgehen.

Auf die Vorlagefragen der Technischen Beschwerdekammer (T 116/18 vom 11. Oktober 2021) hatte die Große Beschwerdekammer damals geantwortet:

1. Beweismittel, die von einem Patentanmelder oder -inhaber zum Nachweis einer technischen Wirkung vorgelegt werden und auf die er sich für die Anerkennung erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands beruft, dürfen nicht allein aus dem Grund unberücksichtigt bleiben, dass diese Beweismittel, auf denen die Wirkung beruht, vor dem Anmeldetag des Streitpatents nicht öffentlich zugänglich waren und erst nach diesem Tag eingereicht wurden.

2. Ein Patentanmelder oder -inhaber kann sich zum Nachweis der erfinderischen Tätigkeit auf eine technische Wirkung berufen, wenn der Fachmann ausgehend vom allgemeinen Fachwissen und auf der Grundlage der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung schlussfolgern würde, dass diese Wirkung von der technischen Lehre umfasst und von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert wird.

Während die erste Antwort klar besagt, dass Beweismittel, meist in Form von Versuchsdaten, nicht deshalb außer Acht gelassen werden dürfen, weil sie nachgereicht wurden, erfordert die zweite Antwort eine Bewertung, ob eine technische Wirkung den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen entnommen werden kann.

Ein gutes Jahr nach der Entscheidungsverkündung der Großen Beschwerdekammer liegt eine Vielzahl von Beschwerdekammerentscheidungen vor, die sich auf G 2/21 beziehen und die Geltendmachung einer technischen Wirkung bewerten.

Berücksichtigung der nachgereichten Beweismittel

In T 116/18, aus der die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer hervorging, wurde auf Basis von G 2/21 geschlussfolgert, dass die nachgereichten Versuchsbeispiele zur synergistischen Wirkung der beanspruchten Insektizide zu berücksichtigen sind.

In T 1515/20 und T 728/21 wurden nachgereichte Versuchsergebnisse ebenso berücksichtigt, da die technische Wirkung jeweils eindeutig in den ursprünglichen Unterlagen offenbart war.

In T 1989/19 wurde die technische Wirkung einer verbesserten Lagerfähigkeit in der ursprünglich offenbarten Partikelgrößenstabilität eines Wirkstoffmikronisats als umfasst und verkörpert anerkannt. Zudem war es die Ansicht der Beschwerdekammer, dass eine zulässig ableitbare technische Wirkung auch stets das Ziel der Verbesserung dieser Wirkung implizit umfasse, da der Fachmann stets nach Weiterentwicklung und Verbesserung strebe.

In T 2716/19 wurde der Umstand, dass sich ein Unteranspruch auf spezifische Alkoxide richtete, als Hinweis gesehen, dass diese mit einer technischen Wirkung verbunden sein könnten. Ferner hätte der Fachmann die Verbesserung der Ausbeute aus der Ausbeute eines Versuchsbeispiels der ursprünglichen Anmeldung ableiten können. Die nachgereichten Unterlagen, die die Verbesserung der Ausbeute belegten, wurden daher berücksichtigt.

In T 885/21 und T 1329/21 wurden jeweils ein technischer Effekt und darauf aufbauend eine erfinderische Tätigkeit auf Basis der nachgereichten Versuchsergebnisse anerkannt, da die technische Wirkung von den ursprünglichen Unterlagen umfasst und von der ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert wurde. In diesen Entscheidungen war die technische Wirkung den ursprünglichen Unterlagen direkt entnehmbar.

In T 1445/21 wurden nachgereichte Versuchsergebnisse berücksichtigt, auch wenn es letztlich nicht für einen technischen Effekt der Unterscheidungsmerkmale reichte. Bemerkenswert ist, dass die anerkannte technische Wirkung einer olfaktorischen Leistung oder Intensität als von der ursprünglich offenbarten technischen Wirkung der Stabilität der Duftstoff-Mikrokapseln umfasst gewesen sei.

Teilweise Berücksichtigung der nachgereichten Beweismittel

In T 2046/21 wurden nachgereichte Versuchsergebnisse für eine der ursprünglichen Offenbarung entnehmbare technische Wirkung einer Wirkstoffkombination berücksichtigt, während darüber hinaus geltend gemachte Wirkungen gemäß weiteren nachgereichten Dokumenten nicht berücksichtig wurden, da diese speziellen technischen Wirkungen in der ursprünglichen Anmeldung weder offenbart noch angedeutet waren. Insgesamt wurde eine erfinderische Tätigkeit verneint.

In T 0681/21 wurden nachgereichte Versuchsdaten, die einen ursprünglich offenbarten technischen Effekt für eine bevorzugte Merkmalskombination gemäß Hilfsantrag belegen, zugelassen, während ein im Hauptantrag für eine andere bevorzugte Merkmalskombination darüber hinaus beanspruchter Synergieeffekt als nicht von der technischen Lehre der ursprünglichen Unterlagen umfasst angesehen wurde. Folglich hätte dieser nicht anhand von nachgereichten Versuchsdaten wirksam belegt werden können.

Keine Berücksichtigung der nachgereichten Beweismittel

In T 852/20 wurde die technische Wirkung für die beanspruchte kristalline Form einer Verbindung als nicht von der technischen Lehre umfasst, da sich die relevanten Abschnitte der Beschreibung nur auf die amorphe Form der Verbindung bezogen.

In T 258/21 wurde eine technische Wirkung auf Basis von nachgereichten Unterlagen nicht berücksichtigt, da die technische Wirkung in den ursprünglichen Unterlagen weder offenbart noch angedeutet war.

In T 887/21 wurde eine technische Wirkung auf Basis von nachgereichten Unterlagen nicht berücksichtigt, da die dort gezeigte technische Wirkung nicht einmal den vagen Hypothesen hinsichtlich eines möglichen Effekts in den ursprünglichen Unterlagen entsprach. Es wurde betont, dass eine Erfindung nicht auf Wissen basieren könne, das erst nach dem Anmeldetag verfügbar wurde.

Keine Relevanz bei mangelnder Ausführbarkeit

Einer von manchem Patentinhaber erhofften Übertragbarkeit auf Einwände bei mangelnder Ausführbarkeit, insbesondere bei zweiten medizinischen Verwendungen, erteilen die Beschwerdekammern durchweg eine Absage (vgl. T 1435/20, T 25/20, T 2790/17, T 1779/21, T 552/22). Hier kommt es auf den Stand am Anmeldetag an und nachgereichte Beweismittel mit späterem Zeitrang können das Ruder allein nicht mehr herumreißen. Lediglich in T 1796/22 wurden nachgereichte Unterlagen als zusätzlicher Beweis, dass die Ausführbarkeit am Anmeldetag gegeben war, neben den Versuchsbeispielen der ursprünglichen Anmeldung gewürdigt.

Fazit

Nachgereichte Beweismittel mit späterem Zeitrang können weiterhin eine technische Wirkung zum Nachweis der erfinderischen Tätigkeit stützen, wenn diese Wirkung aus den ursprünglichen Unterlagen zumindest ableitbar ist. Anmeldern kann geraten werden, die Beschreibung der technischen Wirkung von Merkmalen und Merkmalskombinationen nicht zu knapp zu halten oder gar unter den Tisch fallen zu lassen. Dies könnte sich später rächen.

Wenn Unternehmen befürchten, aus einem Patent in Anspruch genommen zu werden oder dies bereits geschehen ist, spart die Akteneinsicht in parallele Rechtsbestands- oder Verletzungsverfahren aus diesem Patent Zeit und Geld bei der Vorbereitung der Verteidigung.

Die Akten in Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt oder dem Deutschen Patent- und Markenamt sind bekanntlich öffentlich und regelmäßig unbeschränkt zugänglich, sodass dort eingebrachter Stand der Technik und Argumente zur Auslegung des Klagepatents und dessen (fehlender) Rechtsbeständigkeit sofort ermittelt werden können. Bei Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht muss Akteneinsicht beantragt werden. Zwar wird auch diese regelmäßig vollumfänglich gewährt; der Patentinhaber kann aber auch durch einen bloßen pro forma-Widerspruch die Einsichtnahme regelmäßig um ein paar Monate ab Antragstellung verzögern. In die Akten von Verletzungsverfahren gewähren die deutschen Gerichte hingegen regelmäßig keine Einsicht; nur Urteile werden veröffentlicht, sodass man betreffend Nichtverletzungsargumente darauf angewiesen ist, diese abzuwarten.

Wie verhält es sich diesbezüglich vor dem Unified Patent Court (UPC)?

Gemäß Regel 262.1(b) der Verfahrensordnung des UPC (VerfO) sind Schriftsätze und Beweismittel (in allen Verfahrensarten) anders als Entscheidungen und Anordnungen des Gerichts (Regel 262.1(a) VerfO) nicht öffentlich, aber auf einen begründeten Antrag und nach Anhörung der Parteien hin öffentlich zu machen. In formaler Hinsicht hatte das Berufungsgericht zunächst entschieden (Anordnung vom 8. Februar 2024, Az. UPC_CoA_404/2023), dass ein solcher Antrag von einem vor dem UPC zugelassenen Anwalt gestellt werden muss.

Mit Spannung war nun erwartet worden, welche inhaltlichen Gründe das Recht zur Akteneinsicht begründen. Auf Ebene der ersten Instanz hatte es hierzu divergierende Entscheidungen gegeben. Die Nordisch-baltische Regionalkammer hatte im Grundsatz ein allgemein bekundetes berufliches oder wissenschaftliches Interesse genügen lassen (Anordnung vom 17. Oktober 2023, Az. UPC_ CFI_11/2023), die Zentralkammer München nicht (Anordnung vom 20. September 2023, Az. UPC_CFI_1/2023 und Anordnung vom 21. September 2023, Az. UPC_CFI_75/2023). Beide Kammern hatten für jedoch für ihren jeweiligen Begründungsstrang rechtsdogmatische Tiefe bewiesen und insbesondere verschiedene Argumente aus der Systematik der Verfahrensordnung und deren Historie hergeleitet. Es erschien daher offen, wie sich das Berufungsgericht positionieren wird.

Mit Entscheidung vom 10. April 2024 (Az. UPC_CoA_404/2023) hat sich das Berufungsgericht nun grundsätzlich der Linie der Nordisch-Baltischen Regionalkammer angeschlossen. Danach ist ein allgemein geäußertes Interesse an der Akteneinsicht ausreichend, solange es nicht missbräuchlich ist (Rn. 43, 44 und 55). Wann ein Missbrauch vorliegt, lässt das Gericht offen; da aber praktisch jedes bekundete berufliche oder wissenschaftliche Interesse ausreicht, dürften Missbrauchskonstellationen auf absolute Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Das Gericht begründet diese weite Linie vor allem damit, dass Geschäftsgeheimnisse und personenbezogene Daten durch ein gesondertes Verfahren nach Regel 262.2 VerfO geschützt werden können (Rn. 45 und 46).

Als Einschränkung dieser weiten Linie könnte jedoch gelesen werden, dass es im konkreten Fall um ein bereits abgeschlossenes Verfahren ging. Das Gericht sieht keine Notwendigkeit, die Integrität eines Verfahrens durch Verweigerung der Akteneinsicht zu wahren, wenn das Verfahren bereits abgeschlossen ist, sei es durch gerichtliche Entscheidung oder durch Vergleich (Rn. 48, 49 und 52). Die Ausführungen in Rn. 53 deuten dann aber darauf hin, dass bei einem anhängigen Verfahren die persönliche Betroffenheit durch das Patent, z.B. eine drohende Inanspruchnahme hieraus, ausreichen kann, um einen Antrag auf Akteneinsicht zu begründen.

Für die Praxis bedeutet dies, dass Unternehmen in abgeschlossenen Verfahren über ihren Anwalt anonym Akteneinsicht erhalten können, weil ein allgemeines Interesse geltend gemacht werden kann, in laufenden Verfahren aber unter Umständen die mögliche persönliche Betroffenheit offengelegt werden muss – was nachteilig sein kann, wenn z.B. zu befürchten ist, dass der Patentinhaber durch das Akteneinsichtsgesuch erstmals auf eine ihm bisher unbekannte Patentverletzung aufmerksam wird.

Unternehmen sollten daher unter Hinzuziehung anwaltlicher Beratung sorgfältig abwägen, ob sie Akteneinsicht in ein laufendes Verfahren beantragen und wie sie dies im Einzelnen begründen.