Das revidierte Patentgesetz hat im Juni 2021 sowohl den Bundestag als auch den Bundesrat passiert. Es sieht insbesondere eine neue und kontrovers diskutierte Verhältnismäßigkeitsausnahme für den Unterlassungsanspruch sowie Maßnahmen zur Beschleunigung des Patentnichtigkeitsverfahrens und zu seiner besseren Verzahnung mit dem Patentverletzungsprozess vor.

Reform des Unterlassungsanspruchs

Der Unterlassungsanspruch ist das schärfste Schwert im deutschen Patentverletzungsverfahren. Wenn ein Verletzungsgericht auf Antrag des Patentinhabers eine Patentverletzung festgestellt hat, ordnet es nicht nur an, dass der Patentverletzer für zurückliegende Verletzungshandlungen Schadensersatz zu zahlen hat, sondern bestimmt auch, dass das verletzende Produkt vom Markt genommen werden muss und das patentverletzende Verfahren nicht mehr ausgeführt werden darf.

Dieser obligatorische oder quasi-automatische Unterlassungsanspruch wurde von Teilen der Industrie zunehmend kritisiert. Insbesondere die Telekommunikationsindustrie und die Automobilindustrie mit deren Zulieferern sehen ein Missbrauchsrisiko in Fallkonstellationen gegeben, in denen das patentverletzende Produkt nur ein kleiner und wertmäßig untergeordneter Baustein eines komplexen Gesamtprodukts ist, beispielsweise ein in einem Auto verbauter Mobilfunkchip, in denen der Unterlassungsanspruch aber letztendlich das Gesamtprodukt trifft. In solchen Konstellationen führe der drohende Unterlassungsanspruch dazu, dass der Patentinhaber oftmals zähneknirschend überzogen hohe Lizenzgebühren akzeptieren müsse, um einen Produktionsstillstand und die damit verbundenen enormen Kosten zu vermeiden.

Das reformierte Patentgesetz sieht nun explizit eine Verhältnismäßigkeitsüberprüfung für den Unterlassungsanspruch vor. Dem § 139 Abs. 1 PatG wird dazu folgender Zusatz hinzugefügt.

„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“

Eine gleichlautende Änderung wurde auch im Gebrauchsmustergesetz vorgenommen. Die Ergänzung sieht erstmals ausdrücklich die Möglichkeit eines Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs vor, wenn dies für den Verletzer selbst oder für Dritte zu einer ungerechtfertigten Härte führt. In einem solchen Fall könnte beispielsweise dem Verletzer vom Gericht eine Umstellungs- oder Aufbrauchsfrist eingeräumt werden, die es ihm erlauben würde, den patentverletzenden Gegenstand zumindest zeitweilig weiter zu vertreiben. In Extremfällen könnte der Unterlassungsanspruch sogar dauerhaft ausgeschlossen werden.

Von den meisten Kommentatoren wird jedoch erwartet, dass die Verletzungsgerichte die neue Regelung äußerst zurückhaltend einsetzen und auf besondere Härtefälle begrenzen werden. Stimmen aus der Richterschaft weisen zudem darauf hin, dass durch die neue Regelung lediglich im Patentgesetz explizit kodifiziert wird, was ihnen aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ohnehin schon möglich gewesen sei. In seiner „Wärmetauscher“-Entscheidung (BGH X ZR 114/13) hat der Bundesgerichtshof bereits im Mai 2016 festgestellt, dass dem Patentverletzer in Ausnahmefällen eine Aufbrauchsfrist eingeräumt werden kann, wenn eine sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls eine ungerechtfertigte Härte darstellt. Auch die Gesetzesbegründung der Bundesregierung betont den Ausnahmecharakter der Härtefallregelung. Insofern wird sich an der Entscheidungspraxis der Verletzungsgerichte möglicherweise gar nicht viel ändern. Allerdings wird die Ausnahme von den Beklagten zukünftig vermutlich häufiger als bisher geltend gemacht werden.

Wie der zusätzliche Ausgleich in Geld, den die Ergänzung von § 139 Abs. 1 PatG vorsieht, ausgestaltet wird, wird die Praxis zeigen müssen. Insbesondere ist noch unklar, ob dieser Ausgleich höher als der Schadensersatzanspruch ist, der dem Patentinhaber ohnehin zusteht.

Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens

Eine weitere bedeutende und weitaus weniger kontroverse Neuerung im Diskussionsentwurf betrifft die Straffung des Patentnichtigkeitsverfahrens, um es besser mit dem Patentverletzungsverfahren zu synchronisieren.

Im deutschen Patentverletzungsverfahren kann sich der vermeintliche Patentverletzer nur damit verteidigen, dass er das Patent nicht verletzt, beispielsweise weil sein Produkt sich von der patentgemäßen Lösung unterscheidet oder er zur Nutzung der Erfindung berechtigt ist. Wenn er aber geltend machen will, dass das Patent zu Unrecht erteilt wurde, es beispielsweise gegenüber dem Stand der Technik nicht neu oder nicht erfinderisch ist, muss er das Patent in einem separaten Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht angreifen. Dieses Patentnichtigkeitsverfahren läuft naturbedingt gegenüber dem Verletzungsverfahren schon mit Verspätung an und schreitet dann in der Regel auch noch deutlich langsamer voran, sodass sich der vermeintliche Patentverletzer oft in der unglücklichen Lage wiederfindet, dass das Verletzungsgericht bereits auf Patentverletzung erkannt hat, ehe das Bundespatentgericht viele Monate später über den Rechtsbestand des Patents entscheidet. Selbst der vorläufige gerichtliche Hinweis des Bundespatentgerichts, den der Gesetzgeber mit einer vorangegangenen Reform 2009 eingeführt hatte, kommt in der Praxis oft zu spät. In der Zwischenzeit sah sich der Patentverletzer unter dem Druck des drohenden Unterlassungsanspruchs möglicherweise schon genötigt, sich mit dem Patentinhaber auf eine hohe Lizenzzahlung zu einigen, obwohl sich das Patent letztendlich als nicht rechtsbeständig herausgestellt hätte.

Um diesem als „injunction gap“ bekannten Missstand abzuhelfen, sieht die Neuregelung vor, dass der Patentinhaber seine Verteidigungsargumente gegen die Nichtigkeitsklage zukünftig bereits innerhalb von zwei, in Ausnahmefällen längstens drei Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage vorlegen muss und das Bundespatentgericht seinen vorläufigen Hinweis spätestens sechs Monate nach Zustellung der Nichtigkeitsklage erstellt. In typischen Fallkonstellationen sollten diese Fristen dazu führen, dass dem Verletzungsgericht vor seiner Entscheidung über die Patentverletzung der vorläufige Hinweis des Bundespatentgerichts vorliegt, so dass das Verletzungsgericht im Fall von Zweifeln am Rechtsbestand sein Verfahren auf der Grundlage des vorläufigen Hinweises bis zur endgültigen Entscheidung im Patentnichtigkeitsverfahren aussetzen kann.

Dieser Reformansatz ist vielversprechend und könnte das Patentnichtigkeitsverfahren deutlich besser als bisher mit dem Patentverletzungsverfahren verzahnen. Sein Gelingen setzt allerdings ganz wesentlich voraus, dass das Bundespatentgericht in der Lage sein wird, seine vorläufigen Hinweise schnell und dabei in verlässlicher Qualität zu erstellen.

Über die Umsetzung und Handhabung der neuen gesetzlichen Regelungen durch die Gerichte und die sich entwickelnde Rechtsprechung und Praxis werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

In ihrer jüngsten Entscheidung G 4/19 beschäftigt sich die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts mit dem sogenannten Doppelpatentierungsverbot. Sie bestätigt hierin, dass eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen werden kann, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein demselben Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik gehört. Dies gelte unabhängig davon, ob die zurückzuweisende Anmeldung am selben Tag wie das bereits erteilte europäische Patent eingereicht wurde, eine Stamm- oder Teilanmeldung davon ist oder dieselbe Priorität beansprucht wie das bereits erteilte europäische Patent.

Bisherige Praxis

Das Doppelpatentierungsverbot beruht auf der Annahme, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an der Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand hat, für den er bereits ein Patent besitzt.

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) umfasst keine ausdrücklichen Regelungen zum Doppelpatentierungsverbot. Ein solches Verbot wurde aber, etwa in einem „obiter dictum“ in den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06, aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen („Ne bis in idem“) hergeleitet. Nach Art. 125 EPÜ können in den Vertragsstaaten allgemein anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts in der Entscheidungspraxis des EPA herangezogen werden, soweit entsprechende Vorschriften im EPÜ nicht verankert sind.

Das Problem einer möglichen Doppelpatentierung kann sich für die folgenden drei Fallkonstellationen ergeben:

1. Zwei Anmeldungen mit zumindest einem identischen Anspruch werden am gleichen Tag eingereicht.
2. Zumindest ein Anspruch einer Stammanmeldung und einer aus dieser hervorgegangenen Teilanmeldung sind identisch.
3. Zumindest ein Anspruch einer ersten Anmeldung und einer späteren Anmeldung, die unter Inanspruchnahme der Priorität der ersten Anmeldung eingereicht wurde, sind identisch.

Ein praktisches Interesse des Anmelders an einem doppelten Patentschutz besteht insbesondere in der dritten genannten Fallkonstellation. Die Laufzeit eines Patents beträgt 20 Jahre. Ausgangspunkt für die Berechnung der Laufzeit ist der Anmeldetag der Anmeldung – nicht jedoch deren Prioritätstag. Dies bedeutet, dass die maximale Schutzdauer einer Nachanmeldung, die ein Jahr nach einer ersten Anmeldung eingereicht wird und deren Priorität in Anspruch nimmt, 21 Jahre nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung endet. Mit anderen Worten kann so für den in der Nachanmeldung beanspruchten Gegenstand eine effektive Verlängerung der Schutzdauer um ein Jahr erreicht werden.

G 4/19

Der Großen Beschwerdekammer wurde die Frage vorgelegt, ob eine Europäische Patentanmeldung tatsächlich unter Verweis auf eine Doppelpatentierung zurückgewiesen werden kann und, falls ja, ob dann zwischen den oben genannten drei möglichen Fallkonstellationen unterschieden werden müsse. Insbesondere wurde die Frage aufgeworfen, ob sich im praktisch sehr relevanten dritten Fall (Anmeldung und ihre Prioritätsanmeldung) ein berechtigtes Interesse des Anmelders an einer Doppelpatentierung daraus ergäbe, dass der Anmeldetag und nicht der Prioritätstag für die Berechnung der Laufzeit maßgeblich ist.

Die Große Beschwerdekammer bejaht zunächst, dass eine Europäische Patentanmeldung unter Hinweis auf eine unerlaubte Doppelpatentierung zurückgewiesen werden kann. Ein Doppelpatentierungsverbot könne in der Tat aus der Entstehungsgeschichte des EPÜ hergeleitet und nach Art. 125 EPÜ zur Anwendung gebracht werden.

Auch sei nicht zwischen den genannten drei Fallkonstellationen zu unterscheiden. Aus den „Travaux préparatoires“, also den offiziellen Aufzeichnungen der Verhandlungsgeschichte des EPÜ, ergäbe sich eindeutig, dass der Gesetzgeber nicht zwischen diesen Fällen unterscheiden wollte. Daher könne die Frage nach einem berechtigten Interesse des Anmelders an einer Doppelpatentierung auch für den Fall einer Anmeldung und ihrer Prioritätsanmeldung unbeantwortet bleiben.

Fazit

Die Entscheidung folgt der gängigen Praxis des EPA zum Doppelpatentierungsverbot, insbesondere den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06. Sie stellt ausdrücklich klar, dass das Verbot gemäß dem EPÜ angewandt werden kann und auch für eine Anmeldung und ihre Prioritätsanmeldung gilt. Dass die Große Beschwerdekammer die Frage nach einem berechtigten Interesse des Anmelders an einem zweiten Patent in einem solchen Fall unbeantwortet lässt, ist zu einem gewissen Grad unbefriedigend. Ein solches Interesse wäre vor dem Hintergrund der effektiven Laufzeitverlängerung wohl nicht ohne Weiteres zu verneinen gewesen.

Auch lässt die Entscheidung offen, wann zwei Ansprüche „denselben Gegenstand“ betreffen und daher unter das Doppelpatentierungsverbot fallen. Nach gängiger Praxis wird eine Anmeldung nur dann unter Verweis auf das Doppelpatentierungsverbot zurückgewiesen, wenn der Schutzbereich der Ansprüche identisch ist. Eine Überlappung der Schutzbereiche nicht identischer Ansprüche wird hingegen allgemein als unkritisch angesehen.

Auch wenn diese Frage in der Entscheidung unbeantwortet bleibt, kann wohl in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis zunächst davon ausgegangen werden, dass das Verbot der Doppelpatentierung weiterhin eng auszulegen ist und damit auf identische Ansprüche beschränkt bleibt. Hierfür spricht auch, dass in der Begründung der Entscheidung zwischen „double protection“ (sich überschneidenden Ansprüchen) und „Doppelpatentierung“ unterschieden wird.