BOEHMERT & BOEHMERT: „Patentrechtliches Seminar für Fortgeschrittene 2017“ in München am 03. Mai 2017.

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Das Münchener Büro von BOEHMERT & BOEHMERT veranstaltet am 03. Mai 2017 ein „Patentrechtliches Seminar für Fortgeschrittene“, das von Patentanwalt Nils T. F. Schmid moderiert werden wird. Das Seminar richtet sich an mittelständische Unternehmen mit Vorkenntnissen auf dem Gebiet des Patentrechts. Die Patentanwälte Nils T. F. Schmid, Dr. Stefan Schohe, Eva Liesegang, Dr. Steffen Schmidt sowie Felix Hermann werden durch verschiedene Aspekte des Patentrechts führen. Dabei reicht der Themenbogen unter anderem von „Patentstrategie: Chancen/Risiken“  über „Durchsetzung von Patentrechten: Patentverletzung“, sowie „Nichtigkeit/Einspruch“ bis zu „Lizenzrecht“. Das Seminar beginnt um 15 Uhr und endet gegen 18 Uhr mit einem anschließenden Get-together.  

Veranstaltungsort ist das Münchener Büro von BOEHMERT & BOEHMERT, Pettenkoferstraße 22, 80336 München. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen erbeten über das Münchener Büro oder direkt über Dipl.-Ing. Nils T.F. Schmid (mittelstand@boehmert.de). Einladung zum Fortgeschrittenenseminar-2017.pdf

„Grundlagenseminar Patentrecht 2017“ von BOEHMERT & BOEHMERT in München, am 26. April 2017.

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Das Münchener Büro von BOEHMERT & BOEHMERT veranstaltet am 26. April 2017 sein bewährtes „Patentrechtliches Grundlagenseminar“, das von Patentanwalt Nils T. F. Schmid moderiert werden wird. Im Seminar werden folgende Aspekte behandelt:

  • „Wann ist ein Patent sinnvoll? – Entscheidungshilfen für Mittelständler“ (Dr. A. Lucke)
  • „Patentanmeldestrategien / Verteidigungsstrategien“ (Ch. W. Appelt)
  • „Patentierungsvoraussetzungen – Neuheit und erfinderische Tätigkeit“ (Dr. M. Hartig)
  • „Arbeitnehmererfindungen – effiziente Handhabung“ (Dr. J. B. Krauß)

Das Seminar richtet sich insbesondere an Geschäftsführer von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Leiter aus F&E-Abteilungen und Prokuristen.Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und endet gegen 18 Uhr mit einem anschließenden Get-together. Veranstaltungsort ist das Münchener Büro von BOEHMERT & BOEHMERT, Pettenkoferstraße 22, 80336 München. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen erbeten über das Münchener Büro oder direkt über Dipl.-Ing. Nils T.F. Schmid (mittelstand@boehmert.de).
Einladung zum Grundlagenseminar-2017.pdf

BOEHMERT & BOEHMERT: „Patentseminar 2017“ in Bremen am 17. Mai 2017.

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Das Bremer Büro von BOEHMERT & BOEHMERT veranstaltet am 17. Mai 2017 sein bewährtes „Patentseminar“, das von Patentanwalt Dr. Volker Scholz moderiert wird. Das Seminar richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen. Die Patentanwälte Dr. Martin Erbacher, Dipl.-Inf. Fritz Jetzek, Dr. Uwe Manasse, Dr. Matthias Philipp sowie Dr. Volker Scholz werden durch verschiedene Aspekte des Patentrechts führen. Die Themen im Einzelnen:

  • „Die gute Erfindungsmeldung – was ist zu beachten?“
  • „Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren – Gefahren und Chancen“
  • „Lizenzrecht – eine Einführung“
  • „Design – das unterschätzte Schutzrecht“

Das Seminar beginnt um 14 Uhr und endet gegen 17:30 Uhr mit einem anschließenden Get-together. Veranstaltungsort ist das Atlantic Grand Hotel in Bremen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen werden erbeten über v.scholz(at)boehmert.de oder über diesen Formularlink.

Tagungsband der ALAI mit Beitrag von Dr. M. Schaefer erschienen.

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Im Juni 2015 hatte die ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale) in Bonn eine Internationale Konferenz zum Thema „Remuneration for the use of works: Exclusivity vs. other approaches“ veranstaltet. Im Walter de Gruyter Verlag ist jetzt, Anfang 2017, der zugehörige Tagungsband erschienen, der die Beiträge der beiden Konferenztage vom 18.06. und 19.06.2015 versammelt und die Themenstellung aus internationalem Blickwinkel beleuchtet. In diesem Tagungsband hat Dr. Martin Schaefer den Beitrag „Possible roles for CMOs in new business models“ veröffentlicht in dem er verschiedene Funktionen von Verwertungsgesellschaften in neuartigen Geschäftsmodellen skizziert und analysiert. Dr. Martin Schaefer ist gewähltes Mitglied des Vorstandes der ALAI Deutschland; das Recht der Verwertungsgesellschaften und der Verwertungsagenturen zählen zu seinen Spezialfeldern.

Tagungsband „Remuneration fort he use of works“. Silke von Lewinski (Hrsg.). Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2016. 475 Seiten (Print-Ausgabe). ISBN 978-3110450019.

BOEHMERT & BOEHMERT-Urheberrechtsspezialisten resümieren Urheberrecht 2016 in der aktuellen NJW.

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BOEHMERT & BOEHMERT-Rechtsanwälte haben in der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW 11/2017, S. 780ff) den Berichtsaufsatz „Höchstrichterliche Rechtsprechung und Gesetzgebung im Urheberrecht 2016“ verfasst. Seit vielen Jahren bereits resümieren die Urheberrecht-Experten von BOEHMERT & BOEHMERT regelmäßig für die NJW die Entwicklungen in der urheberrechtlichen Gesetzgebung auf nationaler sowie auf EU-Ebene und berichten über höchstrichterliche Rechtsprechung. Ihr Fazit in diesem Jahr: „Der Gesetzgeber ist 2016 sehr aktiv gewesen. Das Recht der Verwertungsgesellschaften ist nunmehr im VGG neu geregelt. Auch die Reform des Urhebervertragsrechts mit diversen Neuregelungen im Vergütungsrecht wird die Praxis vor neue Herausforderungen stellen. Auf europäischer Ebene bleibt gespannt abzuwarten, welchen Weg die aktuellen Verordnungs- und Richtlinienvorschläge im Urheberrecht einschlagen werden.“ Abonnenten können den vollständigen Artikel hier abrufen. Die NJW gilt als wichtigste deutschsprachige Zeitschrift für Juristen.

Prof. Dr. H. Goddar mit Vortrag an der National Law School of University of India.

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Unter der Federführung der National Law School of University of India,
Bengaluru, in Zusammenarbeit mit dem MHRD Chair on Intellectual
Property Rights und dem Centre for Intellectual Property Rights and
Advocacy (CIPRA), findet am 25. und 26. März 2017 in Bengaluru, Indien,
ein Roundtable zum Thema “Evolving Jurisprudence on Patent Remedies
(PatRem)“ statt. Professor Dr. Heinz Goddar wird in diesem Rahmen einen
Vortrag zum Thema „Practice, Pros and Cons of Bifurcation in Patent
Litigation – The View of a Practitioner“ halten.
Weitere Informationen zur Veranstaltung.

Kurskorrektur durch EuGH: Antrag auf Teilver­längerung für Unions­marke enthält keinen impliziten Teilverzicht

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Mit Urteil vom 22. Juni 2016 hat der EuGH als höchste europäische Instanz in Markenangelegenheiten eine bisherige konstante Praxis bei der Teilverlängerung von Unionsmarken zugunsten des Markeninhabers korrigiert. Auch entgegen der Unterinstanzen im konkreten Rechtsstreit räumt der EuGH Nissan als Inhaberin der betroffenen Marke ein, eine zunächst nur für einen Teil der abgedeckten Waren verlängerte Marke zu einem späteren Zeitpunkt, aber noch innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist nach Ende der Schutzdauer, auch für die verbleibenden Waren zu verlängern. Damit kann der Inhaber eine Unionsmarke bei deren zunächst nur teilweisen Verlängerung für die dabei nicht berücksichtigten Klassen „nachlegen“, auch wenn er bereits zuvor einen Antrag auf Verlängerung für andere Klassen gestellt hat.

Im konkreten Fall hatte Nissan deren Unionsmarkeneintragung 002 188 118 (Wort / Bild CVTC) zunächst nur teilweise verlängert. Nach der daraufhin erfolgten üblichen Bestätigung des EUIPO der teilweisen Verlängerung mit Ankündigung der Löschung der verbleibenden Waren hatte Nissan noch innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist die Verlängerung der bisher nicht einbezogenen Waren der Klasse 9 beantragt. Nach Zurückweisung durch das EUIPO scheiterte Nissan vor der Beschwerdekammer des EUIPO ebenso wie vor dem Europäischen Gericht (EuG). Das EuG hatte zwar die von der Beschwerdekammer noch unterstützte Amtspraxis zurückgewiesen, Nissan hätte durch den nur teilweisen Verlängerungsantrag auf die nicht verlängerten Klassen implizit verzichtet (Art. 50 UMV). Dennoch hielt das EuG eine stufenweise Verlängerung für unzulässig.

Unter Verweis auf die englische Fassung von Art. 47 III 3 UMV sah das Gericht die Möglichkeit der Einreichung eines Verlängerungsantrags nach dem Ablauf der ursprünglichen Frist von der Bedingung abhängig, dass während dieser Frist kein Verlängerungsantrag eingereicht worden sei.
Demgegenüber macht der EuGH den Weg für eine stufenweise Verlängerung einer Unionsmarke innerhalb der Schonfrist frei:

  • Grundsätzlich sieht die UMV mit einer unbegrenzten Verlängerung einer Unionsmarke sowie einer zusätzlichen Schonfrist eine Erleichterung für den Inhaber des durch das Unionsrecht verliehenen ausschließlichen Markenrechts vor und schützt dessen wirtschaftliche Bedeutung.
  • Weitere Sprachfassungen von Art. 47 III 1 UMV legen nahe, dass der Unionsgesetzgeber die Einreichung eines Antrags auf Verlängerung einer Unionsmarke während der Nachfrist allein von der Zahlung einer Zuschlagsgebühr abhängig gemacht hat und nicht von der zusätzlichen Voraussetzung, dass zuvor kein Antrag auf Verlängerung eingereicht worden ist; damit ergibt sich aus Art. 47 UMV kein Verbot, zeitlich gestaffelt und auf verschiedene Waren- oder Dienstleistungsklassen bezogene Anträge auf Verlängerung einer Unionsmarke einzureichen.
  • Ebenso wenig stehen Gründe der Rechtssicherheit sukzessiven Teilverlängerungsanträgen entgegen; zwar weist die Eintragung eines Teilverlängerungsantrags eine Unionsmarke im Register ab dem Tag nach Ablauf der Eintragung erga omnes einen inhaltlichen Umfang der teilverlängerten Unionsmarke aus, der durch eine Verlängerung der weiteren Waren und Dienstleistungen innerhalb der Schonfrist noch erweiternd abgeändert werden kann. Allerdings muss das EUIPO einen Teilverlängerungsantrag nicht vor Ablauf der Nachfrist eintragen und kann zudem im Fall einer solchen Eintragung statt einer Entfernung bestimmter Waren- oder Dienstleistungsklassen aus dem Register Informationsmaßnahmen ergreifen, die es ermöglichen, sowohl die Rechte der Inhaber von Unionsmarken als auch die Rechte Dritter zu schützen.

Die Entscheidung betrifft eine in der Praxis häufiger als gedacht auftretende Konstellation: Ein Markeninhaber verlängert zunächst nur einen Teil einer Unionsmarke. Danach entschließt er sich – noch innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist – für eine umfassendere Verlängerung des von der Markeneintragung umfassten, nicht verlängerten Teils des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Nach bisheriger Praxis war in einem Antrag auf nur Teilverlängerung einer Unionsmarke ein impliziter Verzicht auf die von der Teilverlängerung nicht betroffenen Waren / Dienstleistungen der Unionsmarke gesehen worden. Dies hatte zur Konsequenz, dass die Teilverlängerung zu einem definitiven Verlust des restlichen Teils der Marke geführt hat. Ein „Nachjustieren“ war damit ausgeschlossen.

Fazit

Die Klarstellung des EuGH zu Gunsten des Markeninhabers ist ebenso rechtlich zutreffend wie aus Sicht des Markeninhabers zu begrüßen. Der EuGH schiebt damit einer Amtspraxis einen Riegel vor, die die Eigentumsrechte der Markeninhaber durch eine höchst zweifelhafte Interpretation als impliziter Teilverzicht abgeschnitten hat. Diese Missachtung war vermutlich der praktischen Bequemlichkeit des Amtes zu Gunsten einer raschen Registrierung der Teilverlängerung geschuldet.

Es bleibt abzuwarten, wie das Amt die Vorgabe des EuGH in die Praxis umsetzt, eine mögliche Verlängerung hinsichtlich weiterer Waren und Dienstleistungen von Unionsmarken während der Schonfrist im Markenregister zu berücksichtigen. Sollte das Amt hier die Verlängerung der Marke nicht überhaupt erst nach Ablauf des Schonfrist ins Register eintragen, ist aus der Perspektive Dritter nunmehr jedenfalls – etwa im Rahmen einer Verfügbarkeitsrecherche – bei der Eintragung nur teilverlängerter Unionsmarken zu beachten, dass scheinbar fallengelassene Waren und Dienstleistungen innerhalb der Schonfrist doch noch verlängert werden können.

Überblick: Die deutsche Rechtsprechung zu normessentiellen Paten­ten nach Huawei ./. ZTE

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Normessentielle Patente, die den Zugang zu Schlüsseltechnologien kontrollieren, sind seit mehreren Jahren in der Debatte. In einer Grundsatzentscheidung hat der EuGH Kriterien zur Durchsetzung solcher normessentieller Patente formuliert. In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung der deutschen Gerichte zeichnet sich jetzt ab, wie diese Kriterien in der Praxis umgesetzt werden.

Normen spielen bei Schlüsseltechnologien, wie der Telekommunikation, eine zentrale Rolle, um deren breite Nutzung zu ermöglichen. Patente auf obligatorische Normbestandteile, so genannte normessentielle Patente, bilden dabei eine neuralgische Stelle. Einerseits sind die meisten Schlüsseltechnologien ohne Innovation und Investition in Forschung und Entwicklung und damit auch ohne Patente schlechthin nicht denkbar. Anderseits können solche Patente gerade die gewünschte und angestrebte breite Nutzung der Technologie verhindern und insbesondere die Schaffung neuer und innovativer Produkte, die diese Technologien nutzen, blockieren.

Dieser Konflikt hat in den letzten Jahren die Gerichte nicht nur in Deutschland, sondern weltweit vor allem im Zusammenhang mit normessentiellen Patenten im Telekommunikationsbereich beschäftigt. Wirtschaftlich sind die Nutzer der Technologie auf Lizenzen zu normessentiellen Patenten angewiesen und haben dementsprechend bei Lizenzverhandlungen eine schwache Verhandlungsposition, insbesondere dann, wenn es um große Portfolien geht. Wenn sich eine Einigung nicht herbeiführen lässt, laufen sie Gefahr, im Wege der Durchsetzung der Patente binnen kurzem vom Markt ausgeschlossen zu werden. Auf der anderen Seite gibt es im Markt Verhaltensweisen, die Patente konsequent ignorieren und darauf aufbauen, dass der Patentinhaber seine Rechte jedenfalls kurzfristig nicht durchsetzen kann oder wird. Rechtlich mündet dies in die Frage, wann ein Patentinhaber seine marktbeherrschende Stellung missbraucht und wann er lediglich seine legitimen Interessen verfolgt.

In dieser Situation hatte der EuGH im Jahr 2015, wie im B&B Bulletin September 2015 berichtet, in der Rechtssache C-170 / 13 Huawei Technologies Co. Ltd. ./. ZTE Corp. und ZTE Deutschland GmbH entschieden(1), dass der Inhaber eines für einen technischen Standard essentiellen Patents (SEP), der sich gegenüber der Normierungsorganisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen (FRAND-Bedingungen) zu geben, eine marktbeherrschende Stellung durch eine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht missbraucht,

  • wenn er vor Erhebung der Klage
    … zum einen den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das fragliche SEP bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll,… und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und
  • der angebliche Verletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u. a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.

Mit der Frage, wie diese Kriterien konkret und insbesondere bei bereits anhängigen Verfahren anzuwenden sind, haben sich die deutschen Instanzgerichte zwischenzeitlich mehrfach beschäftigt. Weitgehende Übereinstimmung scheint zu bestehen, dass die Entscheidung des EuGH ex tunc wirkt und dementsprechend die Kriterien des EuGH auch in solchen Verfahren anzuwenden sind, die zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits anhängig waren(2). Damit stellt sich unmittelbar die Frage, ob der vom EuGH geforderte Hinweis auf die Patentverletzung bereits mit der Klage als erfolgt angesehen oder in einem laufenden Verfahren nachgeholt werden kann. Der 15. Zivilsenat des OLG Düsseldorf und der 6. Zivilsenat des OLG Karlsruhe sind, mit unterschiedlicher Begründung, der vorläufigen Ansicht, dass dies möglich sein solle. Das OLG Düsseldorf vertritt, dass ein Versäumnis bei den Obliegenheiten der Klägerin nicht zu einem endgültigen Rechtsverlust führen könne und die Worte „vor Klageerhebung“ in der Entscheidung des EuGH nicht zwingend wörtlich zu verstehen sind(3), während das OLG Karlsruhe die Frage der Missbräuchlichkeit der Klage von der Missbräuchlichkeit der Fortsetzung des Rechtsstreits trennt(4). Demgegenüber vertritt die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim die Ansicht, dass Sinn und Zweck der Entscheidung des EuGH sei, dass die Verhandlungen mit einer lizenzwilligen Gegenpartei unbelastet von dem Druck eines laufenden Verletzungsverfahrens erfolgen, und dementsprechend das Lizenzangebot vorprozessual zu erfolgen habe(5). In diesem Zusammenhang ist es beachtenswert, dass der EuGH mit seinem Berichtigungsbeschluss vom 15. Dezember 2015 noch einmal ausdrücklich klargestellt hat, dass sowohl der Hinweis auf die Verletzung als auch das klägerische Lizenzangebot vor Erhebung der Klage zu erfolgen haben.

Eine wesentliche Bedeutung hat die Frage gewonnen, wann ein Angebot den FRAND-Kriterien entspricht und wie dies im Zivilprozess zu prüfen ist. Insoweit hatte das OLG Düsseldorf bereits Anfang des vergangenen Jahres entschieden(6), dass die in der Entscheidung des EuGH formulierten Obliegenheiten den Beklagten nur dann treffen, wenn zuvor der Patentinhaber seine Obliegenheiten erfüllt hat. Danach kommt es insbesondere nicht darauf an, ob das Angebot des lizenzbereiten Beklagten den FRAND-Kriterien entspricht, wenn nicht festgestellt werden kann, dass von dem Patentinhaber eine Lizenz zu solchen Bedingungen angeboten worden ist. Das OLG Karlsruhe hat sich dem im Wesentlichen angeschlossen(7) und insbesondere darauf abgestellt, dass es nicht ausreiche festzustellen, dass das Angebot des Patentinhabers nicht evident FRAND-widrig sei(8). Damit stellt sich die Frage, was der Patentinhaber vortragen muss, um hinsichtlich des Missbrauchsvorwurfs auf der sicheren Seite zu sein.

Der 15. Zivilsenat des OLG Düsseldorf hat hierzu in einem kürzlich ergangenen Hinweisbeschluss an die Parteien(9) seine vorläufige Ansicht detailliert dargelegt.

Er betont zunächst noch einmal, dass die Grundsätze der Entscheidung Huawei ./. ZTE nur dann Anwendung finden, wenn der Patentinhaber eine marktbeherrschende Stellung hat, wofür der Beklagte die Beweislast trägt, und geht davon aus, dass die gegenüber der Normierungsbehörde abgegebene FRAND-Erklärung nur für den Fall einer marktbeherrschenden Stellung abgegeben worden sei und auch nur für diesen Fall gelte.

An den Hinweis auf die Patentverletzung seien, so das Gericht, keine hohen Anforderungen zu stellen. Die Mitteilung der Patentnummer und der konkret vorgeworfenen Benutzungshandlung reiche aus. Ebenso reiche es hinsichtlich der Lizenzbereitschaft der Beklagten aus, wenn diese erkläre, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen nehmen zu wollen. Für die Feststellung, dass die Beklagte in Wahrheit keine Lizenz nehmen wolle und die Lizenzbereitschaft lediglich formal erklärt habe, gälten hohe Anforderungen, die regelmäßig nur erfüllt seien, wenn das Verhalten des Patentbenutzers als ernsthafte und endgültige Lizenzverweigerung zu bewerten sei.

Detaillierte Anforderungen stellt das Gericht dagegen an das Lizenzangebot des Klägers und die von ihm zur Verfügung zu stellenden Informationen. Dabei geht das Gericht davon aus, dass nicht nur zu prüfen ist, ob das Angebot die wesentlichen Vertragsbestandteile eines Lizenzvertrages enthält und nicht evident FRAND-widrig ist, sondern vielmehr positiv festzustellen ist, dass es sich um ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen handelt, insbesondere dass der Patentinhaber dem Lizenzwilligen eine Lizenz zu vergleichbaren Konditionen wie anderen Lizenznehmern anbietet oder, im Falle einer Ungleichbehandlung, dafür triftige Gründe vorliegen. Vom Patentinhaber sind hierzu sämtliche Faktoren konkret darzulegen, aus denen sich die angebotene Lizenzgebühr ergibt und anhand derer nachgeprüft werden kann, dass das konkrete Angebot weder diskriminierend noch ausbeuterisch ist.

Hierfür muss nach vorläufiger Auffassung des Gerichts im Einzelnen zu Art und Umfang der bisherigen Lizenzierung vorgetragen werden, wenn die Beklagte (substantiiert) bestreitet, dass die angebotenen Konditionen den FRAND-Kriterien entsprechen. Insbesondere sind in diesem Fall zumindest die wesentlichen bisherigen Lizenznehmer und die mit ihnen vereinbarten Konditionen konkret zu benennen, ggf. unter einer Geheimhaltungsanordnung des Gerichts. Sofern das Angebot mit anderen Lizenzprogrammen verglichen wird, ist darzulegen, dass und warum das Portfolio des klagenden Patentinhabers mit den Portfolios der anderen Lizenzprogramme nach Qualität und Umfang vergleichbar ist.

Beim Angebot einer Portfoliolizenz ist ferner die Benutzung der Patente des Portfolios substantiiert darzulegen, z. B. unter Verwendung sogenannter Claim Charts; bei Vorlage einer Liste repräsentativer Patente (sogenannte Proud List) ist die Auswahl der Patente nachvollziehbar zu erläutern. Bei einer einheitlichen Lizenzgebühr für Länder mit unterschiedlichem Schutzrechtsbestand ist darzulegen, dass eine entsprechende Klausel in frei ausgehandelten Lizenzverträgen üblich ist oder aus anderen Gründen den FRAND-Kriterien entspricht. Zur Anpassung an etwaige Änderungen im Schutzrechtsbestand ist eine (in beide Richtungen offene) Änderungsklausel in den angebotenen Lizenzvertrag aufzunehmen. Ebenso sieht das Gericht eine Änderungsklausel für angezeigt, die verhindert, dass der Patentbenutzer im Falle weiterer berechtigter Lizenzforderungen übermäßig belastet wird.

Generell ist zu berücksichtigen, dass die Rechtsprechung wie auch die rechtliche Diskussion zu den Implikationen der Entscheidung Huawei ./. ZTE nach wie vor im Fluss und keineswegs abgeschlossen ist. Ein Endurteil eines Berufungsgerichts liegt bislang nicht vor; die vorangehend genannten Entscheidungen der Oberlandesgerichte Düsseldorf und Karlsruhe sind im Rahmen eines Zwangsvollstreckungsverfahrens bzw. im Wege eines Hinweisbeschlusses ergangen und präjudizieren die jeweilige Endentscheidung nicht. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist erst in einigen Jahren zu erwarten.

Fazit

Bei allen Vorbehalten zeichnet sich jedoch ein Paradigmenwechsel ab. Es scheint weitgehende Übereinstimmung darin zu bestehen, dass die Entscheidung des EuGH nicht nur einen Katalog von Formalitäten aufgestellt hat, den es, ggf. im Verletzungsprozess, abzuarbeiten gilt, sondern dass sich mit den von dem EuGH aufgestellten Kriterien inhaltliche Anforderungen sowohl an das klägerische Lizenzangebot als auch an den Vortrag im Verletzungsprozess verbinden, die den klagenden Patentinhaber stärker in die Pflicht nehmen und letztlich die Darlegungslast gegenüber dem status quo ante verschieben. Oblag es bisher dem Beklagten nachzuweisen, dass das Angebot des Lizenzinhabers evident FRAND zuwider läuft, ist es nun im Regelfall an dem Kläger darzulegen, dass sein Angebot nicht ausbeuterisch und nicht diskriminierend ist. Dabei geht es nicht darum, ob die von dem Patentinhaber konkret geforderte Lizenzgebühr unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten angemessen ist(10). Vielmehr geht es um eine rechtliche und vor allem kartellrechtliche Prüfung des klägerischen Angebots, ob dieses angesichts der üblichen Lizenzpraxis in der Branche und der spezifischen Lizenzpraxis des Patentinhabers als fair und insbesondere nicht diskriminierend zu werten ist.
Dies erfordert allerdings, soweit nicht unabhängige Informationen zu den üblichen Konditionen und Gepflogenheiten auf dem entsprechenden Gebiet vorliegen, eine umfassende Darlegung und damit auch Offenlegung der Lizenzpolitik des Klägers, die nicht unbedingt in seinem Interesse liegt und auch vertraglichen Vereinbarungen zuwiderlaufen kann. Dies mag für manche Patentinhaber ein Grund sein, auf andere Jurisdiktionen oder alternative Streitbeilegung auszuweichen. Allerdings bildet die von dem OLG Düsseldorf in Erwägung gezogene Geheimhaltungsanordnung einen – von den Gerichten entsprechend auszugestaltenden – Rahmen(11), in dem sich grundsätzlich auch vertrauliche Sachverhalte erörtern lassen und wie er in ähnlicher Form aus anderen Rechtskreisen schon länger bekannt ist. Dem Beklagten gegenüber werden sich entscheidungserhebliche Informationen allerdings nicht geheimhalten lassen. Dies folgt nicht nur aus dem grundgesetzlich garantierten Rechts auf rechtliches Gehör. Man wird dem Beklagten fairerweise einen Anspruch auf Informationen zugestehen, die ihm nicht vorliegen und die ihm, unabhängig von den Angaben des Patentinhabers, eine eigene Beurteilung gestatten, ob das Angebot des Klägers den FRAND-Kriterien entspricht.

Wenn sich die Ansicht des OLG Düsseldorf durchsetzt, dass die Konformität mit FRAND vom Gericht positiv festzustellen ist, ergibt sich für den Kläger eine weitere Schwierigkeit. Er muss nämlich für das Gericht nachvollziehbar erläutern, warum sein Angebot fair und nicht diskriminierend ist. Gelingt ihm dies nicht, wird sein Unterlassungsbegehren abgewiesen. Der Umstand, dass sich Lizenzverträge aufgrund ihrer spezifischen Regelungen und Konditionen oft schwer und manchmal nicht ohne Hilfe eines Sachverständigen vergleichen lassen, geht dabei zu seinen Lasten. Dies kann im Einzelfall die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs erheblich erschweren oder sogar unmöglich machen.

Die Tendenz der deutschen Gerichte geht derzeit zu einer eher großzügigen Handhabung der formalen Erfordernisse, aber einer genauen Prüfung in der Sache. Dies ist im Interesse beider Seiten begrüßenswert. Ob es in der Sache bei den weitreichenden Anforderungen bleibt, wie sie das OLG Düsseldorf jetzt formuliert hat, wird man sehen müssen. Patentinhaber, die eine transparente Lizenzpolitik verfolgen, die sich konsistent und schlüssig darlegen lässt, sind jedenfalls im Vorteil.

Anmerkungen:
1 EuGH C-170/13 – Huawei Technologies Co. Ltd ./. ZTE Corp. u.a., Urteil vom 16. Juli 2015, ABl. C. 302, 2, deutsche Fassung berichtigt mit Beschluss vom 15. Dezember 2015
2 OLG Karlsruhe 6 U 55/16, Beschluss vom 31. Mai 2016, Rn. 25, OLG Düsseldorf 15 U 66/15, Beschluss vom 17. November 2016, Rn. 4
3 OLG Düsseldorf 15 U 36/16, Beschluss vom 9. Mai 2016, Rn. 36 und 37, dezidierter in 15 U 66/15, Beschluss vom 17. November 2016, Rn. 9
4 OLG Karlsruhe 6 U 55/16, Beschluss vom 31. Mai 2016, Rn. 27
5 OLG Mannheim 7 O 209/15, Urteil vom 1. Juli 2016, Rn. 119, 7 O 19/16, Urteil vom 17. November 2016, Rn. 86
6 OLG Düsseldorf 15 U 65/15, Beschluss vom 13. Januar 2016
7 OLG Karlsruhe 6 U 55/16, Beschluss vom 31. Mai 2016
8 so die Vorinstanz, vgl. LG Mannheim 7 O 96/14, Urteil vom 4. März 2016
9 OLG Düsseldorf 15 U 66/15, Hinweisbeschluss vom 17. November 2016.
10 Die gerichtliche Klärung dieser Frage wurde regelmäßig als problematisch angesehen, vgl. LG Mannheim 7 O 66/15, Urteil vom 29. Januar 2016, Rn. 55
11 Eine konkrete Anordnung wurde kürzlich vom 2. Zivilsenat des OLG Düsseldorf erlassen, vgl. OLG Düsseldorf 2 U 31/16, Beschluss vom 17. Januar 2017

Neues zur äquivalenten Patentverletzung

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In zwei seiner jüngsten Entscheidungen hat sich der Bundesgerichtshof mit der Auslegung von Patentansprüchen befasst. Insbesondere wurde die Frage des Schutzbereichs eines Anspruchs behandelt, der während des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens auf eine einzelne Ausführungsform beschränkt wurde.

Die Möglichkeit der Verletzung eines Patents über den exakten Wortlaut der erteilten Patentansprüche hinaus – im Wege der der sogenannten äquivalenten Patentverletzung – ist vor deutschen Gerichten seit langem anerkannt. Die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine äquivalente Patentverletzung bejaht werden kann, wurden in der Rechtsprechung entwickelt. Insbesondere muss das Austauschmittel zur anspruchsgemäßen Lösung technisch gleichwirkend sein, für den Fachmann naheliegend sein und sich am Sinngehalt der Erfindung orientieren.

Ein interessanter Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob eine äquivalente Patentverletzung auch dann bejaht werden kann, wenn die ursprünglich eingereichte Anmeldung verschiedene Ausführungsformen lehrt (wobei jede der Ausführungsformen eine Lösung für die zu lösende technische Aufgabe darstellt), jedoch lediglich eine dieser Ausführungsformen Eingang in die erteilten Ansprüche gefunden hat. In einer früheren Entscheidung („Okklusionsvorrichtung“, X ZR 16 / 09) hat der BGH diese Frage für den Fall verneint, in dem alle besagten unterschiedlichen Ausführungsformen explizit in der ursprünglich eingereichten Anmeldung erwähnt wurden.

In zwei seiner jüngsten Entscheidungen hat sich der BGH nun erneut mit dieser Frage befasst. In der ersten Entscheidung („Pemetrexed“, X ZR 29 / 15) wurde eine Gruppe chemischer Verbindungen in der Patentschrift mittels eines generischen Begriffs beschrieben. Alle Verbindungen, die durch den generischen Begriff umfasst waren, wurden als eine Lösung der zu lösenden Aufgabe genannt. Allerdings wurde lediglich eine der verschiedenen unter den generischen Begriff fallenden Verbindungen auch explizit in der Anmeldung genannt. Der erteilte Anspruch bezog sich nun lediglich auf diese explizit genannte Verbindung. Der Beklagte des Verletzungsverfahrens brachte eine andere Verbindung – die zwar nicht explizit in den Ansprüchen genannt wurde, aber durch den generischen Begriff umfasst war – in den Verkehr. Die entscheidende Frage des Verletzungsverfahrens war daher, ob die verbleibenden Möglichkeiten – die nicht explizit in der Beschreibung genannt wurden, aber durch den generischen Begriff umfasst waren – eine äquivalente Verletzung des Schutzbereichs der erteilten Ansprüche darstellen können oder nicht. Der BGH bestätigte hierzu zunächst, dass – prinzipiell – auch in einem solchen Fall konkrete alternative Lösungsmöglichkeiten, die lediglich in der Beschreibung genannt werden, nicht in den Schutzbereich des erteilten Patents fallen könnten. Allerdings könne Abweichendes dann gelten, wenn die anspruchsgemäße Lösung lediglich als ein Beispiel für ein allgemeines technisches Konzept diene und der Fachmann in der Lage sei, aus dem Wortlaut des Anspruchs weitere Ausführungsformen, die eine Verwirklichung dieses allgemeinen technischen Konzepts darstellen, abzuleiten.

Diese Ansicht wurde in einer nachfolgenden Entscheidung des BGH („V-förmige Führungsanordung“, X ZR 76 / 14) noch einmal bestätigt. In diesem Fall war gemäß dem Wortlaut der erteilten Ansprüche die V-förmige Ausgestaltung eines speziellen Teils einer Vorrichtung vorgesehen. In der Beschreibung wurden andere Formen allgemein als alternative Lösung erwähnt, ohne jedoch auf konkrete alternative Formen abzustellen. Die Beklagte des Verletzungsverfahrens brachte nun Vorrichtungen in Verkehr, in denen der besagte besondere Teil U-förmig statt V-förmig ausgestattet war. Wie schon in der Pemetrexed-Entscheidung kam der BGH zu dem Schluss, dass eine allgemeine Lehre in der Beschreibung, die den Fachmann prinzipiell in die Lage versetzt, weitere Ausführungsformen aufzufinden, allein nicht ausreichend sei, um eine äquivalente Patentverletzung prinzipiell zu verneinen. Dies gelte selbst dann, wenn lediglich eine spezifische Ausführungsform in den Ansprüchen Niederschlag gefunden habe. Lediglich dann, wenn andere spezifische Ausführungsformen explizit (!) in der Beschreibung genannt würden (allerdings nicht Gegenstand der erteilten Ansprüche sind), wäre eine äquivalente Patentverletzung in Übereinstimmung mit den in der Okklusionsvorrichtung-Entscheidung entwickelten Grundsätzen grundsätzlich zu verneinen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der BGH seine frühere Okklusionsvorrichtung-Entscheidung „entschärft“ hat, indem er klargestellt hat, dass die in dieser Entscheidung aufgestellten Grundsätze nur dann uneingeschränkt Anwendung finden sollen, wenn von mehreren explizit genannten Ausführungsformen lediglich eine Eingang in die erteilten Ansprüche gefunden hat. Das allgemeine Erwähnen anderer Ausführungsformen, etwa unter Verwendung generischer Begriffe, sei hingegen nicht ausreichend, um eine äquivalente Patentverletzung kategorisch zu verneinen. Vor dem Hintergrund dieser Entscheidungen ist verstärkt darauf zu achten, dass sämtliche Ausführungsformen, die in den Anmeldungsunterlagen explizit genannt werden, auch durch die erteilten Patentansprüche umfasst werden.

Erste einstweilige Benut­zungserlaubnis für ein AIDS-Medikament in Deutschland angeordnet

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Das Bundespatentgericht hat in einem im Februar 2017 veröffentlichten Urteil erstmals in einem Eilverfahren eine einstweilige Benutzungserlaubnis gemäß § 85 des Patentgesetzes angeordnet. Demgemäß ist es Merck (USA) vorläufig gestattet, das HIV-Medikament Raltegravir, welches unter dem Markennamen Isentress® in Deutschland vertrieben wird, weiter anzubieten.

Zuvor hatte das japanische Unternehmen Shionogi & Co. Ltd. im Jahr 2015 eine einstweilige Verfügung gegenüber Merck (USA) beantragt, da der Vertrieb von Isentress® angeblich eine Verletzung des deutschen Teils seines europäischen Patents 1 422 218 (DE 602 42 459) darstellen würde. Nachdem Shionogi das Angebot von Merck (USA) für eine weltweite Lizenz zur Nutzung dieses Patents abgelehnt hatte, antwortete Merck (USA) mit der Beantragung einer Zwangslizenz und ersuchte parallel eine einstweilige Verfügung im Zwangslizenzverfahren für eine dringliche Benutzungserlaubnis gemäß § 85 des deutschen Patentgesetzes.

In dem entsprechenden Fall 3 Li 1 / 16 (EP) vor dem 3. Senat des Bundespatentgerichts ersuchen verschiedene Unternehmen der US-amerikanischen Gruppe Merck & Co. eine Zwangslizenz für das oben benannte AIDS-Medikament im Rahmen eines dringenden öffentlichen Interesses an der Sicherung der Gesundheitsversorgung.

In seinem Urteil vom 31. August 2016, welches nunmehr am 3. Februar 2017 mit einer Urteilsbegründung veröffentlicht wurde, hat das Bundespatentgericht auf eine einstweilige Benutzungserlaubnis des europäischen Patents durch Merck (USA) entschieden. Gemäß dem Urteil ist es Merck (USA) vorläufig gestattet, die bereits zuvor verteilten Formen von Raltegravir auch weiterhin als Arzneimittel Isentress® zur antiretroviralen Therapie gegen HIV-Infektionen und AIDS in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten.

Unter Berücksichtigung eines unabhängigen Gutachtens kam der 3. Senat zu dem Schluss, dass das Arzneimittel Raltegravir von bestimmten Gruppen HIV-infizierter Patienten und von AIDS-Erkrankten aus medizinischen Gründen benötigt werde. Diese Gruppen von Patienten können nicht zu anderen Arzneimitteln wechseln, ohne signifikante Gesundheitsrisiken einzugehen. Dies gilt insbesondere für Schwangere, Neugeborene, Neuinfizierte und auch für Patienten, die bereits seit vielen Jahren gegen HIV und AIDS behandelt werden.

In seiner Entscheidung ist der 3. Senat auch der Auffassung, dass unter der fortgesetzten Verwendung von Raltegravir ein mögliches Risiko von Neuinfektionen durch Dritte abnehmen würde, da durch diesen Wirkstoff eine effektivere Reduktion der HI-Viruslast zur Verfügung stehe. Darüber hinaus haben die Kläger nach Ansicht des Senats auch die übrigen Voraussetzungen einer Zwangslizenz nach § 24 Abs. 1 des deutschen Patentgesetzes vorläufig erfüllt.

Ferner wurde aufgrund einer mündlichen Verhandlung, die für den 13. September 2016 vor dem Landgericht Düsseldorf anberaumt wurde (zum Zeichen 4c O 48 / 15), die erforderliche Dringlichkeit für die Gewährung einer solchen Zwischenbenutzung nach § 85 des deutschen Patentgesetzes erfüllt. In diesem parallelen Verfahren wurde von der Patentinhaberin die Verurteilung von Merck (USA) wegen einer angeblichen Verletzung des europäischen Patents 1 432 218 durch die Vermarktung von Isentress® beantragt.

Zusammenfassend stellte das Bundespatentgericht fest, dass die vorgenannten Tatsachen die Gewährung einer vorläufigen Zwangslizenz auf der Grundlage eines dringenden öffentlichen Interesses ermöglichen würden. Eine solche Entscheidung ist für das Bundespatentgericht in Deutschland ungewöhnlich, da die deutschen Gerichte traditionell zögern, Zwangslizenzen zu erteilen. Insbesondere im Rahmen eines Eilverfahrens, wie im vorliegenden Fall. Typischerweise werden Zwangslizenzverfahren durch eine außergerichtliche Vereinbarung zwischen dem Patentinhaber und den potentiellen Lizenznehmern vor einer Entscheidung abgeschlossen.

Das Hauptverfahren von 3 Li 1 / 16 (EP) bleibt anhängig, und Shionogi kann sich gegen die oben zusammengefasste Entscheidung in der einstweiligen Verfügung beschweren.

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