Kurskorrektur durch EuGH: Antrag auf Teilverlängerung für Unionsmarke enthält keinen impliziten Teilverzicht

Mit Urteil vom 22. Juni 2016 hat der EuGH als höchste europäische Instanz in Markenangelegenheiten eine bisherige konstante Praxis bei der Teilverlängerung von Unionsmarken zugunsten des Markeninhabers korrigiert. Auch entgegen der Unterinstanzen im konkreten Rechtsstreit räumt der EuGH Nissan als Inhaberin der betroffenen Marke ein, eine zunächst nur für einen Teil der abgedeckten Waren verlängerte Marke zu einem späteren Zeitpunkt, aber noch innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist nach Ende der Schutzdauer, auch für die verbleibenden Waren zu verlängern. Damit kann der Inhaber eine Unionsmarke bei deren zunächst nur teilweisen Verlängerung für die dabei nicht berücksichtigten Klassen „nachlegen“, auch wenn er bereits zuvor einen Antrag auf Verlängerung für andere Klassen gestellt hat.

Im konkreten Fall hatte Nissan deren Unionsmarkeneintragung 002 188 118 (Wort / Bild CVTC) zunächst nur teilweise verlängert. Nach der daraufhin erfolgten üblichen Bestätigung des EUIPO der teilweisen Verlängerung mit Ankündigung der Löschung der verbleibenden Waren hatte Nissan noch innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist die Verlängerung der bisher nicht einbezogenen Waren der Klasse 9 beantragt. Nach Zurückweisung durch das EUIPO scheiterte Nissan vor der Beschwerdekammer des EUIPO ebenso wie vor dem Europäischen Gericht (EuG). Das EuG hatte zwar die von der Beschwerdekammer noch unterstützte Amtspraxis zurückgewiesen, Nissan hätte durch den nur teilweisen Verlängerungsantrag auf die nicht verlängerten Klassen implizit verzichtet (Art. 50 UMV). Dennoch hielt das EuG eine stufenweise Verlängerung für unzulässig.

Unter Verweis auf die englische Fassung von Art. 47 III 3 UMV sah das Gericht die Möglichkeit der Einreichung eines Verlängerungsantrags nach dem Ablauf der ursprünglichen Frist von der Bedingung abhängig, dass während dieser Frist kein Verlängerungsantrag eingereicht worden sei.
Demgegenüber macht der EuGH den Weg für eine stufenweise Verlängerung einer Unionsmarke innerhalb der Schonfrist frei:

Grundsätzlich sieht die UMV mit einer unbegrenzten Verlängerung einer Unionsmarke sowie einer zusätzlichen Schonfrist eine Erleichterung für den Inhaber des durch das Unionsrecht verliehenen ausschließlichen Markenrechts vor und schützt dessen wirtschaftliche Bedeutung.
Weitere Sprachfassungen von Art. 47 III 1 UMV legen nahe, dass der Unionsgesetzgeber die Einreichung eines Antrags auf Verlängerung einer Unionsmarke während der Nachfrist allein von der Zahlung einer Zuschlagsgebühr abhängig gemacht hat und nicht von der zusätzlichen Voraussetzung, dass zuvor kein Antrag auf Verlängerung eingereicht worden ist; damit ergibt sich aus Art. 47 UMV kein Verbot, zeitlich gestaffelt und auf verschiedene Waren- oder Dienstleistungsklassen bezogene Anträge auf Verlängerung einer Unionsmarke einzureichen.
Ebenso wenig stehen Gründe der Rechtssicherheit sukzessiven Teilverlängerungsanträgen entgegen; zwar weist die Eintragung eines Teilverlängerungsantrags eine Unionsmarke im Register ab dem Tag nach Ablauf der Eintragung erga omnes einen inhaltlichen Umfang der teilverlängerten Unionsmarke aus, der durch eine Verlängerung der weiteren Waren und Dienstleistungen innerhalb der Schonfrist noch erweiternd abgeändert werden kann. Allerdings muss das EUIPO einen Teilverlängerungsantrag nicht vor Ablauf der Nachfrist eintragen und kann zudem im Fall einer solchen Eintragung statt einer Entfernung bestimmter Waren- oder Dienstleistungsklassen aus dem Register Informationsmaßnahmen ergreifen, die es ermöglichen, sowohl die Rechte der Inhaber von Unionsmarken als auch die Rechte Dritter zu schützen.

Die Entscheidung betrifft eine in der Praxis häufiger als gedacht auftretende Konstellation: Ein Markeninhaber verlängert zunächst nur einen Teil einer Unionsmarke. Danach entschließt er sich – noch innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist – für eine umfassendere Verlängerung des von der Markeneintragung umfassten, nicht verlängerten Teils des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Nach bisheriger Praxis war in einem Antrag auf nur Teilverlängerung einer Unionsmarke ein impliziter Verzicht auf die von der Teilverlängerung nicht betroffenen Waren / Dienstleistungen der Unionsmarke gesehen worden. Dies hatte zur Konsequenz, dass die Teilverlängerung zu einem definitiven Verlust des restlichen Teils der Marke geführt hat. Ein „Nachjustieren“ war damit ausgeschlossen.

Fazit

Die Klarstellung des EuGH zu Gunsten des Markeninhabers ist ebenso rechtlich zutreffend wie aus Sicht des Markeninhabers zu begrüßen. Der EuGH schiebt damit einer Amtspraxis einen Riegel vor, die die Eigentumsrechte der Markeninhaber durch eine höchst zweifelhafte Interpretation als impliziter Teilverzicht abgeschnitten hat. Diese Missachtung war vermutlich der praktischen Bequemlichkeit des Amtes zu Gunsten einer raschen Registrierung der Teilverlängerung geschuldet.

Es bleibt abzuwarten, wie das Amt die Vorgabe des EuGH in die Praxis umsetzt, eine mögliche Verlängerung hinsichtlich weiterer Waren und Dienstleistungen von Unionsmarken während der Schonfrist im Markenregister zu berücksichtigen. Sollte das Amt hier die Verlängerung der Marke nicht überhaupt erst nach Ablauf des Schonfrist ins Register eintragen, ist aus der Perspektive Dritter nunmehr jedenfalls – etwa im Rahmen einer Verfügbarkeitsrecherche – bei der Eintragung nur teilverlängerter Unionsmarken zu beachten, dass scheinbar fallengelassene Waren und Dienstleistungen innerhalb der Schonfrist doch noch verlängert werden können.