Neues zur äquivalenten Patentverletzung

In zwei seiner jüngsten Entscheidungen hat sich der Bundesgerichtshof mit der Auslegung von Patentansprüchen befasst. Insbesondere wurde die Frage des Schutzbereichs eines Anspruchs behandelt, der während des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens auf eine einzelne Ausführungsform beschränkt wurde.

Die Möglichkeit der Verletzung eines Patents über den exakten Wortlaut der erteilten Patentansprüche hinaus – im Wege der der sogenannten äquivalenten Patentverletzung – ist vor deutschen Gerichten seit langem anerkannt. Die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine äquivalente Patentverletzung bejaht werden kann, wurden in der Rechtsprechung entwickelt. Insbesondere muss das Austauschmittel zur anspruchsgemäßen Lösung technisch gleichwirkend sein, für den Fachmann naheliegend sein und sich am Sinngehalt der Erfindung orientieren.

Ein interessanter Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob eine äquivalente Patentverletzung auch dann bejaht werden kann, wenn die ursprünglich eingereichte Anmeldung verschiedene Ausführungsformen lehrt (wobei jede der Ausführungsformen eine Lösung für die zu lösende technische Aufgabe darstellt), jedoch lediglich eine dieser Ausführungsformen Eingang in die erteilten Ansprüche gefunden hat. In einer früheren Entscheidung („Okklusionsvorrichtung“, X ZR 16 / 09) hat der BGH diese Frage für den Fall verneint, in dem alle besagten unterschiedlichen Ausführungsformen explizit in der ursprünglich eingereichten Anmeldung erwähnt wurden.

In zwei seiner jüngsten Entscheidungen hat sich der BGH nun erneut mit dieser Frage befasst. In der ersten Entscheidung („Pemetrexed“, X ZR 29 / 15) wurde eine Gruppe chemischer Verbindungen in der Patentschrift mittels eines generischen Begriffs beschrieben. Alle Verbindungen, die durch den generischen Begriff umfasst waren, wurden als eine Lösung der zu lösenden Aufgabe genannt. Allerdings wurde lediglich eine der verschiedenen unter den generischen Begriff fallenden Verbindungen auch explizit in der Anmeldung genannt. Der erteilte Anspruch bezog sich nun lediglich auf diese explizit genannte Verbindung. Der Beklagte des Verletzungsverfahrens brachte eine andere Verbindung – die zwar nicht explizit in den Ansprüchen genannt wurde, aber durch den generischen Begriff umfasst war – in den Verkehr. Die entscheidende Frage des Verletzungsverfahrens war daher, ob die verbleibenden Möglichkeiten – die nicht explizit in der Beschreibung genannt wurden, aber durch den generischen Begriff umfasst waren – eine äquivalente Verletzung des Schutzbereichs der erteilten Ansprüche darstellen können oder nicht. Der BGH bestätigte hierzu zunächst, dass – prinzipiell – auch in einem solchen Fall konkrete alternative Lösungsmöglichkeiten, die lediglich in der Beschreibung genannt werden, nicht in den Schutzbereich des erteilten Patents fallen könnten. Allerdings könne Abweichendes dann gelten, wenn die anspruchsgemäße Lösung lediglich als ein Beispiel für ein allgemeines technisches Konzept diene und der Fachmann in der Lage sei, aus dem Wortlaut des Anspruchs weitere Ausführungsformen, die eine Verwirklichung dieses allgemeinen technischen Konzepts darstellen, abzuleiten.

Diese Ansicht wurde in einer nachfolgenden Entscheidung des BGH („V-förmige Führungsanordung“, X ZR 76 / 14) noch einmal bestätigt. In diesem Fall war gemäß dem Wortlaut der erteilten Ansprüche die V-förmige Ausgestaltung eines speziellen Teils einer Vorrichtung vorgesehen. In der Beschreibung wurden andere Formen allgemein als alternative Lösung erwähnt, ohne jedoch auf konkrete alternative Formen abzustellen. Die Beklagte des Verletzungsverfahrens brachte nun Vorrichtungen in Verkehr, in denen der besagte besondere Teil U-förmig statt V-förmig ausgestattet war. Wie schon in der Pemetrexed-Entscheidung kam der BGH zu dem Schluss, dass eine allgemeine Lehre in der Beschreibung, die den Fachmann prinzipiell in die Lage versetzt, weitere Ausführungsformen aufzufinden, allein nicht ausreichend sei, um eine äquivalente Patentverletzung prinzipiell zu verneinen. Dies gelte selbst dann, wenn lediglich eine spezifische Ausführungsform in den Ansprüchen Niederschlag gefunden habe. Lediglich dann, wenn andere spezifische Ausführungsformen explizit (!) in der Beschreibung genannt würden (allerdings nicht Gegenstand der erteilten Ansprüche sind), wäre eine äquivalente Patentverletzung in Übereinstimmung mit den in der Okklusionsvorrichtung-Entscheidung entwickelten Grundsätzen grundsätzlich zu verneinen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der BGH seine frühere Okklusionsvorrichtung-Entscheidung „entschärft“ hat, indem er klargestellt hat, dass die in dieser Entscheidung aufgestellten Grundsätze nur dann uneingeschränkt Anwendung finden sollen, wenn von mehreren explizit genannten Ausführungsformen lediglich eine Eingang in die erteilten Ansprüche gefunden hat. Das allgemeine Erwähnen anderer Ausführungsformen, etwa unter Verwendung generischer Begriffe, sei hingegen nicht ausreichend, um eine äquivalente Patentverletzung kategorisch zu verneinen. Vor dem Hintergrund dieser Entscheidungen ist verstärkt darauf zu achten, dass sämtliche Ausführungsformen, die in den Anmeldungsunterlagen explizit genannt werden, auch durch die erteilten Patentansprüche umfasst werden.