Entscheidung G 1/23: Reproduzierbarkeit nicht mehr relevant

Öffentlich zugängliches Produkt, auch wenn nicht reproduzierbar, ist Stand der Technik

In der am 2. Juli 2025 ergangenen Entscheidung G 1/23 befasste sich die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts mit der Frage, ob ein in Verkehr gebrachtes Produkt unabhängig von seiner Ausführbarkeit als Stand der Technik gilt. Insbesondere wurde vorgelegt, ob die nicht reproduzierbare Vorbenutzung eines Produkts sowohl dessen Zusammensetzung als auch das Produkt als solches vom Stand der Technik ausschließt.

Zentrale Aussagen der Entscheidung

Zugänglichkeit genügt: Ein Produkt, das der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurde (z. B. durch Verkauf), gilt als Stand der Technik – auch dann, wenn es zu diesem Zeitpunkt technisch nicht analysiert oder reproduziert werden konnte.
Keine Reproduzierbarkeitsanforderung: Artikel 54(2) EPÜ erfordert nicht, dass der Fachmann in der Lage gewesen sein muss, das Produkt vor dem Anmeldetag zu reproduzieren. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf Erfindungen in der Chemie und Materialwissenschaft, wo die innere Zusammensetzung oft schwer zugänglich ist.
Mögliche Auswirkungen auch auf computerimplementierte Erfindungen: Insbesondere dort, wo der exakte Code oder die zugrunde liegenden Algorithmen schwer überprüfbar sind oder bei Prototypen, die unter Vereinbarungen geliefert wurden, welche Reverse Engineering oder interne Eingriffe untersagen.

Sachverhalt

Ausgangspunkt war ein Einspruch der Borealis GmbH gegen das europäische Patent EP 2 626 911 der Patentinhaberinnen Mitsui Chemicals, Inc. und Mitsui Chemicals ICT Materia, Inc., betreffend ein Abdichtmaterial für Solarzellen.

Im Zentrum der Auseinandersetzung stand das im Handel erwerbliche Produkt „ENGAGE® 8400“, ein komplexes Polymer zur Versiegelung von Solarmodulen. Obwohl dieses Produkt vor dem Prioritätsdatum des im Einspruch angegriffenen Patents in den Handel gelangt war, konnte seine chemische Zusammensetzung bis zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig analysiert und damit auch nicht reproduziert werden.

Vor diesem Hintergrund wurde kontrovers diskutiert, ob ein derartiges (offengelegtes, jedoch angeblich nicht reproduzierbares) Produkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als Stand der Technik herangezogen werden kann.

In der früheren Entscheidung G 1/92 wurde entschieden, dass „die chemische Zusammensetzung eines Produkts dann Stand der Technik ist, wenn das Produkt als solches der Öffentlichkeit zugänglich ist und von dem Fachmann analysiert und reproduziert werden kann – unabhängig davon, ob ein konkreter Anlass zur Analyse besteht“. Die Große Beschwerdekammer stellte damals klar, dass, wenn es dem Fachmann möglich ist, die Zusammensetzung oder innere Struktur des Produkts und deren Reproduktion ohne unzumutbaren Aufwand zu ermitteln, sowohl das Produkt als auch seine Zusammensetzung oder Struktur zum Stand der Technik gehören. Dies eröffnete die Möglichkeit, nicht reproduzierbare Offenbarungen – einschließlich nicht reproduzierbarer öffentlicher Vorbenutzungen – vom Stand der Technik auszuschließen.

Die Vorlage an die Große Beschwerdekammer hatte daher zum Ziel, zu klären, ob die nicht reproduzierbare Vorbenutzung eines Produkts dessen Zusammensetzung vom Stand der Technik ausschließt – oder ob auch das Produkt als solches ausgeschlossen ist.

Dies ist von Bedeutung, weil ein Produkt, das als solches ausgeschlossen ist, nicht als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden kann. Die Vorlage bezweckt außerdem eine Klärung des Begriffs der „Ausführbarkeit“ im Zusammenhang mit der Vorbenutzung eines Produkts – insbesondere, ob „Ausführbarkeit“ erfordert, dass der Fachmann in der Lage ist, das exakte Produkt vollständig zu analysieren und zu reproduzieren.

Die Entscheidung und ihre Folgen

In der neuen Entscheidung G 1/23 stellt die Große Beschwerdekammer klar: Die chemische Zusammensetzung eines Produkts gehört dann zum Stand der Technik, wenn das Produkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und vom Fachmann analysiert werden kann – unabhängig davon, ob ein Anlass zur Analyse bestand.

Damit wird die frühere Entscheidung G 1/92 nicht aufgehoben, aber insoweit modifiziert, als das Kriterium der Reproduzierbarkeit künftig nicht mehr relevant ist für die Beurteilung, ob eine offenkundige Vorbenutzung öffentlich zugänglich war und damit zum Stand der Technik gehört.

Die Kammer betont, dass es beim Stand der Technik um technische Lehren oder Informationen geht, die – einmal öffentlich gemacht – nicht dadurch verlorengehen, dass der physische Träger (z. B. das Produkt) später nicht mehr verfügbar ist. Probleme bei der Beweisführung, was durch ein Produkt offenbart wurde, betreffen die Beweislage – nicht den Rechtsstatus als Stand der Technik.

Auch wenn ein nicht reproduzierbares Produkt nun grundsätzlich den Stand der Technik bilden und damit neuheitsschädlich sein kann, folgt daraus nicht automatisch, dass es auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eine Rolle spielt. Die Kammer stellte klar, dass der Fachmann ein solches Produkt aus guten Gründen als irrelevanten Stand der Technik ansehen kann – etwa weil eine Analyse nicht sinnvoll oder nicht zielführend erscheint. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hängt vom Einzelfall ab und berücksichtigt viele Faktoren, einschließlich des allgemeinen Fachwissens, der analysierbaren Eigenschaften des Produkts und praktischer Beschränkungen.

Dies wirft auch die Frage auf, ob die Analyse eines chemischen Produkts, wie in G 1/23 erörtert, mit der Analyse eines (kompilierten) Softwareprodukts gleichzusetzen ist, das auf dem Markt verfügbar ist. Dabei ist zu bedenken, dass das Dekompilieren von Softwareprodukten in der EU nur unter besonderen Umständen erlaubt ist, da die Reproduktion und Übersetzung von Codeformen grundsätzlich dem Urheberrecht unterliegt (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2021, C-13/20 – „Top Systems/Belgischer Staat“ zur Richtlinie 2009/24/EG). Möglicherweise hat diese Entscheidung Auswirkung auf die Frage, was als fachmännisches Handeln oder als die übliche Vorgehensweise des Fachmanns erwartet werden kann. Insbesondere können Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen Dekompilieren oder Reverse Engineering explizit verbieten. Im Gegensatz dazu gilt in der Chemie die Analyse eines Produkts in der Regel als zum Standardrepertoire der Fachperson gehörig und unterliegt keinen rechtlichen Beschränkungen.

Auswirkungen auf die Praxis

Für das Prüfungsverfahren: Die Neuheit kann nun auch durch Produkte zerstört werden, deren genaue Zusammensetzung nicht rekonstruierbar ist – allein deren öffentliche Zugänglichkeit ist entscheidend.
Für Anmelder: Vorsicht walten lassen bei der Vermarktung innovativer Produkte vor dem Anmeldetag einer ersten Patentanmeldung – selbst wenn diese Produkte schwer zu analysieren sind –, da sie dennoch als neuheitsschädlich angesehen werden können. Die frühzeitige Einreichung der Patentanmeldung ist dadurch noch wichtiger geworden, da es nach dem Inverkehrbringen eines Produkts noch weniger Möglichkeiten gibt, dessen neuheitsschädliche Wirkung zu verhindern.
Für Recherche und Einspruch: Vermehrt sollte auch auf tatsächlich auf dem Markt befindliche Produkte geachtet werden – unabhängig davon, ob deren technische Offenbarung vollständig ist.
Für Lizenzverträge, Kooperationen und die Lieferung von Prototypen insbesondere im Bereich Mechanik und Software: Es empfiehlt sich, ein ausdrückliches Verbot des Dekompilierens und Reverse-Engineerings in die schriftliche Vereinbarung aufzunehmen.