Update zum EuGH-Urteil C-339/22: Aktuelle Recht­sprechung des UPC zur „Long Arm Jurisdiction“

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Die Pionierentscheidung des UPC in Düsseldorf zur „long arm jurisdiction“ und das erste UPC-Urteil mit UK-spezifischem Unterlassungstitel in den Fällen Fujifilm gegen Kodak verdeutlichen die Umsetzung sowie Weiterentwicklung des EuGh-Leitsatzes und schaffen eine neue Dynamik für grenzüberschreitende Patentklagen in Europa und darüber hinaus.

Einleitung

Das viel beachtete EuGH-Urteil C-339/22 (BSH-Hausgeräte gegen Electrolux) hat Anfang 2025 die internationalen Zuständigkeiten für Patentstreitigkeiten neu definiert und erheblich erweitert. Seither stellt sich die Fachwelt die Frage, wie „long arm jurisdiction“ in der Praxis von nationalen Gerichten und speziell vom Einheitlichen Patentgericht (UPC) angewandt wird. Jüngste Entscheidungen des UPC, namentlich in den Fällen Fujifilm gegen Kodak vor den Kammern in Düsseldorf und Mannheim, zeigen erstmals konkret, wie der EuGH-Leitsatz umgesetzt und weiterentwickelt wird.

EuGH C-339/22 – Der Rahmen

Der EuGH stellte klar, dass Gerichte eines EU-Mitgliedstaates aufgrund der allgemeinen Zuständigkeitsnormen der Brüssel Ia-Verordnung Inhaber eines europäischen Patents grundsätzlich gegen Beklagte überall auf der Welt auf Unterlassung und Schadensersatz verklagen können, falls der Beklagte selbst in der EU ansässig ist. Die traditionelle, enge Bindung der Zuständigkeit an das jeweilige Patentland (lex loci) gilt im Verletzungsfall also nicht mehr uneingeschränkt. Nur echte Nichtigkeitsklagen mit Wirkung „erga omnes“ bleiben dem Ursprungsstaat vorbehalten.

Praxis-Test: UPC und die UK-Teile europäischer Patente

Düsseldorf: Pionierentscheidung zu „Long Arm Jurisdiction“

Bereits am 28. Januar 2025 urteilte die Lokalkammer Düsseldorf im Streit zwischen Fujifilm und Kodak (UPC_CFI_355/2023), dass das UPC zur Entscheidung über die Verletzung auch des britischen Teils eines Bündelpatents befugt ist. Obwohl die UK-Komponente des Patents nicht direkt Gegenstand der Nichtigkeitsklage war und das Patent letztlich als nichtig eingestuft wurde, setzte die Kammer (den Vorgaben des EuGH folgend) in punkto Reichweite der UPC-Zuständigkeit neue Maßstäbe: Es reiche aus, wenn alle Beklagten in einem UPC-Vertragsstaat ansässig seien, um den britischen Teil des Patents in einem UPC-Verfahren als verletzt geltend machen zu können. Für eine materielle Entscheidung zur Verletzung ist die Frage der Gültigkeit des UK-Teils als „prerequisite“ vorab vom UPC prüfbar, ohne dass dies aber Bindungswirkung für das UK-Patentregister hätte.

Mannheim: Erstes UPC-Urteil mit UK-spezifischem Unterlassungstitel

Die endgültige, praxisrelevante Umsetzung erfolgte jetzt durch die Lokalkammer Mannheim (UPC_CFI_365/2023, 18. Juli 2025), ebenfalls im Streit Fujifilm gegen Kodak (betreffend ein weiteres EP-Patent von Fujifilm). Sie erkannte ihre Zuständigkeit zur Beurteilung der Patentverletzung an und verhängte erstmals ein Unterlassungsurteil im Hinblick auf die UK-Komponente eines EP-Bündelpatents gegen deutsche Tochtergesellschaften von Kodak.

Zentrale Aussagen:

  • UPC ist für Verletzung der britischen Validierung zuständig, wenn die Beklagten in einem UPC-Vertragsstaat sitzen – exakte Umsetzung der EuGH-Vorgaben.
  • Die Prüfung der Schutzfähigkeit des britischen Patentes durch das UPC erfolgt nur „inter partes“ als Verletzungsvoraussetzung, hat aber keine Auswirkung auf das britische Register (keine „erga omnes“-Wirkung).
  • Keine Verpflichtung für den Beklagten, parallel eine nationale Nichtigkeitsklage im UK zu erheben, um das Patent in Frage zu stellen. Die Einrede im UPC-Verfahren genügt.
  • Nur wenn parallele Nichtigkeitsklagen in UK laufen, kommt eine Aussetzung des UPC-Verfahrens in Betracht.
  • Der Tenor wurde explizit nach britischem materiellem Recht gestaltet; auch die Berechnung des Schadensersatzanspruchs und die Nebenfolgen (u. a. Vernichtung, Information) erfolgen auf Basis des UK-Patentrechts.

Auswirkungen und offene Fragen

  • Erhöhte Reichweite für Patentinhaber: Sie können künftig – sofern der Verletzer in einem UPC-Staat sitzt – umfassende Ansprüche (inklusive UK!) vor einem europäischen Spezialgericht geltend machen
  • Kein UK-Registereintrag: Die Entscheidung des UPC ist zwar in Bezug auf Unterlassung und Schadensersatz vollstreckbar, sie hat aber keine Bindungswirkung für das britische Patentregister (keine Löschung oder Modifikation durch das UPC selbst).
  • Durchsetzungspraxis: Die praktische Handhabung der Vollstreckung und Geltendmachung in UK bleibt eine Herausforderung, insbesondere wenn aktive Hilfe britischer Behörden nötig wird.
  • Grenzen: Keine Zuständigkeit für „deklaratorische Feststellung der Nichtigkeit“ des UK-Patents durch das UPC, derartige Feststellungsanträge können mangels Rechtsschutzbedürfnis abgelehnt werden
  • Offen: erscheint nach wie vor die Frage, unter welchen exakten Kriterien das UPC auch die Erstreckung der long-arm jurisdiction auf Beklagte erlaubt, die ihren Sitz gerade nicht in einem UPC-Mitgliedstaat haben. Dies wird im Hinblick auf die diesbezüglichen Zuständigkeitsregeln der Brüssel Ia-VO insbesondere für den Fall eines sog. „Anchor-Defendant“ diskutiert, also einem gegen verschiedene Beklagte gerichteten Verfahren, bei dem nur einer (oder mehrere) der Beklagten in einem UPC-Mitgliedstaat ansässig sind, andere aber nicht. Üblicherweise wird hierfür eine enge wirtschaftliche Verflechtung, ein einheitlicher Lebenssachverhalt und ein übergeordnetes Interesse an einer Verfahrensvereinigung gefordert. Eine abschließende Bestimmung durch das UPC steht hierzu aber noch weiter aus.

Fazit

Die Rechtsprechung des UPC und die Interpretation des EuGH schaffen eine neue Dynamik für grenzüberschreitende Patentklagen in Europa und darüber hinaus. Die Urteile in den Fällen Fujifilm gegen Kodak belegen eindrücklich: Das UPC hat nun tatsächlich eine „long arm jurisdiction“, die in der Praxis wirkt, solange der Beklagte in einem UPC-Mitgliedstaat sitzt. Für Patentinhaber bedeutet dies einen strategischen Zugewinn. Für Beklagte steigt das Verfahrensrisiko deutlich – es drohen umfassende Konsequenzen auch in Ländern außerhalb des UPCA, insbesondere im Vereinigten Königreich.

Wann wechselt das UPC die Sprache?

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Lehren aus fünf Sprachwechselanträgen (2024–2025)

Seit der Eröffnung des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) im Juni 2023 haben die Parteien rasch begonnen, Artikel 49 Absatz 5 UPCA und Regel 323 RoP zu erproben und das Gericht gebeten, von einer lokalen Sprache auf die Sprache des Patents – fast immer Englisch – zu wechseln. Fünf ausgewählte Beschlüsse des Gerichts erster Instanz aus dem vergangenen Jahr veranschaulichen, was den Ausschlag gibt und was nicht.

Die Auswahl ist klein, aber vielfältig: Zwei Anträge von Big-Tech-Beklagten (Ona Patents SL ./. Apple, UPC_CFI_99/2024, und Ona Patents SL ./. Google, UPC_CFI_100/2024) wurden abgelehnt und die Berufung zurückgewiesen, da das schriftliche Verfahren abgeschlossen war. Zwei Anträge in multinationalen Lieferkettenstreitigkeiten (Maxeon ./. Aiko, UPC_CFI_336/2024, und InterDigital ./. Disney, UPC_CFI_292/2025) wurden stattgegeben. Ein Rechtsstreit im Bereich Medizinprodukte (MED-EL ./. Advanced Bionics, UPC_CFI_410/2023) endete mit einer Ablehnung. Alle fünf Entscheidungen wurden gemäß Art. 49 Abs. 5 UPCA von der Präsidentin des Gerichts erster Instanz, Florence Butin, getroffen, wodurch die Einheitlichkeit der Rechtsprechung gewährleistet und gleichzeitig deutlich wurde, wie sorgfältig die Abwägung vorgenommen wurde.

1. Faktoren, die das Gericht stets beeinflussen

• Sprache des Patents und Stand der Technik
Das Gericht geht vom Wortlaut des Artikels 49 (5) UPCA aus: Die Verwendung der Sprache der Patenterteilung fördert die technische Genauigkeit. In allen erlassenen Beschlüssen lagen das Patent selbst und die meisten Anlagen bereits in englischer Sprache vor, sodass durch die Beibehaltung dieser Sprache Doppelarbeit und Übersetzungsfehler vermieden werden konnten.

• Arbeitssprache beider Seiten
Wenn Kläger und Beklagter bereits auf Englisch verhandeln, Entwürfe erstellen und Verträge abschließen, sieht das Gericht wenig Gerechtigkeit (fairness) darin, eine Partei zu zwingen, sich auf Deutsch zu verteidigen. Dies zeigte sich deutlich in den Rechtssachen InterDigital ./. Disney und Maxeon ./. Aiko, in denen alle Entscheidungsträger der Unternehmen auf Englisch arbeiteten.

• Grenzüberschreitender Koordinationsbedarf
Fälle mit mehreren Beklagten in verschiedenen EU-Staaten überzeugen das Gericht davon, dass eine einzige „neutrale“ Verfahrenssprache Kosten und Verzögerungen reduziert. Die Mannheimer Entscheidung in der Rechtssache InterDigital ./. Disney unterstrich die logistische Belastung für den Beklagten (Disney) durch die Übersetzung der Schriftsätze für zehn US-amerikanische und niederländische Unternehmen.

• Bei gleicher Belastung → Beklagter gewinnt
In Anlehnung an das Berufungsgericht in der Rechtssache 10x Genomics ./. Curio (UPC_CoA_101/2024, ApL_12116/2024) behandelt Präsidentin Butin die Präferenz des Beklagten als entscheidend, wenn die Gesamtabwägung der Interessen ansonsten ausgeglichen ist, und verweist dabei auf Art. 49 Absatz 5 UPCA, wonach der Präsident des Gerichts erster Instanz „aus Gründen der Billigkeit und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände, einschließlich der Lage der Parteien, insbesondere der Lage des Beklagten“, entscheidet. Diese Entscheidung gab den Ausschlag in der Rechtssache Maxeon ./. Aiko und rechtfertigte sogar eine Randnummer (Nr. 2) zu diesem Beschluss.

2. Argumente, die selten überzeugen

• „Wir sind ein globaler Player, daher ist Englisch einfacher.“
Apple und Google beriefen sich auf die Lingua franca ihrer Hauptsitze, aber das Gericht lehnte es ab, die Bequemlichkeit einer bereits dominanten Partei auf Kosten eines Start-up-Klägers, der seine deutsche Klage Monate im Voraus vorbereitet hatte, zu befeuern.

• Vom Kläger gewählte parallele Verfahren
Advanced Bionics stützte sich auf ein anhängiges, von ihm selbst in Paris eingereichtes englischsprachiges Nichtigkeitsverfahren. Das Gericht bezeichnete dies als strategische Entscheidung und lehnte es ab, damit die Sprache des Verletzungsverfahrens in Mannheim zu bestimmen, da die Beibehaltung der deutschen Sprache „die Bedingungen, unter denen die Verteidigung in der vorliegenden Klage ausgeübt wird, nicht offensichtlich beeinträchtigt“.

• Anwesenheit englischsprachiger Anwälte
Das Gericht betonte wiederholt, dass die Sprachkenntnisse der Anwälte den Nachteil der internen Teams oder der Geschäftsleitung des Mandanten nicht ausgleichen können (z. B. im zweiten Leitsatz zu Maxeon ./. Aiko).

• Allgemeine Kosteneinsparungsargumente
Die Parteien müssen konkrete Nachteile nachweisen, nicht nur „Übersetzungskosten“. Ohne Nachweis einer tatsächlichen Verzögerung oder eines Risikos behandelt der Gerichtshof solche Kosten als normale Kosten eines Rechtsstreits.

3. Unterschiedliche Gewichtung der Aspekte in den fünf Beschlüssen

• Relative Größe und Ressourcen
Als der Kläger ein aufstrebendes Unternehmen (Ona Patents) und der Beklagte ein Blue-Chip-Gigant (Google bzw. Apple) war, betonte das Gericht das Machtungleichgewicht und behielt Deutsch als Verfahrenssprache bei. Im Fall Maxeon ./. Aiko hingegen neutralisierten zwei multinationale Unternehmen von vergleichbarer Größe diesen Faktor.

• Standort der Beklagten
Die Präsenz mehrerer deutscher Unternehmen stand einem Wechsel in der Rechtssache Maxeon ./. Aiko nicht entgegen, da wichtige technische Mitarbeiter in China saßen und die Kommunikation auf Englisch stattfand. In der Rechtssache MED-EL gegen Advanced Bionics reichten jedoch zwei deutschsprachige Beklagte aus, um Deutsch als Verfahrenssprache beizubehalten.

• Zeitpunkt und Formalitäten
Alle fünf Beschlüsse bestätigen, dass ein Antrag, der noch vor der Klagebeantwortung oder über den CMS-Kanal für „allgemeine Anträge“ gestellt wird, verfahrensrechtlich zulässig ist. Dennoch wurden Apple und Google dafür kritisiert, dass sie bis zehn Wochen nach Zustellung gewartet hatten, was den Eindruck einer taktischen Verzögerung erweckte.

• Verständnis auf Managementebene
Das Düsseldorfer Urteil in der Rechtssache Maxeon ./. Aiko (zweiter.Leitsatz) gab dem Umstand Gewicht, dass keiner der leitenden Rechtsberater der Aiko-Gruppe Deutsch sprach, während der Leiter der Rechtsabteilung von Maxeon Englisch sprach (und damit erneut die Entscheidung des CofA in der Rechtssache 10x Genomics ./. Curio bestätigte). Die Mannheimer Entscheidung in der Rechtssache MED-EL ./. Advanced Bionics stellte keine vergleichbare Diskrepanz fest und ließ diesen Punkt daher außer Acht.

Praktische Checkliste für künftige Antragsteller

✔ Reichen Sie Ihren Antrag frühzeitig ein – idealerweise mit oder kurz nach Ihrer Bestellung – und erläutern Sie, warum der Verzicht auf eine Sprachänderung Ihre Verteidigung unter dem engen Zeitplan des UPC behindern würde.

✔ Weisen Sie nach, dass die Entscheidungsträger auf beiden Seiten bereits in Englisch oder einer anderen geeigneten Sprache arbeiten.

✔ Weisen Sie nach, dass Beweisstücke, Stand der Technik und parallele EPO- oder nationale Akten überwiegend in Englisch oder einer anderen geeigneten Sprache verfasst sind.

✖ Verlassen Sie sich nicht auf Ihre eigene Größe, die Sprachkenntnisse Ihres Rechtsbeistands oder Verfahren, die Sie anderswo eingeleitet haben.

Fazit

Obwohl Englisch inzwischen als Verfahrenssprache dominiert, hat es vor dem UPC keinen automatischen Vorrang. Ein Antrag gemäß Regel 323 ist nur dann erfolgreich, wenn er der Fairness dient, die von Fall zu Fall geprüft wird: Stellt die bestehende Verfahrenssprache eine erhebliche Belastung für den Beklagten dar und würde die Umstellung der anderen Seite schaden? Wenn die Abwägung der Interessen ausgeglichen ist, erhält der Beklagte den Zuspruch. Bis sich diese Kalkulation ändert, sollten die Prozessparteien ihre Schriftsätze – und ihre Beweise – entsprechend vorbereiten.

Neue Ent­scheidung G 1/23 der Großen Beschwerde­kammer des EPA

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Öffentlich zugängliches Produkt, auch wenn nicht reproduzierbar, ist Stand der Technik

In der am 2. Juli 2025 ergangenen Entscheidung G 1/23 befasste sich die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts mit der Frage, ob ein in Verkehr gebrachtes Produkt unabhängig von seiner Ausführbarkeit als Stand der Technik gilt. Insbesondere wurde vorgelegt, ob die nicht reproduzierbare Vorbenutzung eines Produkts sowohl dessen Zusammensetzung als auch das Produkt als solches vom Stand der Technik ausschließt.

Zentrale Aussagen der Entscheidung

  • Zugänglichkeit genügt: Ein Produkt, das der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurde (z. B. durch Verkauf), gilt als Stand der Technik – auch dann, wenn es zu diesem Zeitpunkt technisch nicht analysiert oder reproduziert werden konnte.
  • Keine Reproduzierbarkeitsanforderung: Artikel 54(2) EPÜ erfordert nicht, dass der Fachmann in der Lage gewesen sein muss, das Produkt vor dem Anmeldetag zu reproduzieren. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf Erfindungen in der Chemie und Materialwissenschaft, wo die innere Zusammensetzung oft schwer zugänglich ist.
  • Mögliche Auswirkungen auch auf computerimplementierte Erfindungen: Insbesondere dort, wo der exakte Code oder die zugrunde liegenden Algorithmen schwer überprüfbar sind oder bei Prototypen, die unter Vereinbarungen geliefert wurden, welche Reverse Engineering oder interne Eingriffe untersagen.

Sachverhalt

Ausgangspunkt war ein Einspruch der Borealis GmbH gegen das europäische Patent EP 2 626 911 der Patentinhaberinnen Mitsui Chemicals, Inc. und Mitsui Chemicals ICT Materia, Inc., betreffend ein Abdichtmaterial für Solarzellen.

Im Zentrum der Auseinandersetzung stand das im Handel erwerbliche Produkt „ENGAGE® 8400“, ein komplexes Polymer zur Versiegelung von Solarmodulen. Obwohl dieses Produkt vor dem Prioritätsdatum des im Einspruch angegriffenen Patents in den Handel gelangt war, konnte seine chemische Zusammensetzung bis zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig analysiert und damit auch nicht reproduziert werden.

Vor diesem Hintergrund wurde kontrovers diskutiert, ob ein derartiges (offengelegtes, jedoch angeblich nicht reproduzierbares) Produkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als Stand der Technik herangezogen werden kann.

In der früheren Entscheidung G 1/92 wurde entschieden, dass „die chemische Zusammensetzung eines Produkts dann Stand der Technik ist, wenn das Produkt als solches der Öffentlichkeit zugänglich ist und von dem Fachmann analysiert und reproduziert werden kann – unabhängig davon, ob ein konkreter Anlass zur Analyse besteht“. Die Große Beschwerdekammer stellte damals klar, dass, wenn es dem Fachmann möglich ist, die Zusammensetzung oder innere Struktur des Produkts und deren Reproduktion ohne unzumutbaren Aufwand zu ermitteln, sowohl das Produkt als auch seine Zusammensetzung oder Struktur zum Stand der Technik gehören. Dies eröffnete die Möglichkeit, nicht reproduzierbare Offenbarungen – einschließlich nicht reproduzierbarer öffentlicher Vorbenutzungen – vom Stand der Technik auszuschließen.

Die Vorlage an die Große Beschwerdekammer hatte daher zum Ziel, zu klären, ob die nicht reproduzierbare Vorbenutzung eines Produkts dessen Zusammensetzung vom Stand der Technik ausschließt – oder ob auch das Produkt als solches ausgeschlossen ist.

Dies ist von Bedeutung, weil ein Produkt, das als solches ausgeschlossen ist, nicht als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden kann. Die Vorlage bezweckt außerdem eine Klärung des Begriffs der „Ausführbarkeit“ im Zusammenhang mit der Vorbenutzung eines Produkts – insbesondere, ob „Ausführbarkeit“ erfordert, dass der Fachmann in der Lage ist, das exakte Produkt vollständig zu analysieren und zu reproduzieren.

Die Entscheidung und ihre Folgen

In der neuen Entscheidung G 1/23 stellt die Große Beschwerdekammer klar: Die chemische Zusammensetzung eines Produkts gehört dann zum Stand der Technik, wenn das Produkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und vom Fachmann analysiert werden kann – unabhängig davon, ob ein Anlass zur Analyse bestand.

Damit wird die frühere Entscheidung G 1/92 nicht aufgehoben, aber insoweit modifiziert, als das Kriterium der Reproduzierbarkeit künftig nicht mehr relevant ist für die Beurteilung, ob eine offenkundige Vorbenutzung öffentlich zugänglich war und damit zum Stand der Technik gehört.

Die Kammer betont, dass es beim Stand der Technik um technische Lehren oder Informationen geht, die – einmal öffentlich gemacht – nicht dadurch verlorengehen, dass der physische Träger (z. B. das Produkt) später nicht mehr verfügbar ist. Probleme bei der Beweisführung, was durch ein Produkt offenbart wurde, betreffen die Beweislage – nicht den Rechtsstatus als Stand der Technik.

Auch wenn ein nicht reproduzierbares Produkt nun grundsätzlich den Stand der Technik bilden und damit neuheitsschädlich sein kann, folgt daraus nicht automatisch, dass es auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eine Rolle spielt. Die Kammer stellte klar, dass der Fachmann ein solches Produkt aus guten Gründen als irrelevanten Stand der Technik ansehen kann – etwa weil eine Analyse nicht sinnvoll oder nicht zielführend erscheint. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hängt vom Einzelfall ab und berücksichtigt viele Faktoren, einschließlich des allgemeinen Fachwissens, der analysierbaren Eigenschaften des Produkts und praktischer Beschränkungen.

Dies wirft auch die Frage auf, ob die Analyse eines chemischen Produkts, wie in G 1/23 erörtert, mit der Analyse eines (kompilierten) Softwareprodukts gleichzusetzen ist, das auf dem Markt verfügbar ist. Dabei ist zu bedenken, dass das Dekompilieren von Softwareprodukten in der EU nur unter besonderen Umständen erlaubt ist, da die Reproduktion und Übersetzung von Codeformen grundsätzlich dem Urheberrecht unterliegt (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2021, C-13/20 – „Top Systems/Belgischer Staat“ zur Richtlinie 2009/24/EG). Möglicherweise hat diese Entscheidung Auswirkung auf die Frage, was als fachmännisches Handeln oder als die übliche Vorgehensweise des Fachmanns erwartet werden kann. Insbesondere können Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen Dekompilieren oder Reverse Engineering explizit verbieten. Im Gegensatz dazu gilt in der Chemie die Analyse eines Produkts in der Regel als zum Standardrepertoire der Fachperson gehörig und unterliegt keinen rechtlichen Beschränkungen.

Auswirkungen auf die Praxis

  • Für das Prüfungsverfahren: Die Neuheit kann nun auch durch Produkte zerstört werden, deren genaue Zusammensetzung nicht rekonstruierbar ist – allein deren öffentliche Zugänglichkeit ist entscheidend.
  • Für Anmelder: Vorsicht walten lassen bei der Vermarktung innovativer Produkte vor dem Anmeldetag einer ersten Patentanmeldung – selbst wenn diese Produkte schwer zu analysieren sind –, da sie dennoch als neuheitsschädlich angesehen werden können. Die frühzeitige Einreichung der Patentanmeldung ist dadurch noch wichtiger geworden, da es nach dem Inverkehrbringen eines Produkts noch weniger Möglichkeiten gibt, dessen neuheitsschädliche Wirkung zu verhindern.
  • Für Recherche und Einspruch: Vermehrt sollte auch auf tatsächlich auf dem Markt befindliche Produkte geachtet werden – unabhängig davon, ob deren technische Offenbarung vollständig ist.
  • Für Lizenzverträge, Kooperationen und die Lieferung von Prototypen insbesondere im Bereich Mechanik und Software: Es empfiehlt sich, ein ausdrückliches Verbot des Dekompilierens und Reverse-Engineerings in die schriftliche Vereinbarung aufzunehmen.

 

Die Rechtsprechung des UPC zur Kostensicherheit nimmt Gestalt an

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Die Verfahrensordnung enthält keine Hinweise zur Kostensicherheit. Wer muss eine Sicherheit leisten und in welchen Fällen? Wie viel Sicherheit muss gewährleistet sein und mit welchen Mitteln?

Glücklicherweise hat die jüngste Rechtsprechung die Rechtsunsicherheit erheblich verringert und liefert folgende Antworten:

Der Beklagte in einer Verletzungsklage kann unter keinen Umständen zur Leistung einer Sicherheit verpflichtet werden (UPC_CoA_393/2025, Beschluss vom 20. Juni 2025[1])

Der Beklagte einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls (in der Regel der Kläger der Verletzungsklage) kann jedoch zur Leistung einer Sicherheit verpflichtet werden (ebd.).

Ein Antrag auf Sicherheitsleistung muss hinreichend darlegen, dass (a) die finanzielle Lage der gegnerischen Partei Anlass zu der Besorgnis gibt, dass ein mögliches Urteil über die von dieser Partei zu erstattenden Kosten nicht vollstreckbar sein könnte und/oder (b) ein solches Urteil nicht vollstreckbar sein könnte oder die Vollstreckung am Sitz der betreffenden Partei unangemessen aufwändig sein könnte, und zwar auf der Grundlage des einschlägigen innerstaatlichen Rechts und seiner Anwendung in der Praxis (zuletzt bestätigt in UPC_CoA_431/2025, Beschluss vom 9. Juli 2024[2]). Eine Prognose über den voraussichtlichen Ausgang des Verfahrens kann jedoch nicht in die Entscheidung über die Sicherheitsleistung einbezogen werden (UPC_CoA_548/2024, Beschluss vom 29. November 2024[3]).

Für den Fall (a) wurden bisher folgende Regeln aufgestellt:

• Nur die finanzielle Situation einer Partei selbst ist relevant, nicht die der Unternehmensgruppe, zu der sie gehört (UPC_CoA_548/2024, Beschluss vom 29. November 2024)
• Wenn öffentlich zugängliche Informationen Zweifel an der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Partei aufkommen lassen, muss sie ihre finanzielle Leistungsfähigkeit anhand ihrer intern verfügbaren Informationen hinreichend nachweisen (LD Munich, UPC_CFI_149/2024, Beschluss vom 3. Juli 2025)
• Schutzrechte an sich sind kein Beweis für die finanzielle Leistungsfähigkeit (ebd.)
• NPEs sind nicht a priori unzureichend leistungsfähig (ebd.)
• Zukünftige Risiken für eine Partei, wie z.B. potentielle Kostenrisiken aus von ihr eingeleiteten parallelen Patentverletzungsverfahren, müssen bei der Beurteilung ihrer finanziellen Situation berücksichtigt werden (ebd.)

Für den Fall (b) wurden bisher folgende Regeln aufgestellt:

• Kläger aus der EU und dem EWR kommen nicht in Betracht, d.h. keine Vollstreckungsschwierigkeiten (UPC_CoA_431/2025, Beschluss vom 9. Juli 2024)
• Kläger aus den USA kommen höchstwahrscheinlich nicht in Betracht (verschiedene EuGH-Entscheidungen, siehe LD München, UPC_CFI_149/2024, Beschluss vom 3. Juli 2025, Ziff. 22 mit weiteren Hinweisen[1]
• Kläger aus China kommen höchstwahrscheinlich in Betracht (UPC_CoA_431/2025, Beschluss vom 9. Juli 2024)

Die Höhe der Sicherheit entspricht in der Regel der erstattungsfähigen Obergrenze der Anwaltskosten, die sich wiederum nach dem Streitwert richtet (UPC_CoA_431/2025, Beschluss vom 9. Juli 2024)

Die Sicherheit kann durch eine Bankbürgschaft geleistet werden, doch werden Bürgschaften von Nicht-EU-Banken von den Gerichten möglicherweise nicht akzeptiert (UPC_CoA_301/2024, Beschluss vom 16. September 2024[1]).

Patent- und Markenseminar in Bielefeld am 07. Oktober 2025

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Kostenloses IP-Seminar zum Patent- und Markenrecht in Bielefeld – Freuen Sie sich auf spannende Vorträge unserer erfahrenen Rechtsanwältinnen und -anwälten sowie von Patentanwältinnen und -anwälten von BOEHMERT & BOEHMERT! Auch für einen entspannten Erfahrungs- und Gedankenaustausch ist genügend Zeit eingeplant. Melden Sie sich jetzt an!

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The Patent Lawyer listet BOEHMERT & BOEHMERT auch 2025 unter den zehn besten Kanzleien Deutschlands

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Die Kanzlei gehört damit zu den Top 10 im Bereich des Patentrechts.

Das Fachmagazin „The Patent Lawyer“ hat sein jährliches Ranking der anerkanntesten Patentanwaltskanzleien in Europa und dem Vereinigten Königsreich veröffentlicht. Wiederholt darf sich BOEHMERT & BOEHMERT über eine Auflistung unter den 10 besten Kanzleien für Patentrecht in Deutschland freuen.

Das Urteil der Jury lautet: „Boehmert & Boehmert wurde für seine gestärkte Führungsrolle im deutschen IP-Recht ausgezeichnet. Die Kanzlei spielte eine Schlüsselrolle bei der Sicherung europäischer Patente für LG Chem und LG Energy Solution in Bezug auf sicherheitsverstärkte Separatoren für Lithium-Ionen-Batterien.
Mit sechs deutschen Büros und internationalen Standorten in Alicante, Paris und Shanghai unterstützt die Kanzlei weiterhin einen vielfältigen und multinationalen Kundenstamm. Das mehr als 60-köpfige Spezialisten-Team konzentriert sich auf Patentanmeldungen, EPO-Einsprüche, UPC-Vertretung und komplexes Portfoliomanagement.“

Nach Aussage von The Patent Lawyer basiert das Ranking auf einer vielschichtigen Methodik, die aus monatelanger Branchenrecherche und dem Feedback von Lesern, Kunden und geschätzten Kontakten auf der ganzen Welt resultiert.

Die Ergebnisse wurden in der Mai/Juni-Ausgabe 2025 des Magazins veröffentlicht und können hier online eingesehen werden.