Das Berufungsgericht zum Schadensersatz in Bhagat/Oerlikon

In der Sache Bhagat/Oerlikon (UPC_CoA_8/2025, Entscheidung vom 9.12.2025) klärt das Berufungsgericht verschiedene Aspekte der Rechtsgrundsätze, die für Schadenersatzansprüche im Rahmen des UPC gelten.

Der Status quo

Im Vergleich zu den USA spielt der Schadensersatz in europäischen Patentstreitigkeiten eher eine untergeordnete Rolle. In der juristischen Literatur (Veron, GRUR 2021, 392) wurde spekuliert, dass dies nicht auf unterschiedliche Rechtsgrundsätze zurückzuführen ist, da die gefürchteten treble damages in den spektakulärsten Urteilen in den USA nicht angewendet wurden. Vielmehr scheinen die Unterschiede in erster Linie auf die fragmentierte Durchsetzung von Patentrechten prä-UPC und damit auch auf die begrenzte territoriale Reichweite von Schadensersatzansprüchen zurückzuführen zu sein.

Aus diesem Grund besteht unter UPC-Praktikern die Erwartung, dass mit der Zuständigkeit des UPC für 18 EU-Mitgliedstaaten (und weitere EPÜ-Länder auf Grund BSH-Urteils des EuGH) Schadensersatzansprüche ihre Nischenstellung in Europa hinter sich lassen könnten. Entscheidungen des Berufungsgerichts betreffend den Schadensersatz fallen daher besonders ins Auge.

Bhagat/Oerlikon und die Grundlagen der Schadensberechnung beim UPC

In der Sache Bhagat/Oerlikon (UPC_CoA_8/2025, Entscheidung vom 9. Dezember 2025) klärt das Berufungsgericht verschiedene Aspekte der Rechtsgrundsätze, die für Schadenersatzansprüche im Rahmen des UPC gelten.

Zunächst einmal erinnert uns die Entscheidung daran, dass Art. 68 EPGÜ eine wörtliche Umsetzung von Art. 13 der Durchsetzungsrichtlinie ist und somit bereits in seinem Wortlaut vom deutschen nationalen Ansatz zum Schadenersatz abweicht, der vorsieht, dass der Patentinhaber Schadenersatz auf der Grundlage einer von drei sich gegenseitig ausschließenden Berechnungsmethoden (Lizenzanalogie, Gewinne des Verletzers, entgangene Gewinne) geltend machen kann.

Art. 68 EPGÜ schreibt stattdessen zwei alterantive Berechnungsmethoden vor, wobei die erste die Gewinne des Verletzers und den entgangenen Gewinn zu einer kombinierten Methode zusammenfasst und „immateriellen Schaden für die geschädigte Partei” hinzufügt. Das Berufungsgericht hat entschieden, dass immaterieller Schaden eine Rufschädigung voraussetzt, und es ist daher wahrscheinlich, dass reguläre Verletzungshandlungen nicht ausreichen, um diese Voraussetzung zu erfüllen (vgl. Randnummern 26 bis 30 der Entscheidung). Immaterielle Schäden werden daher bei künftigen Schadensersatzberechnungen voraussichtlich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Darüber hinaus kommt das Gericht zu dem Schluss, dass Angebotshandlungen allein in den meisten Fällen keinen Grund für Schadensersatz darstellen und dass tatsächliche Verkäufe erforderlich sind (vgl. Randnummern 18 bis 22).

Zum Verschulden

Eine Feststellung, dass ein Verletzer schadensersatzpflichtig ist, setzt voraus, dass er wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass er eine Patentverletzungshandlung vornahm (Art. 68 Abs. 1 EPGÜ). Das Berufungsgericht schließt sich der Auffassung der meisten nationalen Gerichte an und stellt fest, dass der Verletzer, wenn er ein direkter Wettbewerber des Patentinhabers ist, de facto verpflichtet ist, die Patentrechte seiner Wettbewerber zu überwachen (Randnummern 23 bis 25). Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass Wettbewerber im Falle einer Verletzung schadensersatzpflichtig sind, unabhängig davon, ob sie Kenntnis von dem betreffenden Patent hatten oder nicht, und dass nur nachgelagerte Unternehmen wie Vertriebshändler argumentieren können, dass sie keinen Grund hatten, von dem betreffenden Patent Kenntnis zu haben (und daher nicht schadensersatzpflichtig sind).

Für Patentinhaber ist es nun wichtig zu erkennen, dass unter beim UPC Verletzer in den meisten Fällen für Schäden haftbar gemacht werden und dass die Berechnung dieser Schäden flexibler ist als unter nationalen Regelwerken. Das UPC entwickelt sich daher zu einem idealen Ort, um nicht nur Unterlassungsansprüche, sondern auch Schadenersatzansprüche zu verfolgen.