Lokalkammer Düsseldorf bestätigt den Plant-e v. Arkyne-Test zur Beurteilung der Äquivalenz

Die Bestätigung des Plant-e-Tests durch eine deutsche Lokalkammer ebnet den Weg für die Vereinheitlichung der Äquivalenzrechtsprechung beim UPC.

Im Verfahren Wonderland ./. Cybex betreffend die Verletzung von Patenten für Kindersitze und Kinderwagen (UPC_CFI_807/2024 und UPC_CFI_334/2025, Entscheidung vom 27. Mai 2026) hat die Lokalkammer (LK) Düsseldorf bestätigt, dass der von der LK Den Haag entwickelte Test zur Beurteilung der äquivalenten Verletzung (UPC_CFI_239/2023, Entscheidung vom 22. November 2024, Rn. 88 – Plant-e v. Arkyne) ein kohärentes Ganzes bildet und als solches für die Äquivalenzprüfung geeignet ist (Leitsatz 1).

Damit ist Wonderland ./. Cybex eine der ersten UPC-Entscheidungen, die die Äquivalenz in der Sache prüft – und die erste, in der eine deutsche Lokalkammer den maßgeblich niederländisch geprägten Plant-e-Test anwendet und nicht den konkurrierenden deutschen Schneidmesser-Ansatz. Die Stellung des Plant-e-Tests als sich abzeichnender UPC-Standard ist dadurch erheblich gestärkt; eine Entscheidung des Berufungsgerichts (CoA) steht allerdings noch aus.

Konkurrierende Ansätze zur Äquivalenz

Der Plant-e-Test besteht aus vier Fragen: (1) Technische Äquivalenz – löst die Abwandlung (im Wesentlichen) dasselbe Problem wie die patentierte Erfindung und erfüllt sie (im Wesentlichen) dieselbe Funktion? (2) Angemessener Schutz – ist die Erstreckung des Schutzbereichs auf das Äquivalent mit Blick auf einen angemessenen Schutz des Patentinhabers verhältnismäßig, gemessen an dessen Beitrag zum Stand der Technik und daran, ob sich für den Fachmann aus dem Patent ergibt, wie das äquivalente Element anzuwenden ist (bezogen auf den Verletzungszeitpunkt)? (3) Angemessene Rechtssicherheit für Dritte – erkennt der Fachmann aus dem Patent, dass der Umfang der Erfindung über den wörtlich beanspruchten Gegenstand hinausgeht? (4) Ist das angegriffene Produkt gegenüber dem Stand der Technik neu und erfinderisch?

Der deutsche Schneidmesser-Test (BGH, Urteil vom 12. März 2002, X ZR 168/00 – Schneidmesser I) fragt: (1) Gleichwirkung – erfüllen die abgewandelten Mittel objektiv im Wesentlichen dieselbe Funktion wie das beanspruchte Merkmal? (2) Auffindbarkeit – konnte der Fachmann die abgewandelten Mittel am Prioritätstag aufgrund seines Fachwissens ohne erfinderische Überlegungen als gleichwirkend auffinden? (3) Orientierung am Patentanspruch (Gleichwertigkeit) – sind die Überlegungen des Fachmanns derart am Anspruch orientiert, dass er die abgewandelten Mittel als gleichwertige Lösung im Sinne des Patents in Betracht zieht? Eine vierte, teils zum Kanon gezählte Frage betrifft den Verzicht: Zieht die Beschreibung die abgewandelten Mittel in Betracht, schließt sie aber im Ergebnis aus?

Wo die Tests tatsächlich auseinanderlaufen

Die Entscheidung stellt den „ganzheitlichen“ niederländischen dem „rechtlich-technischen“ deutschen Ansatz gegenüber. Hinter dieser Kurzformel stehen drei konkrete Unterschiede:

Erstens der Bezugszeitpunkt.

Nach Schneidmesser müssen die abgewandelten Mittel am Prioritätstag auffindbar gewesen sein; nach Plant-e genügt es, dass sich die Anwendung des äquivalenten Elements im Verletzungszeitpunkt ergibt. Nachprioritäres technisches Wissen kann die Äquivalenz daher nach dem niederländischen Test tragen, nach dem deutschen nicht. Strukturell ist Plant-e damit der weitere Maßstab; allein dieser Unterschied kann ergebnisentscheidend sein.

Zweitens der Maßstab: Anspruchsprimat gegen Fairness-Abwägung.

Die entscheidende dritte Schneidmesser-Frage bindet die Äquivalenz streng an den Patentanspruch: Selbst eine gleichwirkende und ohne Weiteres auffindbare Abwandlung liegt außerhalb des Schutzbereichs, wenn der Anspruchswortlaut eine bewusste Beschränkungsentscheidung des Patentinhabers erkennen lässt. Plant-e kennt keinen solchen Anspruchsorientierungs-Filter, sondern wägt den angemessenen Schutz des Patentinhabers gegen die Rechtssicherheit Dritter ab. Zugespitzt: In Grenzfällen fragt der deutsche Test, was der Anspruch zulässt; der niederländische Test fragt, welches Ergebnis angemessen ist.

Drittens die Rolle des Standes der Technik.

Plant-e integriert die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der angegriffenen Ausführungsform gegenüber dem Stand der Technik unmittelbar in den Test (Frage 4). In der deutschen Praxis entspricht dem der gesonderte Formstein-Einwand, den der Beklagte erheben muss und der nicht Bestandteil der Äquivalenzprüfung selbst ist – mit Folgen für Aufbau und Darlegungslast des Parteivortrags.

Die deutsche Klarstellung

Zur technischen Äquivalenz hat die LK Düsseldorf klargestellt, dass sich der Kläger nicht allein auf die objektive Aufgabe des Klagepatents stützen darf, sondern die Funktion jedes ausgetauschten Merkmals bei der Lösung dieser Aufgabe darlegen und erläutern muss, warum die Abwandlung im Wesentlichen dieselbe Funktion erfüllt (Leitsatz 2). Das entspricht der ersten Schneidmesser-Frage und trägt eine dezidiert deutsche, merkmalsbezogene technische Prüfungsdisziplin in die erste Frage des niederländischen Tests hinein. Zur zweiten Plant-e-Frage hat die Kammer festgehalten, dass sich die Anwendung des äquivalenten Elements nicht ergibt, wenn sie eine vollständige Neukonstruktion der beanspruchten Vorrichtung erfordern würde (Leitsatz 3, Rn. 263). Im Übrigen ist die Kammer vom Ansatz der LK Den Haag nicht abgewichen.

Bestätigung – mit einem Vorbehalt

Die Bestätigung durch eine deutsche Lokalkammer hat Gewicht. Eine Passage mahnt jedoch zur Zurückhaltung: Die Kammer hat ausdrücklich festgehalten, dass nichts dafür ersichtlich sei, dass die Anwendung eines anderen Maßstabs als des Plant-e-Tests im konkreten Fall zu einem anderen Ergebnis geführt hätte (Rn. 240). Die Übernahme des niederländischen Prüfungsrahmens erfolgte damit ergebnisneutral; nicht entschieden ist, dass Plant-e sich auch dort durchsetzen muss, wo beide Tests tatsächlich auseinanderfallen – etwa beim Bezugszeitpunkt. Diese Frage wird letztlich das CoA beantworten. Die Entscheidung ist deshalb weniger als Niederlage des deutschen Ansatzes zu lesen denn als Schritt zur Konvergenz: Eine deutsche Lokalkammer wendet den niederländischen Prüfungsrahmen an und liest zugleich deutsche technische Strenge in dessen erste Frage hinein. Die Richtung hin zu einem einheitlichen UPC-Äquivalenztest ist klarer geworden; ihr Endpunkt steht noch nicht fest.