Partei­herrschaft vor dem UPC: Ver­gleich, Rück­nahme und bedingte Nichtig­keits­widerklage

Wer bestimmt den Verlauf eines UPC-Verfahrens – und wer beendet es? Die Antwort lautet zunehmend: die Parteien.
Berufungsgericht, Beschluss vom 16. Juli 2026, UPC-CoA-40/2026 – Emboline gegen AorticLab (im Berufungsverfahren gegen das Urteil des Landgerichts München vom 13. Januar 2026, UPC_CFI_628/2024).

Wie ein UPC-Verfahren zugeschnitten wird und wie es endet, bestimmen weitgehend die Parteien. Das Gericht setzt dem nur zwei Grenzen: Es bestätigt keine Vereinbarung, deren Inhalt es nicht kennt, und ein Patent lässt sich durch Vergleich nicht vernichten oder beschränken.

Verfahrensbeendigung durch Vergleich

Aus dem in Art. 76(1) und Art. 43 EPGÜ verankerten Grundsatz der Parteiherrschaft, nach dem das Gericht nicht mehr zusprechen darf als beantragt, folgt, dass die Parteien ihr Verfahren jederzeit vergleichsweise beenden können. Dies ist, anders als es zunächst den Anschein haben mag, auch möglich, ohne eine bestätigende Entscheidung des Gerichts im Sinne von R. 365 VerfO zu beantragen (1). Die gerichtliche Bestätigung ist also ein Angebot und keine Pflicht; ihr Wert liegt in der Vollstreckbarkeit, denn nach Dreame v Dyson kann die bestätigende Entscheidung nach R. 365.1 VerfO wie eine Endentscheidung des Gerichts vollstreckt werden (2). Dafür müssen die Parteien allerdings offenlegen, worauf sie sich geeinigt haben: Astellas verlangt Angaben zu den tatsächlichen Vergleichsbedingungen, weil R. 11.2 VerfO die Bestätigung der Bedingungen fordert (1).

Ein in der Praxis wichtiger Punkt ist häufig die Vertraulichkeit der Bedingungen, insbesondere wenn der Vergleich im Rahmen von R. 365 VerfO an das Gericht übermittelt wird. Nach Dreame (2) werden die Einzelheiten des Vergleichs auf Antrag nach R. 365.2 VerfO vertraulich behandelt, die bestätigende Entscheidung wird nach R. 365.3 VerfO nur unter diesem Vorbehalt in das Register eingetragen, und eine weitere Anordnung ist erst nach R. 262.6 VerfO nötig, wenn ein Mitglied der Öffentlichkeit Akteneinsicht beantragt. Geschützt sind damit aber nur die Inhalte, nicht der Vergleichsschluss selbst: Dass die Parteien sich verglichen haben und dass das Gericht dies bestätigt hat, wird über die Registereintragung öffentlich. Wer auch das vermeiden will, kann die Bestätigung nicht wählen, sondern muss den Weg über die Klagerücknahme nach R. 265 VerfO gehen; dann erscheint im Register nur die Beendigung des Verfahrens, nicht aber ein Vergleich. Der Preis dafür ist der Verzicht auf die unmittelbare Vollstreckbarkeit nach R. 365.1 VerfO; die Vereinbarung bleibt eine rein vertragliche und muss im Streitfall gesondert durchgesetzt werden.

Eine inhaltliche Grenze setzt das Abkommen unabhängig davon, und zwar allein für den zulässigen Vergleichsinhalt: Die Regionalkammer Nordisch-Baltisch hat in Edwards v Meril darauf hingewiesen, dass Art. 79 EPGÜ bestimmt, dass ein Patent nicht durch Vergleich für nichtig erklärt oder beschränkt werden kann (3). Zulässig bleibt nach R. 11.2 VerfO aber die Bestätigung einer Verpflichtung des Inhabers, das Patent zu beschränken oder darauf zu verzichten.

Klagerücknahme nach R. 265 VerfO

Die Voraussetzungen der Verfahrensbeendigung durch Klagerücknahme hat die Lokalkammer München in NEC v TCL zusammengefasst: Sie ist möglich, solange keine Endentscheidung vorliegt, und unzulässig, wenn die andere Partei ein berechtigtes Interesse an einer gerichtlichen Entscheidung hat (4). Ein ausdrückliches Einverständnis der Gegenseite ist nicht erforderlich; nach Bentley v Network Systems Technologies genügt es, dass Gelegenheit zur Stellungnahme bestand und nicht fristgerecht widersprochen wurde (5). Mit Endentscheidung ist die rechtskräftige Entscheidung gemeint, weshalb das Berufungsgericht in Avago v Tesla klargestellt hat, dass der Antrag auch im Berufungsverfahren gestellt werden kann und erst nach Rechtskraft unzulässig ist (6); daran hat es in Lepu v Occlutech festgehalten (7). Weil Änderungsanträge nur akzessorisch sind, gilt zudem: Die Rücknahme der Nichtigkeitswiderklage macht Anträge auf Änderung des Patents gegenstandslos. In Folge lebt ein erstinstanzlich für nichtig erklärtes Patent wieder auf, wenn die Berufung vergleichsweise zurückgenommen wird.

Bedingte Nichtigkeitswiderklage

Dass die Parteien nicht nur über das Ende, sondern auch über den Zuschnitt des Verfahrens bestimmen, zeigt Emboline v AorticLab. Die Beklagte hatte zunächst beantragt, das Patent nach Art. 65(2) EPGÜ und R. 25 VerfO in vollem Umfang mit Wirkung für alle Vertragsmitgliedstaaten zu vernichten, in denen es Wirkung hat, erklärte dann aber in der mündlichen Verhandlung, die Widerklage nicht wie eingereicht weiterzuverfolgen, sondern vom Eintritt einer Verletzungsfeststellung abhängig zu machen; weil die Lokalkammer München keine Verletzung feststellte, war die Bedingung nicht erfüllt und die Widerklage blieb unbeschieden (8).

Das Berufungsgericht hält diese Gestaltung für zulässig und begründet dies mit einer Interessenabwägung: Auch wenn R. 263.3 VerfO nicht unmittelbar anwendbar sei, weil nicht die Ansprüche, sondern die gesamte Klage durch die Bedingung beschränkt werde, entspreche die Interessenlage derjenigen unter R. 263.3 VerfO; da eine Regelung fehle, sei die Vorschrift analog anzuwenden, sodass einem unbedingten Antrag des Widerklägers, seine Widerklage von einer Verletzungsfeststellung abhängig zu machen, zu entsprechen ist. Auch hier entscheidet damit der Antrag der Partei über den Verfahrensumfang.

Praktisch wichtiger ist, was das Gericht zum weiteren Ablauf klarstellt:

• Der Widerkläger kann gegen die Nichtentscheidung über seine Widerklage Berufung einlegen; er hat trotz antragsgemäßer Nichtentscheidung ein berechtigtes Interesse, weil bei einer Aufhebung der Nichtverletzungsfeststellung die Bedingung erfüllt wäre und die erstinstanzliche Feststellung ihres Nichteintritts aufgehoben werden müsste.
• Er kann die Berufung nach R. 220.1(a) VerfO unter die Bedingung stellen, dass der Verletzungskläger Berufung einlegt; bleibt eine Berufung innerhalb der Frist nach R. 224 VerfO aus, gilt die bedingte Berufung als nicht eingelegt.
• In der Berufung bleibt die Widerklage bedingt, solange der Widerkläger nicht die Aufhebung der Bedingung beantragt; ein solcher Antrag bedarf der Zulassung nach R. 263 VerfO analog und R. 222.2 VerfO.
• Tritt die Bedingung durch eine Verletzungsfeststellung des Berufungsgerichts ein, verweist dieses die Widerklage im Regelfall nicht zurück, sondern entscheidet nach Art. 75(1) EPGÜ und R. 242.2(b) VerfO selbst.

Der Fall zeigt zugleich die Fallstricke. AorticLab hatte gegen die Nichtentscheidung keine Berufung eingelegt, und die Frist nach R. 224.1(a) VerfO war abgelaufen; weil der Ablauf erst mit dieser Anordnung geklärt wurde, weist das Gericht auf die Wiedereinsetzung nach R. 320 VerfO hin. Offen bleibt die Kostenfolge: Die Lokalkammer München hatte die Kosten der Widerklage bei Nichteintritt der Bedingung als unnötig angesehen und sie AorticLab nach Art. 69(3) EPGÜ auferlegt; das Berufungsgericht referiert dies, ohne die Kostenentscheidung zu korrigieren.

Folgen für die Praxis

• Klägerseite: Vor der Bestätigung eines Vergleichs abwägen zwischen Vollstreckbarkeit und Diskretion die Bestätigung schützt die Bedingungen, macht aber den Vergleich als solchen im Register sichtbar; nur die Rücknahme vermeidet auch das.
• Beklagtenseite: Die Bedingung der Widerklage förmlich beantragen; wer diese bedingt und wegen Nichtverletzung obsiegt, sollte gegen die Nichtentscheidung vorsorglich dann auch (bedingt) Berufung einlegen und das Kostenrisiko der nicht beschiedenen Widerklage einkalkulieren.
• Vergleich in der Berufung: Beachten, dass die Rücknahme der Nichtigkeitswiderklage die Änderungsanträge gegenstandslos macht und ein erstinstanzlich vernichtetes Patent wieder
• Vollstreckung während der Berufung: Damit rechnen, dass sie rückabgewickelt werden muss: nach NanoString v 10x Genomics wirkt die Aufhebung einer einstweiligen Verfügung in der Regel rückwirkend und beseitigt die Grundlage jeder nachfolgenden Zwangsgeldentscheidung (9).

Die Linie ist damit zunehmend klar: Über Zuschnitt und Ende des Verfahrens entscheiden die Parteien, das Gericht bestätigt, schützt und vollstreckt ihre Vereinbarung. Ob die Kostenlast der bedingten Nichtigkeitswiderklage vor dem Spruchkörper Bestand hat, bleibt abzuwarten.

Fußnoten

(1) ZK München, Anordnung 23.7.2024, UPC_CFI_75/2023 und UPC_CFI_80/2023 – Astellas v Healios; dort auch zu R. 365.1 i.V.m. R. 11.2 VerfO.
(2) LK München, Entscheidung 28.5.2026, UPC_CFI_962/2026 – Dreame v Dyson; dort auch zu R. 365.2, R. 365.3 und R. 262.6 VerfO.
(3) RK Nordisch-Baltisch, Anordnung 21.7.2025 – Edwards Lifesciences v Meril Lifesciences u.a.
(4) LK München, Anordnung v. 1.2025 – NEC v TCL Deutschland u.a.
(5) Anordnung 14.1.2025 – Bentley Motors v Network Systems Technologies.
(6) Berufungsgericht, Anordnung v. 15.1.2025 – Avago v Tesla Germany u.a., Leitsatz (Rücknahme im Berufungsverfahren; Änderungsanträge werden gegenstandslos); ebenso Anordnung 24.1.2025, UPC_CoA_505/2024 – DexCom v Abbott.
(7) Berufungsgericht, Anordnung 6.5.2026, UPC_CoA_900/2025 – Lepu Medical v Occlutech.
(8) Berufungsgericht, Anordnung v. 16.7.2026, UPC-CoA-40/2026 – Emboline v AorticLab, 2 und 4; angefochtene Entscheidung: LK München v. 13.1.2026, UPC_CFI_628/2024.
(9)Berufungsgericht, Anordnung 10.12.2024 – NanoString Technologies v 10x Genomics.