Rechtsverletzende Nut­zung bekannter Marken in Domainnamen

Dass die Nutzung einer Marke in einem Domainnamen eine markenmäßige Benutzung darstellen kann, ist ständige Rechtsprechungspraxis. Der BGH hat nunmehr die Grenzen der Nutzung solcher Domainnamen durch (Wieder-)Verkäufer weiter definiert und die Rechte der Inhaber bekannter Marken gestärkt.

Es ist anerkannt, dass die Nutzung einer Marke in einem Domainnamen, der auf eine Webseite verweist, grundsätzlich eine markenmäßige Nutzung darstellt. Werden auf dieser Webseite dann Waren oder Dienstleistungen angeboten, die von der Marke umfasst sind, liegt im Regelfall eine Markenverletzung vor.

Umstritten war, ob und inwieweit Verkäufer bzw. Wiederverkäufer (Reseller) von Markenwaren berechtigt sind, für ihre Webseiten und Online-Shops Domainnamen zu nutzen, die den Markenamen beinhalten. Der Bundesgerichtshof hat nun die Kriterien für die Zulässigkeit einer solchen Nutzung in Bezug auf bekannte Marken näher definiert und damit die Rechte der Inhaber bekannter Marken gestärkt (BGH, Urt. v. 28.6.2018 – I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung).

In dem zugrundeliegenden Fall hatte der Betreiber eines Onlineshops für gebrauchte Vorwerk-Staubsauger sowie Ersatzteile und Zubehör unterschiedlicher Hersteller für Vorwerkprodukte seinen Onlineshop unter der Domain keine-vorwerk-vertretung.de betrieben. Hiergegen wandte sich der Inhaber der bekannten Marke Vorwerk mit dem Vorwurf der Markenverletzung. Der Betreiber des Onlineshops berief sich zum einen darauf, dass er nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG berechtigt sei, die Marke zu nutzen, da er die Marke zu Zwecken der Identifizierung der auf seiner Webseite angebotenen Waren als die des Inhabers der Marke bzw. als Hinweis auf die Bestimmung seiner Waren als Zubehör oder Ersatzteil nutze. Außerdem sei er gemäß § 24 MarkenG zur Nutzung der Marke in dem Domainnamen berechtigt, weil sich die markenrechtlichen Befugnisse des Markeninhabers in Bezug auf die angebotene Gebrauchtware erschöpft hätten.

Der Bundesgerichtshof ist der Argumentation des Betreibers des Onlineshops zwar insoweit gefolgt, als er bestätigt, dass die Verwendung einer bekannten Marke in der Domainbezeichnung eines Wiederverkäufers, der neben mit der Marke gekennzeichneten Produkten auch mit diesen kompatible Produkte anderer Hersteller vertreibt, im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG auf die Bestimmung der Ware hinweist. Gleichzeitig stünden dem Wiederverkäufer aber schonendere Möglichkeiten zur Verfügung, auf die Kompatibilität seiner Produkte hinzuweisen. Die Nutzung der Marke innerhalb des Domainnamens verstoße gegen die guten Sitten, weil sie auch dazu diene, potenzielle Kunden auf das unter der Domainbezeichnung erfolgende Warenangebot aufmerksam zu machen. Die Marke würde innerhalb des Domainnamens somit für Werbezwecke eingesetzt, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen. Entsprechend sei die Nutzung nach § 23 Abs. 2 MarkenG nicht privilegiert und stelle grundsätzlich eine Markenverletzung dar.

Da das Berufungsgericht keine hinreichenden Ausführungen zu einer möglichen Erschöpfung der markenrechtlichen Befugnisse gemacht hatte, verwies der BGH den Streit zurück an das Berufungsgericht. Der BGH stellte dabei bereits klar, dass der Erschöpfungseinwand jedenfalls für die Nutzung der Marken innerhalb des Domainnamens nicht greifen dürfte. Mache sich der Wiederverkäufer durch die Verwendung der bekannten Marke im Rahmen der Domainbezeichnung die aus deren Bekanntheit folgende Werbewirkung bei der Anpreisung seines Online-Shops in einer Weise zunutze, die das für den Hinweis auf den Vertrieb von Markenwaren erforderliche Maß übersteigt, so liege hierin eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke, die den Markeninhaber gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG berechtige, sich der Markenverwendung zu widersetzen.

Auch wenn sich die Entscheidung auf eine bekannte Marke bezieht, sind der Entscheidung grundsätzliche Erwägungen zu entnehmen, die die Grenzen der Nutzung von Marken in Domainnamen allgemein definieren. Nach den Erwägungen des BGH stellt die Verwendung einer Marke als Bestandteil eines Domainnamens mehr dar als einen bloßen Hinweis auf die Verwendbarkeit der eigenen Produkte für Waren des Markeninhabers. Vielmehr hat sie eine Werbewirkung, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgeht und mit den guten Sitten regelmäßig nicht vereinbar ist. Auch wenn abzuwarten bleibt, wie die Instanzgerichte diese Entscheidung aufnehmen, dürfte es Wiederverkäufern zukünftig schwerer fallen, die Nutzung einer Marke innerhalb einer Domain ohne Zustimmung des Markeninhabers zu rechtfertigen.