Der Bundesgerichtshof hat bestätigt, dass eine künstliche Intelligenz kein Erfinder sein kann, und schließt sich damit einer Reihe ähnlicher Entscheidungen in anderen Ländern an.

Wir haben in unserem B&B-Bulletin bereits vor einiger Zeit über die Entscheidung des Europäischen Patentamts berichtet, als Erfinder nur natürliche Personen zuzulassen. Derselbe Anmelder hatte zwischenzeitlich auch in einer verwandten deutschen Patentanmeldung DE 10 2019 128 120 als Erfinder die künstliche Intelligenz DABUS angegeben und war damit sowohl beim Deutschen Patentamt als auch beim Bundespatentgericht gescheitert. Seine Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof (BGH – X ZB 5/22) blieb nun ebenfalls erfolglos. Der Bundesgerichtshof hat bestätigt, dass Erfinder nur natürliche Personen, d.h. Menschen, sein können.

Ähnlich hatten zuvor gegen DABUS bereits Gerichte in den USA, dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland und Japan entschieden. Nach aktuellem Stand hat damit nur Südafrika ein Herz für Maschinen. Die südafrikanische Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) hat das entsprechende Patent mit DABUS als Erfinder bereits 2021 eingetragen.

Die Richter des Bundesgerichtshofs begründen ihre ablehnende Entscheidung damit, dass der Erfinder Träger eines Rechts ist. Dafür komme nur ein Mensch infrage. Zudem gebe es nach derzeitigem wissenschaftlichen Erkenntnisstand kein System, das ohne jede menschliche Vorbereitung oder Einflussnahme nach technischen Lehren sucht. An jeder Erfindung, auch wenn sie unter Einsatz künstlicher Intelligenz als Werkzeug entsteht, ist also aus Sicht des Gerichts immer auch ein Mensch beteiligt. Beispielsweise als Programmierer, für das Datentraining, das Initiieren des Suchvorgangs oder die Auswahl der von der Maschine gelieferten Ergebnisse. Diese Person könne dann als Erfinder benannt werden, selbst wenn aus Sicht des Anmelders die künstliche Intelligenz den hauptsächlichen Beitrag zur erfindung geleistet habe.

Der Bundesgerichtshof lässt in seiner Entscheidung allerdings immerhin die Benennung eines menschlichen Erfinders mit dem Zusatz zu, der Erfinder habe „die künstliche Intelligenz DABUS dazu veranlasst, die Erfindung zu generieren.“ Dieser Zusatz sei allerdings „rechtlich unerheblich“ und ist für den Patentanmelder vermutlich nur ein schwacher Trost.

Grundsätzlich bleibt es dabei, dass als Erfinder nach der gegenwärtigen Rechtslage nur Menschen infrage kommen. Insoweit gelten für Patentanmeldungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz die üblichen Spielregeln. Bei der Abfassung solcher Patentanmeldungen sind allerdings durchaus einige andere wichtige Besonderheiten zu beachten. Insbesondere sollte die Patentanmeldung umfangreiche Ausführungen zu den verwendeten Trainingsdaten und den erzielten Ergebnissen enthalten, um dem Patentamt zu ermöglichen, die Erfindung nachzuvollziehen, und dem Erfordernis der Ausführbarkeit der Erfindung zu entsprechen.

In der Praxis ist es zudem wichtig, bei jeder Erfindung mit KI-Bezug frühzeitig und unter Einbeziehung aller Beteiligten vertraglich festzulegen, wem die Rechte an der Erfindung zustehen sollen, um nachfolgenden Streit zu vermeiden.

Über die IP-rechtlichen Entwicklungen im spannenden Feld der Künstlichen Intelligenz werden wir Sie weiterhin regelmäßig auf dem Laufenden halten.

Die Große Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts (EPA) hat in den Entscheidungen G 1/22 und G 2/22 grundlegende Fragen zur Zuständigkeit des EPA und zur Priorität bei PCT-Anmeldungen geklärt. Mit der Vorlage G 1/23 soll die Frage beantwortet werden, ob die Reproduzierbarkeit eines öffentlich verfügbaren Produkts eine Voraussetzung dafür ist, dass es als Stand der Technik gilt. Darüber hinaus wird die Vorlage G 1/24 klären, wie die Auslegungsregeln von Art. 69 EPÜ auf die Patentierbarkeit anzuwenden sind, was künftig die einheitliche Auslegung der Patentansprüche sicherstellen soll.

Einleitung

Die Große Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts (EPA) spielt eine zentrale Rolle bei der einheitlichen Anwendung des Patentrechts in Europa. Sie stellt die einheitliche Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) sicher, indem sie gemäß Art. 112(1) EPÜ grundlegende Rechtsfragen behandelt, die vom Präsidenten des EPA oder von einer Beschwerdekammer vorgelegt werden. Der folgende Beitrag befasst sich mit aktuellen Entscheidungen und anhängigen Vorlagefragen der GBK.

Aktuelle G-Entscheidungen

G 1/22 and G 2/22

In den Entscheidungen G 1/22 und G 2/22 klärte die GBK des EPA zwei wesentliche Fragen zur Zuständigkeit des EPA und zur Priorität bei PCT-Anmeldungen.

Die GBK bestätigte, dass das EPA zuständig ist zu prüfen, ob der Anmelder berechtigt ist, eine Priorität gemäß Art. 87(1) EPÜ zu beanspruchen. Dies schließt sowohl die Überprüfung ein, wer der Anmelder der Prioritätsanmeldung war, als auch die Beurteilung, ob eine rechtmäßige Nachfolge in das Recht erfolgt ist.

Die Kammer bekräftigte, dass eine widerlegbare Vermutung besteht, wonach der Anmelder, der eine Priorität in Übereinstimmung mit Art. 88(1) EPÜ beansprucht, dazu berechtigt ist.

Diese widerlegbare Vermutung greift auch in Fällen, in denen die europäische Patentanmeldung aus einer PCT-Anmeldung hervorgeht oder die Anmelder der Prioritätsanmeldung und der nachfolgenden Anmeldung nicht identisch sind. Ist Partei A Anmelder der Prioritätsanmeldung und wird eine PCT-Anmeldung gemeinsam von den Parteien A und B eingereicht, die das Prioritätsrecht beansprucht, kann auch Partei B von dem Prioritätsrecht profitieren, auf das Partei A als Mit-Anmelder Anspruch hat. Es wird angenommen, dass eine implizite Vereinbarung zwischen den Parteien A und B besteht, die es Partei B ermöglicht, sich ebenfalls auf die Priorität zu berufen. Eine gesonderte Übertragung des Prioritätsrechts auf Partei B ist nicht erforderlich. Diese widerlegbare Vermutung gilt nicht nur für Szenarios, in denen lediglich zwei Parteien involviert sind.

In der Praxis bedeutet dies, dass bei PCT-Anmeldungen mit verschiedenen Anmeldern für unterschiedliche Staaten keine ausdrückliche Übertragung des Prioritätsrechts erforderlich ist, sofern keine gegenteiligen Hinweise vorliegen.

Die Entscheidung stärkt die Rechtssicherheit für Anmelder, da sie eine Vermutung zugunsten der Gültigkeit von Prioritätsansprüchen schafft, insbesondere in Fällen, in denen formelle Übertragungsdokumente fehlen, jedoch eine Zusammenarbeit zwischen den Anmeldern angenommen wird.

Dritte haben jedoch die Möglichkeit, diese Vermutung zu widerlegen, indem sie substantielle Beweise vorlegen, die das Fehlen einer impliziten Vereinbarung oder Berechtigung belegen.

Anhängige Vorlagefragen der GBK des EPA

G 1/23

Die technische Beschwerdekammer 3.3.03 hat der GBK mit ihrer Zwischenentscheidung 0438/19 vom 27. Juni 2023 gemäß Art. 112(1)(a) EPÜ Fragen zum Stand der Technik vorgelegt.

Die Vorlage basiert auf der Entscheidung G 1/92, in der die GBK entschied, dass die chemische Zusammensetzung oder innere Struktur eines öffentlich zugänglichen Produkts zum Stand der Technik gehört, wenn der Fachmann diese ohne unzumutbaren Aufwand analysieren oder reproduzieren kann. Die GBK stellte drei Faktoren auf, bei deren kumulativem Vorliegen die Zusammensetzung eines Erzeugnisses zum Stand der Technik gehört: (1) Das Erzeugnis selbst ist der Öffentlichkeit zugänglich, (2) Der Fachmann kann die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses ohne unzumutbaren Aufwand erschließen und (3) ohne unzumutbaren Aufwand reproduzieren. Fehlt die Möglichkeit der Analyse oder Reproduktion, gehört die Zusammensetzung trotz Verfügbarkeit des Produkts nicht zum Stand der Technik.

In dem an die GBK in G 1/23 vorgelegten Fall hängt die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Ansicht der Kammer davon ab, ob das zuvor auf dem Markt erhältliche Material „ENGAGE 8400“ zum Stand der Technik gehörte oder nicht. Verschiedene ins Verfahren eingeführte Dokumente, die vor dem frühsten Prioritätstag veröffentlicht wurden, belegen unstrittig, dass ENGAGE 8400 nahezu alle Merkmale des patentierten Erzeugnisses erfüllt. Der Patentinhaber stellt sich auf den Standpunkt, dass ungeachtet dessen keine Informationen zu den Synthesebedingungen in die Öffentlichkeit gelangt sind und eine Reproduktion des Materials deshalb ein aufwändiges und kostenintensives Research-Projekt erfordern würde, dessen Erfolg nicht garantiert sei. Zumindest die Reproduktion sei deshalb i.S.v. G1/92 nicht unter zumutbarem Aufwand möglich.

Praktische Bedeutung

Die Entscheidung der GBK wird klären, ob die fehlende Reproduzierbarkeit eines Erzeugnisses ein Ausschlusskriterium ist und wie exakt eine erforderliche Reproduktion sein muss. Dies betrifft besonders technische Gebiete, in denen die Reproduktion trotz technischer Daten schwierig bleibt. Beispielsweise in der Polymerchemie, da genaue Synthesebedingungen erforderlich sind, die allein durch Materialanalysen nicht ermittelt werden können.

Entscheidet die GBK, dass auch nicht reproduzierbare Erzeugnisse bereits dann zum Stand der Technik zählen, wenn ihre Zusammensetzung analysierbar oder öffentlich bekannt ist, müssten Hersteller vorsichtiger abwägen, ob sie ein Erzeugnis auf den Markt bringen wollen, da die bloße Marktverfügbarkeit neuheitsschädlich sein könnte.

G 1/24

Mit ihrer Entscheidung T 439/22 hat die technische Beschwerdekammer der GBK Fragen zur Bestimmung des Schutzbereichs und der Auslegung von Art. 69 Abs. 1 S. 2 sowie Art. 1 des Protokolls über die Auslegung dieser Norm vorgelegt.

Es ist umstritten, ob der Grundsatz, dass die Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen werden, ausschließlich zur Bestimmung des Schutzbereichs gilt, oder auch bei der Frage der Patentierbarkeit Anwendung findet. Eine Vielzahl von Entscheidungen vertritt die Auffassung, dass Art. 69 Abs. 1 S.2 sowie Art. 1 des Protokolls nur im Rahmen von Art. 123 Abs. 2 EPÜ zu berücksichtigen sind. Einige Entscheidungen hingegen gehen davon aus, dass diese Auslegungsregeln auf das gesamte EPÜ – und damit auch auf die Bestimmung der Erfindung als Vorfrage der Patentierbarkeit – anzuwenden seien. Die vorlegende Beschwerdekammer schließt sich in dieser Frage den Ausführungen der GBK in G 6/88 an. Frage 1 soll die widersprüchliche Rechtspraxis vereinheitlichen und diese Frage von grundsätzlicher Bedeutung klären.

Ein anderes Rechtsprinzip, das die Auslegung der Patentansprüche betrifft, ist die Subsidiarität der Beschreibung. Zur Auslegung der Patentansprüche soll diese, wenn überhaupt, nur dann herangezogen werden, wenn der Wortlaut des Patentanspruchs für sich genommen unklar oder mehrdeutig bleibt. Auch hierzu gibt es widersprüchliche Entscheidungslinien, die die vorlegende Beschwerdekammer bei den Randnummern 3.3.3. ff. detailliert darstellt: Teils wird die Beschreibung herangezogen, ungeachtet ob die Ansprüche mehrdeutig sind oder nicht, dann aber die Subsidiarität insoweit gewahrt, indem der Wortwahl der Ansprüche ein höheres Gewicht beigemessen wird. Andere Entscheidungen gehen wiederum davon aus, dass die Ansprüche immer eigenständig und gänzlich ohne Beachtung der Beschreibung ausgelegt werden müssen. Frage 2 soll diese Widersprüche auflösen und die Rechtspraxis vereinheitlichen.

Die dritte Frage betrifft eine abweichende Rechtspraxis der Beschwerdekammern bezüglich der Berücksichtigung von Definitionen und ähnlicher Informationen, die in der Beschreibung des Patents gegeben werden, bei der Auslegung der Patentansprüche. Im Grundsatz ist den Worten des Patentanspruchs ihre gewöhnliche Bedeutung im jeweiligen Fachbereich beizumessen. Einige Entscheidungen gehen davon aus, dass davon abweichende Definitionen in der Patentbeschreibung zu berücksichtigen sind, das Patent also insoweit sein eigenes Wörterbuch sein kann. Andere Entscheidungen halten dem das Erfordernis der Rechtssicherheit entgegen und schränken dies zumindest dahingehend ein, dass die ergänzende Heranziehung der Beschreibung keine Beschränkung oder Veränderung der Erfindung bewirken darf, die der Fachmann dem reinen Wortlaut der Patentansprüche nicht entnehmen kann. Teils wird eine Definition in der Beschreibung schon dann außenvorgelassen, wenn sie eine vernünftigerweise denkbare und im technischen Kontext sinnvolle Interpretation des Anspruchswortlauts ausschließt (so z.B. T 169/20, Begründung 1.4). Andere Entscheidungen lassen eine solche Definition erst dann unberücksichtigt, wenn sie mit der üblichen Bedeutung des verwendeten Begriffs schlichtweg unvereinbar ist (so etwa T 1473/19, Begründung 3.16.2). Frage 3 soll diese Unklarheiten beseitigen.

Praktische Bedeutung

Es handelt sich um Fragen von grundsätzlicher Bedeutung zur Auslegung der Patentansprüche. Sowohl die Patenterteilung als auch die europäischen Widerrufs- als auch die nationalen Nichtigkeitsinstanzen werden die Antwort der GBK künftig zu berücksichtigen haben.

Schlussfolgerungen

Die Entscheidungen G 1/22 und G 2/22 schaffen durch die Einführung einer widerlegbaren Vermutung zugunsten der Berechtigung zur Prioritätsbeanspruchung eine klare Grundlage für zukünftige Fälle, die von Dritten nur mit substantiellen Beweisen widerlegt werden kann. Die Vorlage G 1/23 stellt grundsätzliche Fragen zur Reproduzierbarkeit eines Erzeugnisses. Das Ergebnis der Entscheidung könnte dazu führen, dass die Marktverfügbarkeit eines Produkts unabhängig von dessen Reproduzierbarkeit neuheitsschädlich wird. Die Entscheidung G 1/24 wird klären, ob die Auslegungsregeln von Art. 69 EPÜ und des zugehörigen Protokolls nicht nur auf die Bestimmung des Schutzbereichs, sondern auch auf die Frage der Patentierbarkeit angewendet werden, was zu einer einheitlichen und klaren Auslegung der Patentansprüche führen kann.

 

Co-Autor: Tamar Gelashvili