„BVerfG fordert Waffengleichheit in einstweiligen Verfügungsangelegenheiten“ – Artikel von Dr. Rudolf Böckenholt in les Nouvelles von LES International

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In der Ausgabe Dezember 2020 von „les Nouvelles Online“, des Fachmagazins der Licensing Executives Society International, informiert BOEHMERT & BOEHMERT Rechtsanwalt Dr. Rudolf Böckenholt ausführlich über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) im Sommer 2020 zur Stärkung der „Waffengleichheit“ aller Parteien im Verfügungsverfahren. 

Hintergrund ist die seit Jahrzehnten gängige Praxis, nach der der Beklagte in der mündlichen Verhandlung erst auf Widerspruch, i.e. nachdem die einstweilige Verfügung bereits erlassen und zu beachten war, angehört wurde.

Dieser Verfahrensweise schiebt das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil im Juni und Juli dieses Jahres erneut einen Riegel vor, nachdem es bereits im September 2018 die Rechte des Beklagten gestärkt hatte.

Nach Beschluss des BVerfG muss der Gegner vor einer Entscheidung rechtliches Gehör erhalten, und zwar zum konkreten Streitgegenstand. Beide Parteien müssen gleichberechtigt in das Verfahren einbezogen werden. 

Den ausführlichen Beitrag von Dr. Böckenholt können Abonnenten des LESI Magazins hier in englischer Sprache abrufen!

Handbuch Immobilienwirtschaftsrecht mit Beitrag von Dr. Rudolf Böckenholt zum Thema Schutzkonzepte und Verwertung des Namens einer Immobilie

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Zusammen mit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Frau Melanie Müller, nimmt Dr. Rudolf Böckenholt die Gelegenheit wahr, seine kennzeichenrechtliche Expertise im Bereich des Immobilienwirtschaftsrechts einzubringen, soweit es um den Schutz des Namens einer Immobilie bzw. eines Immobilienprojekts geht und die Möglichkeiten, diesen Schutz zu verwerten. Der Beitrag ist Teil eines im Verlag C.H. Beck erscheinenden fächerübergreifenden Handbuchs zu allen rechtlichen Aspekten der Immobilienwirtschaft.

Die Veröffentlichung des Werkes ist für Frühsommer 2021 projektiert.

Ausländische Steuerberatungsgesellschaften, die alle Dienstleistungen einer Steuerberatungsgesellschaft in Deutschland anbieten, ohne im Steuerberaterverzeichnis eingetragen zu sein, können sich nicht auf die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit berufen, sondern handeln wettbewerbswidrig – Dr. Rudolf Böckenholt bespricht ein Urteil des LG Mannheim in seinem jüngsten GRUR-Prax-Beitrag.

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In Heft 8/2020 (Seite 168) bespricht Dr. Rudolf Böckenholt eine Entscheidung des OLG Hamm, wonach Zulassungsschranken für steuerliche Hilfeleistungen nicht gegen die Grundfreiheiten der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit in der EU verstoßen, weil diese durch zwingende Allgemeininteressen gerechtfertigt seien und die angesprochenen Verkehrskreise innerhalb des unübersichtlichen und schwer verständlichen deutschen Steuerrechts eine hochwertige Beratung durch in die Liste qualifizierter Berater eingetragene Vertreter benötige. Eine ausländische Gesellschaft mit nach dem Recht eines anderen Mitgliedsstaates qualifizierten Beratern erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Werden gleichwohl in Deutschland alle Steuerdienstleistungen angeboten, handelt die Gesellschaft wettbewerbswidrig und die sie vertretenden Partner haften persönlich.

Die technischen Rahmenbedingungen der ERVV konkretisieren den Standard bei Gericht verarbeitbarer Dateiformate, sind jedoch nicht abschließend – Dr. Rudolf Böckenholt bespricht ein Urteil des LG Mannheim in seinem jüngsten GRUR-Prax-Beitrag.

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In Heft 20/2020 erläutert Dr. Rudolf Böckenholt die Entscheidung des LG Mannheim, wonach allein der Verstoß gegen die gesetzlichen Vorgaben zu Dateiformaten im elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten nicht dazu führt, dass das Dokument als nicht eingereicht gilt, sofern das Gericht das eingereichte Format tatsächlich verarbeiten kann. Das im Streitfall eingereichte verfahrensleitende Dokument im Format DOCX konnte aufgrund der technischen Fähigkeiten des Gerichts als Repräsentat im Format PDF/A verwendet werden. Dr. Rudolf Böckenholt beschreibt, dass die betroffene Prozesspartei in diesem Verfahren Glück gehabt hat, die Entscheidung aber nicht verallgemeinerungsfähig ist.

Die Zeitschrift GRUR-Prax ist über den Verlag beziehbar. Weitere Details finden Sie hier.

Werbung mit Patent­schutz – aber richtig!

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Der wirtschaftliche Wert eines Patents erschöpft sich nicht im technischen Vorsprung. Ein Patenthinweis auf der Ware bekundet auch ihre technische Überlegenheit. Der Patentschutz kann damit im Rahmen einer Marketingstrategie gewinnbringend eingesetzt werden. Ungenaue oder unzutreffende Angaben können allerdings zu kostenpflichtigen Abmahnungen führen. Der Beitrag erläutert die häufigsten Fehler und präsentiert rechtssichere Formulierungen.

Nicht nur im Bereich der Hoch-Technologie werden Angaben über Patente als Beweise besonderer Innovationskraft des Unternehmens betrachtet. Sie können das Vertrauen in die technische Qualität und Exklusivität der Produkte wesentlich steigern.

Eine Patentwerbung kann auch eine warnende Funktion erfüllen. Für die Mitbewerber beinhaltet die Werbung ebenfalls eine Mitteilung über den bestehenden Rechtsschutz, die die Konkurrenten zusätzlich von etwaigen Versuchen der Nachahmung der Technologie abzuschrecken vermag.

Es stellt sich damit die Frage: Wie kann ich mein Schutzrecht am besten in der Werbung anbringen?

Gefahren und Risiken

Werbung mit Patentschutz kann aber auch rechtliche Folgen auslösen. Als erstes ist an § 146 PatG zu denken. Die Vorschrift gewährt jedem Mitglied des betroffenen Verkehrskreises einen Auskunftsanspruch gegen den „werbenden“ Schutzrechtsinhaber. Wenngleich aus der Information über die Eintragungsnummer des Schutzrechts, bzw. das Aktenzeichen und das Datum der Anmeldung oder der beanspruchten Priorität noch kein unmittelbarer Nachteil für den Werbenden resultiert, erleichtert sie erheblich die Vorbereitung einer Wettbewerbsklage.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) enthält weitere in diesem Zusammenhang relevante Normen. § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG ist die zentrale Regelung. Die Vorschrift legt fest, dass unwahre Angaben über Rechte des geistigen Eigentums eines Unternehmens, ebenso wie Aussagen, die bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine falsche Vorstellung über diese Rechte hervorrufen können, irreführend und damit wettbewerbswidrig sind. Bei Verstoß gegen diesen Wahrheitsgrundsatz gewährt das Gesetz den Mitbewerbern sowie bestimmten Verbänden und Einrichtungen (Aufzählung in § 8 Abs. 3 UWG) u.a. Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz. Die Vielzahl gerichtlicher Entscheidungen zur Frage irreführender Werbung mit Schutzrechten verdeutlicht die Relevanz der inhaltlichen Richtigkeit von Aussagen über gehaltene Schutzrechte im Kontext einer Werbekampagne.

Häufige Fehler und wie sie zu vermeiden sind

Abgesehen von der einleuchtenden Erkenntnis, dass die Werbung mit einem Patent nur dann zulässig ist, wenn das Patent tatsächlich erteilt wurde und der Werbende sich auf das Patent berufen kann, lassen sich anhand der umfangreichen Rechtsprechung der Instanzgerichte gewisse Leitlinien feststellen. Die Kenntnis dieser Richtlinien ermöglicht eine signifikante Risikominderung im Hinblick auf die eventuelle Inanspruchnahme wegen Wettbewerbsverstößen.

Angaben zur geographischen Schutzweite

Die erste Fallgruppe besteht aus Werbeaussagen, die Schutzrechte mit internationalem Bezug betreffen. Hier gilt,  dass eine allgemein gehaltene, im Inland verbreitete Werbung nur dann zulässig ist, wenn das beworbene Patent zumindest auch in Deutschland Bestandskraft hat. Dies betrifft insb. Angaben wie: „international patentiert“, „internationaler Patentschutz“, „Weltpatent“ (u.U. zulässig, obwohl ein Weltpatent als solches nicht existiert).

Bei Angaben, die sich auf internationale Patente beziehen, die das deutsche Territorium nicht umfassen, reicht bereits die Konkretisierung des Schutzlandes aus, um den Vorwurf wahrheitswidriger Werbung abzuwenden (Bsp.: „US-Patent“). Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich des Ausdrucks „ausländische Patente“ zu bedienen.

Bei Patenten nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) ist zudem zu beachten, dass Bezeichnungen wie: „europäisches Patent“, „europäisch patentiert“, „Europapatent“, „EPÜ-Patent“, „EPA-Patent“ in der Regel vom Verkehr als Hinweis auf ein bestehendes (zumindest auch) deutsches Patent verstanden werden. Wurde das europäische Patent nicht in der Bundesrepublik Deutschland validiert, darf nur unter Angabe der konkreten Vertragsstaaten geworben werden.

Aus allgemeinen Werbeaussagen wie „gesetzlich geschützt“ oder „geschützt“ schließt der Verkehr grundsätzlich auf ein gültiges inländisches Schutzrecht. Folglich sollte von derartigen Aussagen abgesehen werden, wenn kein Schutz auf deutschem Territorium besteht.

Angaben zum sachlichen Schutzumfang

Zur zweiten Gruppe gehören Aussagen, die sich auf den geltend gemachten sachlichen Schutzbereich des Patents beziehen. Die Werbung mit einer Patentanmeldung vor der Offenlegung, die Werbung mit einem Patent vor der Erteilung sowie die Werbung mit einem Patent, wenn lediglich ein Gebrauchsmusterschutz vorliegt, werden als unzulässig bewertet. Die Grundproblematik betrifft freilich Konstellationen, bei denen der Unterschied zwischen einem erteilten Patent und einer bloßen Patentanmeldung äußerst relevant wird. Die Werbung mit einer Patentanmeldung ist jedenfalls erst ab Offenlegung der Anmeldung zulässig.

Die Ausdrücke: „DPa“, „BPa“, „DBPa“, „D.P.a.“, „B.P.a.“, Euro-Pat a.”, „EU-Pat a.” in Bezug auf eine offengelegte Patentanmeldung wurden einhellig als irreführend und unzulässig angesehen, da die Buchstabe „a“, keine übliche Abkürzung für das Wort „angemeldet“ in der deutschen Sprache ist.

Darüber hinaus ist in den Fällen Vorsicht geboten, wo kein Erzeugnis-, sondern ein Verfahrenspatent erlangt wurde. Die Anpreisung eines Produkts mit einer Angabe über das gehaltene Verfahrenspatent ist nur dann zulässig, wenn das Produkt ein unmittelbares Erzeugnis des patentierten Verfahrens verkörpert. Werden zudem bei mehrfacher Patentierung auch konkrete Patentnummern angegeben, so müssen alle durch diese Patente geschützten technischen Lehren bei der Herstellung der betroffenen Ware verwendet worden sein. Ein Fehler wäre es ferner, das Patent in der Werbung uneingeschränkt zu erwähnen, obwohl es sich lediglich auf unwesentliche Teile des beworbenen Gegenstands bezieht, die für seinen Verkehrswert oder seine Eigenart nicht von maßgeblicher Bedeutung sind.

Schließlich sind sehr allgemein gehaltene Bezeichnungen denkbar, z.B. „gesetzlich geschützt“, „geschützt“, „alleiniges Herstellungsrecht“ oder „im Inland geschützt“. Zwar wurden diese Angaben vereinzelt als zulässigen Hinweis auf bestehenden Patentschutz erachtet. Dennoch besteht angesichts der Vielzahl anderer Schutzrechte (z.B. Marken Designs) bei solchen Formulierungen eine hohe Gefahr von Fehlvorstellungen seitens der Verbraucher. Zur Vermeidung dieses Risikos sollten daher konkrete Angaben bevorzugt werden (vgl. dazu die Beispiele unten).

Fremdsprachige Angaben

In der Patentwerbung wie in der Alltagssprache werden immer mehr englische Begriffe verwendet. Üblich sind mitunter solche Zusätze: „patent pending“, „pat. pending“, „pat. pend.“ oder „patented“. Diesbezüglich gilt: Allein die Verwendung der englischen Sprache ist kein hinreichender Hinweis, dass der Patentschutz ausschließlich in englischsprachigen Ländern besteht („patented“). Irreführend ist die Bezeichnung „patent pending“ (entsprechend: „Pat. Pend.“ und „pat. pending“) beim Vorliegen einer bloßen Patentanmeldung. Der englische Fachbegriff „pending“ ist in deutschen Verkehrskreisen nicht bekannt. Vielmehr wird er in Verbindung mit dem Wort „patent“ als erteiltes Patentrecht verstanden. Es empfiehlt sich daher in der für den deutschen Markt bestimmten Werbung entsprechenden deutschen Begriffen den Vorzug zu geben.

Wie mache ich es richtig? Ausgewählte zulässige Angaben

Im Folgenden werden konkrete Formulierungen angeboten, die – je nach Art des gehaltenen Schutzrechts – nach der bisherigen Rechtsprechung grundsätzlich in der Werbung unbedenklich verwendet werden können.

  1. Patentanmeldung offengelegt
    Zulässig sind: Patent angemeldet; Patentanmeldung offengelegt; DP angem.; Pat. angem.; Europa-Patent angem.; EU-Pat. angem.
  2. Patent erteilt ausschließlich in Deutschland
    Zulässig sind: Deutsches Bundespatent; Deutsches Patent; patentiert; patentamtlich geschützt, patentrechtlich geschützt; patented; Pat.; pat.; DBP; DBuPat; DP.
  3. Patent erteilt in Deutschland und im Ausland
    Zulässig sind: international patentiert; internationaler Patentschutz; Europäisches Patent; EPÜ-Patent; EPA-Patent; Europa-Patent; Weltpatent (Vorsicht: patentrechtlicher Schutz muss in den „für den Wettbewerb bedeutsamen Industrienationen“ bestehen); patentiert; patentrechtlich geschützt; patented; Pat.; pat; int. Pat.
  4. Patent erteilt nur im Ausland
    Zulässig sind: ausländische Patente; Patent + Name des Schutzlandes (Bsp. US-Patent); EPÜ-Patent + Name des Schutzlandes“.

Neben den genannten Bezeichnungen können auch andere Formulierungen gewählt werden. Zu beachten ist immer das lauterkeitsrechtliche Wahrheitsgebot. Häufig bedarf es daher eines  -für Werbezwecken eher störenden – konkretisierenden Zusatzes. Beispiele: „EPÜ-Patent angemeldet für: Frankreich, Italien, Belgien, Dänemark und Polen“ oder „Patent angem., aber noch nicht offengelegt. Hinweis: aus einer noch nicht offengelegten Patentanmeldung können keine Rechte gegenüber Nutzern der Erfindung geltend gemacht werden.“ etc.

Letztlich sollte je nach Produkt und Schutzrechtslage entschieden werden, was die jeweils geeignetste Formulierung ist. Dazu beraten wir Sie gern!

Vorsicht bei Schutzrechts­hinweisen! Die Angabe „Patent Pending“ kann irreführend sein

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Das Oberlandesgericht München hat in einem jüngeren Urteil entschieden, dass die Werbeangabe „Patent Pending“ in Deutschland missverstanden werden und demnach wettbewerbswidrig sein kann (Az.: 6 U 3973/16). Dies gilt auch dann, wenn der Werbetreibende oder verbundene Dritte Inhaber einer Patentanmeldung ist. Der angesprochene deutsche Verkehr mag die Angabe nämlich dahin verstehen können, dass für das mit dem Hinweis verbundene Produkt ein „anhängiges“ Patent im Sinne eines „erteilten“ Patents besteht.

Hintergrund

Das patentrechtliche Prüfungsverfahren kann bekanntlich einen langen Zeitraum beanspruchen, und häufig besteht für den Anmelder ein Bedürfnis daran, schon vor der Erteilung des Patents auf eine technische Sonderstellung des Produkts im Verhältnis zu anderen Produkten werbend hinzuweisen. Dies gilt umso mehr, als dass der Anmelder bis zur Patenterteilung nicht schutzlos gestellt sein muss, sondern ihm gemäß § 33 PatG für die unbefugte Benutzung der offengelegten Erfindung eine angemessene Entschädigung zugesprochen werden kann. Hierfür ist aber Voraussetzung, dass der Benutzer der Erfindung bösgläubig ist, so dass auch aus diesem Grund ein Interesse des Anmelders besteht, potentielle Benutzer seiner Erfindung mit einem Vermerk auf das angemeldete Patent hinzuweisen.

Bei der Verwendung von fremdsprachigen Angaben im Rahmen der Produktvermarktung ist jedoch stets Vorsicht geboten. Nach dem deutschen Wettbewerbsrecht  sind irreführende geschäftliche Handlungen unzulässig (vgl. § 3 Abs. 1 UWG in Verbindung mit  § 5 Abs. 1 Satz 1 UWG). Bei Werbeaussagen, die in unterschiedlicher Weise verstanden werden können, ist eine Irreführung bereits dann anzunehmen, wenn ein relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Angabe in einer Weise versteht, die nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht.

Die Werbeaussage „Patent Pending“ (zu Deutsch: „Patent angemeldet/schwebend/anhängig“)  wird im englischsprachigen Geschäftsverkehr verbreitet dafür verwendet, um darauf hinzuweisen, dass für ein beworbenes Produkt oder Teile hiervon zwar bislang kein Patent erteilt wurde, ein solches aber angemeldet ist. Aus dieser Übung darf allerdings nicht vorschnell geschlossen werden, dass auch deutsche Verkehrskreise den Begriffsinhalt in der zutreffenden Weise verstehen.

Entscheidung

So beurteilt in dem vom Oberlandesgericht München entschiedenen Fall: Dort fand sich auf der Produktverpackung eines  Zahnzwischenraumreinigers der Hinweis „Patent Pending“, und ein entsprechendes Patent war angemeldet, jedoch noch nicht erteilt. Das Gericht führte aus, dass sich die vom werbenden Unternehmen vertriebenen Produkte an das allgemeine Publikum richten. Allerdings würde nur derjenige Teil des angesprochenen Verkehrs, der über eingehende und vertiefte Kenntnisse der englischen Sprache verfügt bzw. mit der Thematik der Werbung mit Schutzrechtshinweisen bereits vorbefasst ist, die Angabe „Patent Pending“ zutreffend als Hinweis auf eine „nur“ anhängige Patentanmeldung verstehen. Für die breite Masse der deutschen Verbraucher soll dies indes nicht angenommen werden dürfen. Bei „Patent Pending“ handelt es sich nicht um einen Begriff der englischen Umgangssprache. Ein wesentlicher Teil der deutschen Verkehrskreise würde demnach der Gefahr der Irreführung unterliegen, da dem Begriff „Patent Pending“ die Bedeutung beigemessen wird, dass für das mit dem Hinweis versehene Produkt einen „anhängiges“ Patent im Sinne eines „ erteilten“ Patents existiert. Der deutsche Verbraucher wird bei der Angabe „Patent Pending“ schlicht davon ausgehen, dass bereits ein „Patent“ existiert, dass durch das weitere fremdsprachige Wort „pending“ näher beschrieben wird.

Fazit

Das Urteil überrascht nicht. Bereits im Jahr 1996 hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf in einem ähnlichen Fall entschieden, dass die abkürzende Angabe „pat. pend.“ von deutschen Verkehrskreisen nicht zutreffend verortet wird und damit wettbewerbswidrig sein kann. Das Urteil des Oberlandesgerichts München dient damit als erinnernde Mahnung, dass vertiefte Fremdsprachenkenntnisse bei deutschen Verbrauchern nicht vorausgesetzt dürfen und bei Werbung mit fremdsprachigen Angaben ein Haftungsrisiko bestehen kann. Dies gilt insbesondere, soweit sich die Produktwerbung an das allgemeine und damit breite Publikum wendet. Richtet sich die Werbung hingegen ausschließlich an das Fachpublikum, welches mit englischsprachigen Begriffen vertraut ist, mag dies anders sein. Bei vorbefassten Verkehrskreisen dürfte ein weniger strenger Maßstab gelten.

 

UWG regelt Angaben zur Mitgliederstruktur – Dr. Rudolf Böckenholt erklärt die Details in seinem jüngsten GRUR-Prax-Beitrag

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In Heft 5/2018 (S. 134) erläutert Dr. Rudolf Böckenholt die Entscheidung des Saarländischen Oberlandesgerichts, wonach rechtsfähige Verbände ihre Aktivlegitimation nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG bereits außergerichtlich im Hinblick auf ihre Mitgliederstruktur darzulegen haben, ohne dass insoweit eine tatsächliche Vermutung aus früherem Vorgehen gegen Dritte abgeleitet werden könnte.

Die Zeitschrift GRUR-Prax ist über den Verlag beziehbar. Weitere Details finden Sie hier.

Umsetzung der EU-Geheimnisschutzrichtlinie – Umsetzungsbedarf bei Unternehmen

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Der Bundesgerichtshof und Computerspiele: Die Entscheidung World of Warcraft IDie Geheimnisschutzrichtlinie muss in nationales Recht umgesetzt werden. Der Gesetzgeber wird den Referentenentwurf voraussichtlich Anfang 2018 veröffentlichen – deutsche Unternehmen sind bereits jetzt gefordert, sich auf wichtige Neuerungen einzustellen und Maßnahmen zur Geheimhaltung ihrer vertraulichen Informationen zu überprüfen und anzupassen.

Aktuelle Situation

Der deutsche Gesetzgeber muss die EU-Geheimnisschutzrichtlinie (Richtlinie 2016/943) bis zum 9. Juni 2018 in nationales Recht umsetzen. Das Konzept der EU Geheimnisschutzrichtlinie geht über den bislang im deutschen Recht vorhandenen Schutz von Geschäftsgeheimnissen (u.a. wettbewerbsrechtliche Regelungen, Non-Disclosure-Agreements / Geheimhaltungsvereinbarungen) wesentlich hinaus. Es stellt Geschäftsgeheimnisse und ihren Schutz geistigen Eigentumsrechten und deren Durchsetzung gleich. Dies ist nicht unproblematisch, denn Geschäftsgeheimnisse sind noch weniger als geistige Eigentumsrechte greifbar, und oft fehlt es an einer hinreichenden Definition des Schutzumfangs, der auch dem Verletzer hinreichend klar ist. Gleichzeitig verschärft die EU-Geheimnisschutzrichtlinie die Anforderungen an den gesetzlichen Schutz von Geheimnissen, indem sie – anders als nach der bisherigen deutschen Rechtslage – besondere Geheimhaltungsmaßnahmen verlangt, um Geheimnisschutz überhaupt erst entstehen zu lassen. Daher werden die Unternehmen auf die EU-Geheimnisschutzrichtlinie reagieren und insbesondere ihre Geheimhaltungskonzepte prüfen müssen.

Es bleibt abzuwarten, wie die entsprechenden Vorgaben der Richtlinie nunmehr vom deutschen Gesetzgeber umgesetzt werden. Aufgrund zahlreicher unbestimmter Begriffe in der Richtlinie hat der deutsche Gesetzgeber hier einen gewissen Umsetzungsspielraum. Wir beobachten aktuell den Gesetzgebungsprozess und machen darauf aufmerksam, dass durch Stellungnahmen auf diesen in den nächsten Monaten noch Einfluss genommen werden kann. Der Referentenentwurf wird auf Grund der bevorstehenden Bundestagswahl vermutlich erst Anfang 2018 mit kurzer Stellungnahmefrist veröffentlicht werden.

Im Folgenden gehen wir auf besonders relevante Regelungsinhalte der Geschäftsgeheimnisrichtlinie ein:

Geschäftsgeheimnisse und Geheimhaltungsmaßnahmen

Einer der Kernpunkte der EU-Geheimnisschutzrichtlinie ist die Definition des Geschäftsgeheimnisses (Art. 2 Nr. 2). Es muss sich um Informationen handeln, die geheim in der Hinsicht sind, dass sie weder in ihrer Gesamtheit noch in ihrer genauen Anordnung der Personen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich sind. Des Weiteren müssen die Informationen von kommerziellem Wert sein und Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sein. Dabei fällt auf, dass ein expliziter Geheimhaltungswille von der EU-Geheimnisschutzrichtlinie (anders als im bisherigen deutschen Recht) für das Vorliegen eines Geheimnisses nicht gefordert wird. Stattdessen wird auf das Erfordernis von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen abgestellt, das in der deutschen Rechtspraxis bislang keine Rolle gespielt hat.

Es wird damit deutlich, dass die Richtlinie – und damit mutmaßlich auch das entsprechende nationale Umsetzungsgesetz – die Eigenverantwortung der Unternehmen fordert, da Geheimnisinhaber im Verletzungsprozess zukünftig zur Begründung ihrer Ansprüche nachweisen müssen, dass sie in der Vergangenheit angemessene Maßnahmen zur Geheimhaltung ihrer vertraulichen Informationen getroffen haben. Hier sollten Unternehmen nicht nur bestehende Geheimhaltungsvereinbarungen prüfen, sondern auch untersuchen, ob ihre bisherigen Geheimhaltungskonzepte und -strukturen den Anforderungen der EU Geheimnisschutzrichtlinie genügen. In jedem Fall sollten sowohl vertragliche Vereinbarungen abgeschlossen als auch rein tatsächliche Maßnahmen, wie die Schaffung von Zugangsbeschränkungen und sonstige Sicherung des Zugriffs auf Geschäftsgeheimnisse, vorgenommen werden.

Reverse Engineering

Nach bisherigem Recht in Deutschland war Reverse Engineering – also Informationsgewinnung durch Rückbau oder sonstige genaue Untersuchung von Gegenständen – verboten. Mit Umsetzung der Geheimnisschutzrichtlinie wird sich dies ändern. Reverse Engineering wird jedenfalls dann zulässig sein, wenn die untersuchten Produkte rechtmäßig erworben wurden oder wenn der jeweilige Gegenstand öffentlich verfügbar gemacht wurde. Daher lässt sich in Zukunft Reverse Engineering nur noch über vertragliche Regelungen verhindern. Derartige vertragliche Regelungen helfen jedoch nur eingeschränkt weiter, wenn nicht der Vertragspartner selbst Reverse Engineering betreibt, sondern Dritte, welche das Produkt wiederum von dem ursprünglichen Vertragspartner rechtmäßig erwerben.

Fazit

Mit Blick auf die durch die EU-Geheimnisschutzrichtlinie kommenden Änderungen sowie den durch unbestimmte Rechtsbegriffe bedingten weiten Umsetzungsspielraum des deutschen Gesetzgebers bietet es sich unseres Erachtens an, den Gesetzgebungsprozess in Deutschland zu begleiten und ggf. die Möglichkeit zu nutzen, Stellungnahmen bei dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. einzureichen, wobei wir Sie gerne unterstützen können.

Parallel sollte zudem unternehmensintern geprüft werden, welche organisatorischen und rechtlichen Maßnahmen vorbereitet werden sollten, um den kommenden Neuregelungen zum Geheimnisschutz gerecht zu werden.

Urteil des Bundesfinanz­hofes – Abmahnkosten grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig

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Der Bundesgerichtshof und Computerspiele: Die Entscheidung World of Warcraft IDer Bundesgerichtshof und Computerspiele: Die Entscheidung World of Warcraft IDer Bundesgerichtshof und Computerspiele: Die Entscheidung World of Warcraft IFür eine berechtigte Abmahnung kann die Erstattung der anwaltlichen Gebühren vom Abgemahnten verlangt werden. Bei Abmahnungen durch Mitbewerber war es seit Jahrzehnten geübte Praxis, die Kostenerstattung als Schadensersatz zu verstehen, dessen Zahlung nicht der Umsatzbesteuerung unterliegt. Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 21. Dezember 2016 (Az.: XI R 27/14) nunmehr eine gänzlich abweichende Beurteilung vorgenommen: Danach handelt es sich bei der Abmahnung durch einen Mitbewerber um einen umsatzsteuerpflichtigen Leistungsaustausch.

Urteil zu UWG-Abmahnungen

Wer dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) zuwiderhandelt, kann bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches Berechtigten können vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen. Zweck des Abmahnschreibens ist es nach der Rechtsprechung, dem Schuldner die Gelegenheit zu geben, den Streit durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen – d.h. insbesondere der anwaltlichen Gebühren – verlangt werden. Nach der jetzt vorliegenden Entscheidung des BFH sind derartige Zahlungen, die von einem Unternehmen an dessen Mitbewerber als Aufwendungsersatz aufgrund von wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen geleistet werden, umsatzsteuerrechtlich als Entgelt im Rahmen eines umsatzsteuerbaren Leistungsaustauschs zwischen dem Mitbewerber und dem von ihm abgemahnten Unternehmen – und gerade nicht als nicht steuerbare Schadensersatzzahlung – zu qualifizieren. Nach dieser Entscheidung ist daher „Leistender“ im Sinne des Umsatzsteuerrechts der Abmahnende, genauer gesagt das jeweils die Abmahnung beauftragende deutsche Unternehmen. Umsatzsteuerbare Leistung gegen Entgelt liege nicht nur dann vor, wenn der Leistende im Auftrag des Leistungsempfängers für diesen eine Aufgabe gegen Bezahlung übernehme, sondern auch, wenn ein Unternehmen für einen anderen als „Geschäftsführer ohne Auftrag“ tätig werde und insofern in dieser Funktion Ersatz der Aufwendungen verlangen könne. In diesem Sinne sei die Abmahnung ein Mittel zur außergerichtlichen Streitbeilegung, wobei der Abmahnende für den Abgemahnten tätig werde. Es liege mithin ein steuerbarer Leistungsaustausch zwischen Abmahnendem und Abgemahnten vor. Das Urteil des BFH ist ein klarer Bruch mit der seit Jahrzehnten weithin geübten Praxis im Bereich der Auseinandersetzung zwischen Wettbewerbern, nach der die Erstattung von Abmahnkosten bislang als eine nicht der Umsatzbesteuerung unterliegende Schadensersatzzahlung qualifiziert wurde.

Abmahnungen aufgrund von gewerblichen
Schutzrechten / Urheberrechten

Das Urteil des BFH betrifft zunächst nur „wettbewerbsrechtliche Abmahnungen“, d.h. Abmahnungen, die aufgrund des UWG erfolgt sind. Es ist zu erwarten, dass die Finanzbehörden die Entscheidung auch auf sonstige Abmahnungen im Bereich der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten übertragen werden. Eine Entscheidung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg, nach der urheberrechtliche Abmahnungen im Bereich der Verletzung von Schutzrechten im Internet nicht umsatzsteuerpflichtig seien, ist zeitlich vor der Entscheidung des BFH ergangen und die Revision anhängig (Urteil FG Berlin-Brandenburg vom 30. November 2016, Az: 7 K 7078/15).

Praktische Bedeutung

Die Entscheidung des BFH hat erhebliche praktische Bedeutung: Handelt es sich bei dem Abmahnenden um ein inländisches Unternehmen, und handelt es sich bei dem Abgemahnten um eine Privatperson beziehungsweise ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, so umfasst die Erstattungspflicht grundsätzlich nunmehr auch die in Ansatz zu bringende Umsatzsteuer. Für den Abmahnenden bedeutet das Urteil des BFH, dass die Umsatzsteuer abzuführen ist.

Soweit in der Vergangenheit für Unternehmen Abmahnungen an Mitbewerber ausgesprochen und vor diesem Hintergrund Zahlungen als Aufwendungsersatz geleistet wurden, ist gegebenenfalls Umsatzsteuer zu entrichten. Die genaueren Voraussetzungen einschließlich der zu beachtenden zeitlichen Grenzen sind bitte mit dem Steuerberater zu besprechen.

Rückrufverpflichtung stets Teil des Unterlas­sungsanspruchs?

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Der Bundesgerichtshof hat am 29. September 2016 (Aktenzeichen I ZB 34 / 15) in einem wettbewerbsrechtlichen Fall entschieden, dass eine Verurteilung zur Unterlassung einer fortdauernden Störungshandlung auch beinhalten kann, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf Dritte in Form der Geltendmachung eines Rückrufs der betreffenden Waren einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung des Störungszustands erforderlich ist.

Die Schuldnerin war in diesem Fall durch Urteil vom 31. Januar 2013 verurteilt worden, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr als Spirituosen gekennzeichnete Produkte unter der Bezeichnung „RESCUE TROPFEN“ oder „RESCUE NIGHT SPRAY“ zu bewerben oder zu vertreiben. Der Bundesgerichtshof ist mit dem Berufungsgericht der Ansicht, dass die Schuldnerin sowohl dadurch, dass sie die Apotheken nicht zur Rückgabe der bereits an sie ausgelieferten Produkte „RESCUE TROPFEN“ und „RESCUE NIGHT SPRAY“ aufgefordert hat, als auch dadurch, dass sie die Produkte „RESCUE SPRAY“ und „RESCUE NIGHT TROPFEN“ weiter beworben und vertrieben hat, gegen ihre Unterlassungsverpflichtung aus dem vorgenannten Urteil verstoßen hat.

Zwar sei nach Ansicht des BGH die Schuldnerin nach dem Wortlaut des hier in Rede stehenden Urteilstenors lediglich zu einem Unterlassen und nicht zur Vornahme von Handlungen verpflichtet. Für die Auslegung des Vollstreckungstitels sei es allerdings ohne Bedeutung, ob den Gläubigerinnen ein solcher Rückrufanspruch sachlichrechtlich zustehe. Unter Hinweis auf und in Fortführung u.a. der Hot Sox-Entscheidung (Az. I ZR 109 / 14) ist der BGH der Auffassung, dass die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, regelmäßig dahin auszulegen sei, dass sie nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen, sondern auch die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands umfasse.

Damit erschöpft sich eine Unterlassungsverpflichtung nicht im bloßen Nichtstun, sondern umfasst auch die Vornahme von Handlungen zur Beseitigung eines zuvor geschaffenen Störungszustands, wenn allein dadurch dem Unterlassungsgebot entsprochen werden kann.

Damit hebt der BGH die im Wortlaut des § 8 Abs. 1 UWG vorgesehene Unterscheidung von Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch faktisch auf. Im Ergebnis konsequent wendet der BGH auf den Unterlassungsanspruch allerdings den eigentlich nur beim Beseitigungsanspruch geltenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatz an, wonach eine Maßnahme zur Beseitigung eines Störungszustandes geboten und zum angestrebten Erfolg in einem angemessenen Verhältnis stehen muss. Diese Verhältnismäßigkeitsprüfung könne nach Ansicht des BGH allerdings auch erst im Vollstreckungsverfahren vorgenommen werden.

Die Frage, ob zusätzlich zum Unterlassungsanspruch bei bereits beendeter Verletzungshandlung, aber fortdauerndem Störungszustand die Beseitigung der Störung verlangt werden kann, wurde bisher von den Instanzgerichten unterschiedlich beurteilt. Die mit der vorliegenden Entscheidung erfolgte Klarstellung des BGH ist daher zu begrüßen. Auch ist die Entscheidung als Fortführung der neueren Entscheidungspraxis der Gerichte zu verstehen, Unterlassungsschuldnern nicht nur ein Nichtstun, d.h. Unterlassung, sondern darüber hinaus weitergehende Pflichten aufzuerlegen. So hatte das OLG Düsseldorf bereits 2015 entschieden, dass bei rechtsverletzenden Handlungen (z. B. Werbung) im Internet und entsprechender Verurteilung zur Unterlassung auch die Pflicht umfasst sei, darauf hinzuwirken, dass die streitgegenständliche Werbung aus dem Zwischenspeicher von gängigen Suchmaschinen gelöscht wird, wenn diese dort trotz der auf der eigenen Webseite erfolgten Löschung immer noch auffindbar ist (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil v. 3. September 2015, Az. I-15 U 119 / 14).

Hinweise für die Praxis

Im Ergebnis gilt daher fortan: Ist der unlautere Vertrieb oder die unlautere Bewerbung eines Produktes untersagt worden, hat der Schuldner grundsätzlich gleichwohl durch einen Rückruf gegenüber seinen Abnehmern dafür zu sorgen, dass bereits ausgelieferte Produkte von diesen nicht weiter vertrieben werden.

Auf den Unterlassungsschuldner kommen daher nicht nur unerhebliche aktive Pflichten zu, die zum einen den aktiven Rückruf entsprechender Produkte und die damit verbundenen Kosten umfassen, sondern auch eine Offenlegung der Verurteilung gegenüber den Kunden und ggf. weiteren am Vertrieb Beteiligten Dritten, was zudem einen entsprechenden Imageverlust bedeuten kann. Wir empfehlen zudem eine gründliche Dokumentation dessen, was unternommen wurde, um der Rückrufverpflichtung und ggf. der Pflicht zur Löschung des Cache bei gängigen Suchmaschinen nachzukommen, um dies im Falle der Beantragung eines Ordnungsgeltes oder der Geltendmachung einer Vertragsstrafe durch den Schuldner darlegen zu können.

Offen ist nach wie vor die Frage, inwieweit die Rückrufpflicht auch auf die sondergesetzlichen Unterlassungsansprüche, beispielsweise aus dem Marken- oder Patentrecht, übertragbar ist. Es besteht insoweit die Gefahr der Umgehung der durch die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie in die Sondergesetze aufgenommenen Rückruftatbestände und deren spezifischer Voraussetzungen. Über die weitere Entwicklung der Rechtsprechung werden wir Sie informieren.

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