Brexit-Update: Ende der fünfjährigen Benutzungsschonfrist für UK-Klone zum 31. Dezember 2025
Am 31. Dezember 2025 endet die fünfjährige Benutzungsschonfrist für sogenannte UK-Klonmarken. Bei diesen handelt es sich um nationale UK-Marken, die im Zuge des Brexits automatisch aus eingetragenen Unionsmarken hervorgegangen sind und als zusätzliche vergleichbare Marken des Vereinigten Königreichs geschützt wurden (dasselbe Zeichen, dieselben Waren und Dienstleistungen, dasselbe Anmelde-/Prioritätsdatum). Sinn und Zweck dieser Umwandlung von EU- in UK-Marken war die Sicherstellung des Markenschutzes im Vereinigten Königreich nach dem Brexit.
Zum Hintergrund
Gemäß dem Austrittsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich hat das Vereinigte Königreich die EU am 1. Februar 2020 verlassen. Der in dem Abkommen vorgesehene Übergangszeitraum, in dem das Unionsrecht weiterhin für das Vereinigte Königreich galt, endete am 31. Dezember 2020. In diesem Übergangszeitraum war eine Benutzung der geklonten UK-Marken innerhalb der EU als Nachweis für die rechtserhaltende Benutzung ausreichend. Ab dem 1. Januar 2021 ist für die rechtserhaltenden Benutzung der UK-Klone jedoch eine Benutzung im Vereinigten Königreich erforderlich und eine Benutzung innerhalb der EU hingegen nicht mehr ausreichend.
Auswirkungen auf die Praxis
Daraus folgt, dass Markeninhaber, die ihre UK-Klone in dem Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025 im Vereinigten Königreich nicht ernsthaft benutzt haben, nunmehr Gefahr laufen, dass ihre UK-Klone von Dritten im Wege von Löschungsanträgen wegen Nichtbenutzung ganz oder teilweise gelöscht werden. Die (teilweise) Löschung einer Marke wegen Nichtbenutzung hätte zur Folge, dass Markeninhaber ihre betreffenden Rechte weder in Verletzungsverfahren vor britischen Gerichten noch in Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren vor dem Amt für geistiges Eigentum des Vereinigten Königreichs (UKIPO) wirksam geltend machen können.
Tipps für die Praxis
In Erwartung dessen ist es unerlässlich, dass Markeninhaber ihre Marken-Portfolios sorgfältig und rechtzeitig überprüfen, um den Umfang ihrer bisherigen und gegenwärtigen Nutzung von UK-Klonen innerhalb des Vereinigten Königreichs zu ermitteln und gegebenenfalls Strategien für eine künftige Nutzung zu entwickeln. Sofern bislang keine Benutzung auf dem britischen Markt erfolgt ist, ein fortbestehender Markenschutz der UK-Klone jedoch gewünscht ist, empfiehlt es sich, so bald wie möglich die tatsächliche Benutzung der UK-Klone im Vereinigten Königreich aufzunehmen oder gegebenenfalls neue nationale UK-Marken anzumelden.
Wenn jedoch keine Benutzung im Vereinigten Königreich gewünscht ist, empfiehlt es sich, zumindest aus Kostengründen, nichts weiter zu unternehmen, sondern abzuwarten, ob gegebenenfalls Dritte einen Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung stellen. Von einem proaktiven Verzicht auf die geklonte UK-Marke ist hingegen abzuraten, weil dies unnötige Kosten auslöst. Strengt ein Dritter ein Verfallsverfahren wegen Nichtbenutzung an, ohne zuvor den Markeninhaber über eine solche Absicht zu warnen, wird das UKIPO der beantragenden Partei keine Kostenerstattung zubilligen. Dieser Grundsatz mindert das Risiko, ohne Warnung angegriffen zu werden. Wird jedoch eine Warnung ausgesprochen, kann der Markeninhaber natürlich auf die geklonte UK-Marke innerhalb der gesetzten Frist verzichten. Im Gegensatz zu Deutschland ist die Geltendmachung einer Abmahngebühr im Vereinigten Königreich für das Warnschreiben äußerst schwierig. Versäumt es der Markeninhaber, auf die Marke trotz Warnschreibens rechtzeitig zu verzichten, und kommt es daher tatsächlich zu einem Verfallsverfahren, können ihm Kosten auferlegt werden. Fraglich ist aber natürlich, ob eine Kostenentscheidung zugunsten der beantragenden Partei im internationalen Kontext durchsetzbar wäre bzw. sich der Aufwand hierfür lohnt, was im Ergebnis ebenfalls die Gefahr einer negativen Kostenlast für Markeninhaber mindert.