All Along the Washtower: Die Lokal­kammer Den Haag gräbt die Hacken ein beim Thema Äquiva­lenz in der Sache Washtower./.Defendants

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In der zweiten Entscheidung zur Äquivalenz vor der Lokalkammer Den Haag Washtower ./. Defendants, Beschluss vom 11. September 2025, UPC_CFI_479/2025) bekräftigte die Kammer den Standard, den sie in Plant-e ./. Bioo (UPC_CFI_239/2023) entwickelt – oder vielmehr übernommen – und angewendet hatte.

Mit ihrer Entscheidung, die sich an der Rechtsprechung in den Niederlanden orientiert, haben die Richter ein Zeichen gesetzt und eine klare Grenze gezogen gegenüber denjenigen, die weiterhin der deutschen Äquivalenzdoktrin anhängen oder sogar die Entwicklung eines neuen eigenen Standards für das UPC fordern. Eine Auseinandersetzung vor dem Berufungsgericht ist damit unvermeidlich. Bis das Berufungsgericht eine Entscheidung trifft, bleibt unklar, welcher Standard für die Äquivalenz maßgeblich sein wird.

Was ist also passiert?

Die Lokalkammer Den Haag hat als erster Spruchkörper des Einheitlichen Patentgerichts in ihrer Entscheidung vom 22. November 2024, UPC_CFI_239/2023 (Plant-e ./. Bioo) einen Maßstab für die Überprüfung der äquivalenten Patentverletzung entwickelt.

Danach ist ein vierstufiger Test durchzuführen (Randnummer 86 ff., insbesondere Rn. 88, der zitierten Entscheidung), der die folgenden Schritte beinhaltet:

  1. Technische Äquivalenz: Löst die Variante (im Wesentlichen) dasselbe Problem wie die patentierte Erfindung und erfüllt sie (im Wesentlichen) dieselbe Funktion in diesem Zusammenhang?
  2. Ist die Ausweitung des Schutzes des Anspruchs auf das Äquivalent im Hinblick auf einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber verhältnismäßig: Betrachtung seines Beitrags zur Technik und ist es für die Fachperson aus der Patentveröffentlichung ersichtlich, wie das äquivalente Element (zum Zeitpunkt der Verletzung) anzuwenden ist?
  3. Angemessene Rechtssicherheit für Dritte: Versteht die Fachperson aus dem Patent, dass die Erfindung weiter geht als das, was vom Wortlaut beansprucht wird?
  4. Ist das mutmaßlich patentverletzende Produkt gegenüber dem Stand der Technik neu und erfinderisch? (d. h. kein erfolgreicher Gillette/Formstein-Einwand)

Dies entspricht der niederländischen Rechtsprechung. Zum direkten Vergleich: nach gefestigter deutscher Rechtsprechung setzt die Einbeziehung einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausführungsform in den Schutzbereich, nach den aus der Schneidmesser-Entscheidung des BGH (Urteil vom 12. März 2002, X ZR 168/00 – Schneidmesser I) bekannten Prinzipien dreierlei voraus:

  1. Das der Erfindung zugrunde liegende Problem muss zwar mit abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln gelöst werden.
  2. Ihre Fachkenntnisse müssen die Fachperson befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden.
  3. Die Überlegungen, die die Fachperson hierzu anstellen muss, müssen derart am Sinngehalt der in den Patentansprüchen unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein, dass die Fachperson die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der patentgegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht.

Es ergibt sich mithin ein drei- anstatt vierstufiger Test der angegriffenen Ausführungsform, um die Äquivalenz festzustellen. Hauptunterschied zum niederländischen Ansatz ist, verkürzt gesagt, die Abwesenheit des Kriteriums eines angemessenen bzw. fairen Schutzes für den Patentinhaber, in dem sich im niederländischen Ansatz auch als zweites Teilkriterium der Aspekt des „Naheliegens“ wiederfindet. Nach dem deutschen (und ggf. anderen) Ansätzen ist nur wesentlich, wie sich die angegriffene Ausführungsform zum Stand der Technik verhält – nicht, inwiefern der Patentinhaber diesbezüglich schützenswert ist.

Bevor das Berufungsgericht des UPC jedoch zu Recht Zweifel daran äußern konnte, ob der niederländische Maßstab der richtige ist, beriefen sich beide Parteien in der Rechtssache Washtower gegen Beklagte übereinstimmend auf diesen Maßstab, der in der Entscheidung Plant-e ./. Bioo angewendet wurde. Die Lokalkammer Den Haag bekräftigte daraufhin in ihrer einstweiligen Verfügung vom 11. September 2025 auf S. 23 f., dass

  • ein harmonisierter Ansatz in Bezug auf die Gleichwertigkeit wünschenswert ist,
  • letztendlich eine Feststellung der gleichwertigen Patentverletzung ausgeschlossen ist, wenn keine technisch-funktionale Gleichwertigkeit vorliegt,
  • dasselbe gilt für die Annahme, dass sich der Schutz nicht auf etwas erstrecken kann, das gegenüber dem Stand der Technik nicht neu oder erfinderisch ist,
  • Rechtssicherheit für Dritte und ein fairer Schutz für den Patentinhaber in Art. 1 des Protokolls zur Auslegung von Art. 69 EPÜ erwähnt werden und in der Regel in irgendeiner Form in den Äquivalenzdoktrinen wiederkehren, wie sie in der Rechtsprechung der UPC-Vertragsstaaten entwickelt wurden,

Angesichts des Vorstehenden und in Ermangelung einer Entscheidung des Berufungsgerichts (und weil die Parteien in Washtower den Test übereinstimmend angewandt haben) sah die Lokalkammer Den Haag keinen Grund, vom niederländischen Ansatz abzuweichen, den sie in der Rechtssache Plant-e ./. Bioo bereits angewandt hatte.

Umgekehrt forderte die Lokalkammer Mannheim im Juni 2025 in ihrer Entscheidung in der Rechtssache DISH ./. AYLO (Entscheidung vom 6. Juni 2025, UPC_CFI_471/2023), dass das UPC einen eigenen Test für die Äquivalenz entwickeln sollte. Sie kritisierte den Ansatz der Lokalen Kammer Den Haag in Plant-e ./. Bioo (und anschließend Washtower), in der diese niederländische Standards angewandt hatte, ohne ihre Gründe dafür darzulegen (siehe Randnummer 88 in Plant-e ./. Bioo).

Die LK Mannheim argumentierte, dass für Klagen, bei denen das nationale materielle Recht der Vertragsstaaten anzuwenden ist, folglich auch die Äquivalenzprüfung dieses Vertragsstaates anzuwenden ist. Für Handlungen, für die das materielle Recht des UPCA anzuwenden ist, sollte das UPC einen eigenen Maßstab für die Feststellung einer Verletzung durch Äquivalenz festlegen, gegebenenfalls unter Rückgriff auf die Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten – so wie es bereits eigene Maßstäbe für wortsinngemäße Verletzungen im Einklang mit dem UPCA festgelegt hat. Ohne einen solchen einheitlichen Ansatz wäre die Idee des UPC als zentrale Anlaufstelle zur Bekämpfung als für die wirtschaftliche Entwicklung nachteilig angesehenen Fragmentierung in einem entscheidenden Punkt unvollkommen. Dies gilt sowohl für Verletzungen gemäß dem Wortlaut als auch für Verletzungen durch Äquivalente (siehe DISH v. AYLO, LK Mannheim, Entscheidung vom 6. Juni 2025, UPC_CFI_471/2023, Randnr. 164 ff.).

Dieser Ansatz wurde nun offenbar von der LK Den Haag in der Rechtssache Washtower ./. Defendants abgelehnt, gleichwohl Den Haag eine Harmonisierung grundsätzlich befürwortet, während andere Lokalkammern, nämlich Brüssel (Entscheidung vom 17. Januar 2025, UPC_CFI_376/2023, auf Niederländisch) und Mannheim, darum ringen, einen UPC-spezifischen Ansatz für Äquivalenzen zu finden und zu entwickeln.

Bis das Berufungsgericht eine Entscheidung trifft und entweder den niederländischen Ansatz bestätigt oder einen eigenen Standard entwickelt, bleibt die Rechtsunsicherheit.