BGH zu Entgeltberechtigung bei lediglich mehrheitlich beschlossener Nutzungsgestattung bei einer Erfindergemeinschaft – Konsequenzen für die Vertragsgestaltung
Erfindungen werden häufig nicht von einem Erfinder alleine gemacht, sondern von mehreren Erfindern, die dann eine Erfindergemeinschaft bilden. Soweit keine abweichenden vertraglichen Regelungen bestehen, richten sich die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Erfindergemeinschaft nach den Regelungen über die Bruchteilsgemeinschaft nach §§ 741ff. BGB. Der BGH hat nunmehr über die Frage der Entgeltberechtigung in einem Fall entschieden, in dem einem Dritten die Nutzung der Gemeinschaftserfindung nur per Mehrheitsbeschluss der Erfindergemeinschaft gestattet wurde (Urteil vom 9. Juni 2020, X ZR 142/18 – Penetrometer).
Verfügungsrecht eines jeden Miterfinders über seinen Erfindungsanteil
Der BGH stellt in der Entscheidung zunächst nochmals klar, dass in Ermangelung abweichender Vereinbarungen grundsätzlich jeder Miterfinder über seinen Anteil an der Erfindung verfügen darf und auch berechtigt ist, Dritten die Nutzung der Erfindung zu gestatten, solange hierfür ein Mehrheitsbeschluss innerhalb der Erfindergemeinschaft entsprechend der Anteile an der Gemeinschaftserfindung zustande kommt.
Mehrheitsbeschluss beseitigt nicht Anspruchsberechtigung der nicht zustimmenden Mitglieder der Erfindergemeinschaft
Die Besonderheit der vom BGH entschiedenen Fallkonstellation bestand jedoch darin, dass die Nutzungsgestattung, nur eine Zahlung des Entgelts an denjenigen Miterfinder vorsah, der der Rechtseinräumung per Mehrheitsbeschluss zugestimmt hatte, nicht jedoch an die Erfindergemeinschaft als solche. Die weiteren Mitglieder der Erfindergemeinschaft hatten also aus der von dem Miterfinder eingeräumten Nutzungsgestattung keinen direkten Zahlungsanspruch gegen den Dritten. Der BGH kam insofern zu dem Ergebnis, dass hierdurch die Interessen der übrigen Mitglieder der Erfindergemeinschaft im Hinblick auf die Ziehung der Früchte aus der Gemeinschaftserfindung ungeachtet des vorliegenden Mehrheitsbeschlusses widerrechtlich beeinträchtigt werden. Die zwischen dem Miterfinder und dem Dritten getroffene Regelung hätte vorsehen müssen, dass das zu zahlende Entgelte nicht allein an einen Miterfinder, sondern an die Erfindergemeinschaft als solche zu zahlen sei, damit alle Mitglieder der Erfindergemeinschaft hierauf in gleichem Maße Zugriff hätten. Allein der Umstand, dass die übrigen Mitglieder der Erfindergemeinschaft im Innenverhältnis einen Ausgleichsanspruch gegenüber dem Miterfinder hätten, sei nicht ausreichend, um die Beeinträchtigung zu beseitigen.
Konsequenzen für die Vertragsgestaltung
Die Entscheidung des BGH verdeutlicht, dass bei rechtlichen Regelungen, die die Einräumung von Rechten an gemeinschaftlichen Erfindungen zum Gegenstand haben, nach wie vor große Aufmerksamkeit erforderlich ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn nicht alle Mitglieder der Erfindergemeinschaft der Rechteeinräumung zustimmen, sondern dies nur per Mehrheitsbeschluss erfolgt. Wenngleich eine Rechteeinräumung per Mehrheitsbeschluss nach den Regelungen der Bruchteilsgemeinschaft möglich ist, betonte BGH, dass in diesem Fall alle Mitglieder der Erfindergemeinschaft gleichermaßen im Hinblick auf die in Gestalt des Entgelts gezogenen Früchte anspruchsberechtigt sein müssen. In vertraglicher Hinsicht bedeutet dies, dass die Gläubigerseite des Zahlungsanspruchs entsprechend definiert werden muss und auch entsprechende Regelungen zur Zahlungsabwicklung getroffen werden müssen. Eine Zahlung lediglich auf ein Konto, auf das nur ein Miterfinder Zugriff hat, dürfte diesen Anforderungen beispielsweise nicht genügen.