Änderungen am Verletzungsprodukt im laufenden UPC-Verfahren

Wie bringe ich das UPC zu einer Aussage, dass mein vormals patentverletzendes Produkt nun nicht mehr patentverletzend ist?

Letzte Woche haben wir uns mit der Entscheidung in der Rechtssache UPC_CFI_386/2024 zwischen HL Display AB und Black Sheep Retail Products B.V. vom 10. Oktober 2025 von der Lokalkammer Den Haag hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Long-Arm-Gerichtsbarkeit des UPC befasst.

Diese Woche befassen wir uns mit einem weiteren wesentlichen Aspekt dieser Entscheidung.

Nicht selten nimmt der mutmaßliche Patentverletzer während eines Patentverletzungsverfahrens Änderungen an dem beanstandeten Produkt vor, um es aus dem Schutzbereich des geltend gemachten Patents herauszuführen. Die Frage lautet dann: Waren die Änderungen ausreichend?

Was wäre für den Beklagten naheliegender, als die Klage auch auf diese Frage auszuweiten? Leider unterliegt die Ausweitung einer Verletzungsklage auf weitere Produkte einem Antrag des Klägers und kann nicht vom Beklagten beantragt werden.

Der Beklagte könnte daher erwägen, eine Widerklage auf Feststellung der Nichtverletzung zu erheben. Eine solche Klage muss jedoch die Anforderungen der Regel 61 der Verfahrensordnung erfüllen, die vorsieht, dass der Patentinhaber geltend gemacht haben muss, dass das betreffende Produkt (ebenfalls) eine Verletzung darstellt, oder dass der (potenzielle) Verletzer den Inhaber schriftlich und detailliert aufgefordert hat, zu bestätigen, dass keine Verletzung vorliegt, und dieser sich entweder geweigert hat, dies zu tun, oder nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat.

Die Lokalkammer stellte nun fest, dass der Kläger im betroffenen Fall nicht angedeutet habe, dass das geänderte Produkt unter sein Patent fallen könnte, sodass der Beklagte verpflichtet gewesen wäre, eine außergerichtliche Feststellung gemäß Regel 61 der Verfahrensordnung zu beantragen, wobei die Widerklage auf Feststellung der Nichtverletzung nicht als Ersatz für diesen außergerichtlichen Antrag angesehen werden könne, und erklärte die Widerklage daher für unzulässig. Es konnte somit offen bleiben, ob die Verfahrensordnung eine solche Widerklage überhaupt zulässt, da diese nicht ausdrücklich vorgesehen ist, oder ob eine separate Klage hätte eingereicht werden müssen.

Das Gericht stellte in seiner Entscheidung jedoch ausdrücklich fest, dass das geänderte Produkt – mangels einer entsprechenden Geltendmachung – nicht unter die Entscheidung fiel, und schuf damit zumindest in diesem Umfang Rechtssicherheit für den Beklagten.

Daraus ergeben sich für Beklagte drei Lehren:

• Erstens könnte die bloße Änderung eines Produkts ohne dies zum Gegenstand des Verfahrens zu machen das Risiko mit sich bringen, dass sich eine Entscheidung auch auf das geänderte Produkt erstreckt (und Argumente bezüglich der Änderungen im Vollstreckungsverfahren als verspätet gelten, d. h. wenn der Patentinhaber die Vollstreckung auch in Bezug auf das geänderte Produkt beantragt).
• Zweitens: Wenn Unsicherheit darüber besteht, ob die am Produkt vorgenommenen Änderungen ausreichen, um eine Rechtsverletzung auszuschließen, könnte es vorteilhafter sein, in den Schriftsätzen lediglich allgemeine Informationen über die Art der Änderungen zu liefern, anstatt Klage auf Feststellung der Nichtverletzung zu erheben. Denn damit würde der Ball wieder beim Kläger liegen, der dieselbe Risikobewertung vornehmen muss, dann aber verpflichtet ist, entsprechend zu handeln: entweder die Klage auf das geänderte Produkt auszuweiten und eine entsprechende Abweisung der Klage zu riskieren oder die Klage nicht auszuweiten, was dann bedeutet, dass eine Entscheidung das geänderte Produkt definitiv nicht betreffen würde.
• Drittens könnte es, wenn es starke Argumente für die Nichtverletzung durch das geänderte Produkt gibt, der beste Weg sein, eine entsprechende Erklärung vom Kläger zu verlangen und dann möglicherweise eine eigenständige Klage auf Feststellung der Nichtverletzung zu erheben (eigenständig, da eine Widerklage aufgrund der genannten Regelungslücke möglicherweise nicht zulässig ist).