Deutliche Abgrenzung von Waren- und Händlermarke

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Das Bundespatentgericht stellt klar, dass sich der Markenschutz für Onlinehandelsdienstleistungen in Klasse 35 nicht auf den Verkauf eigener Waren erstreckt.

Hintergrund

In zwei Entscheidungen vom 04.10.2019 (28W(pat)3/19) und vom 20.01.2020 (29W(pat)41/17) haben sich der 28. und 29. Senat des Bundespatentgerichts mit der rechtserhaltenden Benutzung zweier deutscher Marken für Dienstleistungen der Klasse 35 befasst. Während der 28. Senat davon ausgegangen ist, dass eine rechtserhaltende Benutzung für Onlinehandelsdienstleistungen in Klasse 35 auch vorliegt, wenn sich die Benutzungsunterlagen ausschließlich auf den Vertrieb eigener Produkte beziehen, so tritt der 29. Senat dieser Auffassung entgegen: Der Handel mit Eigenwaren stelle keine Dienstleistung mit markenrechtlichem Sinne dar, die zu schützenden Tätigkeiten seien bei Waren- und Händlermarken unterschiedlich; lediglich Warenmarken schützten den Vertrieb der eigenen Waren, Händlermarken hingegen bezögen die Maßnahmen der Präsentation der Produkte mit ein, einschließlich der Zusammenstellung des Sortiments, die dem Kunden die Entscheidung, welches Produkt er erwerben will, erleichtern soll.

Sachverhalt

Sowohl der 28. als auch der 29. Senat des Bundespatentgerichts hatten sich mit Widersprüchen gegen die am 30.08.2013 unter der Nummer 30 2013 019 073 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Wort-/Bildmarke CARRERA sowie gegen die am 27.03.2013 unter der Nummer 30 2012 042 608 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wortmarke CARRERA befasst. Beide Marken beanspruchten u.a. Schutz in Klasse 35 u.a. für Onlinehandelsdienstleistungen.

Nachdem den jeweiligen Widersprüchen von der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes stattgegeben wurde, hat der Inhaber der angegriffenen Zeichen im Beschwerdeverfahren die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarken gemäß §  43 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG erhoben. Die eingereichten Benutzungsunterlagen bezogen sich sämtlich auf eine Benutzung durch einen Lizenznehmer.

Inhalt der Entscheidungen

Der 28. Senat kommt zu dem Ergebnis, dass eine rechtserhaltende Benutzung im Bereich des Onlinehandels glaubhaft gemacht worden sei. Auch wenn sich den Benutzungsnachweisen entnehmen ließe, dass sämtliche der angebotenen Produkte von der Widersprechenden stammten, stehe dies der Annahme des Vorliegens einer Onlinehandelsdienstleistung nicht entgegen. Zur Begründung führt der 28. Senat aus, dass der Zweck von Onlinehandelsdienstleistungen – wie auch beim Einzelhandel – im Verkauf von Waren an den Verbraucher bestehe. Unter Verweis auf die „Praktiker“ Entscheidung des EuGH (EuGH GRUR 2005, 764 Rdnr. 34) argumentiert der Senat weiter, dass dieser Handel neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrages insbesondere die Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden und das Angebot verschiedener Dienstleistungen, die den Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen, umfasse. Nach Auffassung des 28. Senats sei es hierfür nicht erforderlich, dass die Waren von unterschiedlichen Herstellern stammten. Auch ein Händler, der die Produkte nur eines Unternehmens verkaufe, stehe im Wettbewerb zu anderen Anbietern mit gleichen Produkten verschiedener Hersteller und habe ein Interesse daran, dass die angesprochenen Verkehrsteilnehmer die Kaufverträge mit ihm abschließen. Die spezifische Tätigkeit eines Händlers würde nicht durch die Herkunft der Waren charakterisiert.

Anders als der 28. Senat vertritt der 29. Senat die Auffassung, dass der Handel ausschließlich mit Eigenwaren (dies gelte auch in Bezug auf den Lizenznehmer) keine „Dienstleistung“ des Handels im markenrechtlichen Sinne darstelle. Der 29. Senat sieht den Kernbereich der wirtschaftlich und rechtlich selbstständigen Betätigung eines Einzelhändlers in der Zusammenstellung von Waren verschiedener betrieblicher Herkunft zu einem Sortiment und dessen Angebot im Bereich einer einheitlichen Vertriebsstätte, sei es im stationären Einzelhandel, im Versandhandel oder im elektronischen Handelsverkehr.

Obwohl der EuGH bisher keine eindeutige Aussage darüber getroffen habe, ob er unter den Schutz der Einzelhandelsmarke nur der Einzelhandel mit Fremdwaren/Fremddienstleistungen oder auch derjenige mit eigenen Produkten fällt, lasse sich aus den Ausführungen des EuGH in der Entscheidung zum Apple Store (GRUR 2014, 937 – Apple Store) der Schluss ziehen, dass sich der Markenschutz nicht auf den Verkauf eigener Waren erstrecken könne, weil hierin keine Dienstleistung im Sinne von Art. 2 der Markenrichtlinie 2008/95 zu sehen sei. Danach wäre nur der Einzelhandel mit fremden Waren als markenfähig in Klasse 35 anzusehen, weil eine Handelstätigkeit die Warenbeschaffung von Dritten voraussetzte. Der Einzelhandel müsse dem Verbraucher verschiede Markenwaren vorführen, um den Verbrauchern die Auswahl unter diesen verschiedenen Produkten zu erleichtern. Der Vertrieb der Waren durch den Hersteller selbst ist von der Warenmarke mit umfasst und aus Sicht des Senats nicht im Schutz durch eine Händlermarke zugänglich.

Fazit

Der Beschluss des 29. Senats des Bundespatentgerichts grenzt die Warenmarke deutlich von der Händlermarke ab. Dies ist sehr begrüßenswert, da der EuGH weder in der „Praktiker“ Entscheidung (GRUR 2005, 764) noch in der „Apple Store“ Entscheidung (GRUR 2014, 937) ausdrücklich dazu Stellung genommen hat, ob unter den Schutz der Einzelhandelsmarke nur der Einzelhandel mit Fremdwaren oder auch derjenige mit eigenen Produkten fällt. Die Entscheidung des 29. Senats führt also zur Klarstellung, dass sich der Einzelhandelsmarkenschutz mangels einer Dienstleistung gegenüber Dritten nicht auf den Verkauf eigener Waren erstreckt.

Vor der Anmeldung einer Marke ist es daher wichtig, dass der Markeninhaber sich klar wird, was er mit der Marke bezweckt. Geht es darum, den Verkauf selbst hergestellter Waren markenrechtlich abzusichern, so muss eine Warenmarke angemeldet werden. Nur wenn es bei der geschäftlichen Tätigkeit darum geht, ein Sortiment fremder Produkte auszuwählen und zusammenzustellen, so ist ein Schutz in Klasse 35 angezeigt.

IP STARS 2020: Im Bereich „Trade mark“ führt BOEHMERT & BOEHMERT das Ranking an

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Auch in diesem Jahr wird BOEHMERT & BOEHMERT von „Managing Intellectual Property IP Stars“ mit der höchsten Auszeichnung gewürdigt. In der Kategorie „Trade mark – patent & trade mark attorney firms (2020)“ führt BOEHMERT & BOEHMERT das Ranking als „Tier 1“ Kanzlei an.

Namentlich erwähnt und mit dem Titel „Trade mark star 2020/21“ geehrt werden Peter Gross, Dr. Carl-Richard Haarmann und Dr. Volker Schmitz-Fohrmann.

IP STARS ist – nach eigenen Angaben – der führende Leitfaden für Kanzleien und Praktiker im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes weltweit. Bereits im Jahr 1994 wurde das erste Verzeichnis veröffentlicht. Die IP STARS Ranglisten basieren auf Informationen vonseiten Tausender Firmen, IP-Spezialisten und deren Kunden, Interviews, Online-Umfragen sowie auf unabhängigen Recherchen. Bewertet werden Fachwissen, Arbeitsbelastung, Marktreputation, Erfolgsbilanz, für die Mandanten erzielte Ergebnisse und einzigartige Stärken im jeweiligen Rechtsgebiet. Die Analyse ist unparteiisch, das Expertenteam von IP STARS erhebt seine Rankings rein auf Basis erbrachter Leistungen.

Die aktuelle Auflistung der IP Stars ist hier einsehbar.

Und die Moral von der Geschichte – „Fack Ju Göhte“ moralisch einwandfrei

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Der EuGH setzt den vorläufigen Schlusspunkt im Eintragungsverfahren der Unionsmarkenanmeldung „Fack Ju Göhte“ und entscheidet – entgegen den Vorinstanzen -, dass das Zeichen „Fack Ju Göhte“ nicht gegen die guten Sitten verstößt (EuGH, Urteil vom 27. Februar 2020 – C-240/18 P).

Vorgeschichte

Angesichts des großen Erfolgs beim Kinopublikum wollte die Constantin Film Produktion GmbH den Filmtitel „Fack Ju Göhte“ 2015 beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) als Marke eintragen lassen. Das EUIPO, die Beschwerdekammer des EUIPO, aber auch das Gericht der Europäischen Union (EuG) haben die Eintragung der Marke wegen Vorliegens absoluter Schutzhindernisse zurückgewiesen. Die Zurückweisung erfolgte auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchstabe f) Unionsmarkenverordnung (UMV), nach dem Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die u.a. gegen die guten Sitten verstoßen.

Begründet wurde die Zurückweisung damit, dass „Fack ju“ im Deutschen als Slangausdruck für das englische „Fuck you“ verstanden und „Göhte“ mit dem Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe gleichgesetzt werde, unter anderem aufgrund des aus dem Jahr 2013 stammenden, deutschen Kinohits „Fack ju Göhte“.

Die Bezeichnung „Fack Ju“ werde vom deutschen Publikum als Beschimpfung „Fick dich“ verstanden. Dabei würde es sich – so die Beschwerdekammer des EUIPO in seiner Entscheidung vom 1. Dezember 2016 – um eine „äußerst vulgäre und unanständige Beleidigung“ handeln.  Bei wörtlicher Auslegung dieser Beleidung käme ihr zudem eine sexuelle Konnotation zu, da der so Angesprochene zur Selbstbefriedigung aufgefordert werde. Mit der Bezugnahme zu „Göhte“ werde der geachtete und vielverehrte Goethe zudem posthum in „herabwürdigender und vulgärer Weise verunglimpft“. Dieser Argumentation ist der EuG in seiner Entscheidung vom 24. Januar 2018 gefolgt.

Dieses Urteil hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) nunmehr mit Urteil vom 27. Februar 2020 aufgehoben, so dass das EUIPO erneut über die Eintragung der Unionsmarkenanmeldung „Fack Ju Göhte“ entscheiden muss.

Entscheidungsgründe des EuGH

Der EuGH hat zunächst festgehalten, dass sich die Prüfung, ob eine Marke gegen die guten Sitten verstoße, nicht auf eine abstrakte Beurteilung oder sogar nur auf einzelne Bestandteile der angemeldeten Marke beschränken dürfe (vgl. Rn. 43). Es müsse vielmehr nachgewiesen werden, dass die Benutzung der Marke im konkreten und gegenwärtigen sozialen Kontext von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Verstoß gegen die grundlegenden moralischen Werte und Normen der Gesellschaft wahrgenommen werde. Dies gelte erst recht, wenn der Anmelder Aspekte vorgetragen habe, die geeignet seien, Zweifel an der Tatsache aufkommen zu lassen, dass diese Marke von diesem Publikum als sittenwidrig empfunden werde.

Sowohl das EUIPO als auch der EuG hätten die von der Anmelderin vorgebrachten Tatsachen, nämlich der große Erfolg der gleichnamigen Filmkomödie bei der deutschsprachigen breiten Öffentlichkeit und der Umstand, dass ihr Titel offenbar nicht umstritten war, sowie die Tatsache, dass der Film für Jugendliche freigegeben wurde und vom Goethe-Institut, dem Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland, das weltweit tätig ist und zu dessen Aufgaben die Förderung deutscher Sprachkenntnisse zählt, zu Unterrichtszwecken genutzt wird, nicht ausreichend gewürdigt.

Die vorgenannten Tatsachen stellten also Indizien dafür dar, dass die angemeldete Wortfolge zum Zeitpunkt der Prüfung gesellschaftlich akzeptiert sei und nicht gegen die guten Sitten verstoße.

Der EuGH hat weiter ausgeführt, dass die Wahrnehmung eines englischen Ausdrucks durch das deutschsprachige Publikum nicht zwangsläufig dieselbe sei wie die eines englischsprachigen Publikums, und zwar obwohl der Ausdruck bekannt sei. Die Empfindlichkeit könne in der Muttersprache wesentlich stärker sein als in einer Fremdsprache, weshalb das deutschsprachige Publikum den englischen Ausdruck auch nicht zwangsläufig ebenso wahrnehme wie dessen deutsche Übersetzung (vgl. Rn. 68).

Im Ergebnis bemängelte der EuGH also vor allem die fehlende Begründung dafür, dass das deutschsprachige Publikum die angemeldete Marke „Fack Ju Göhte“ als Verstoß gegen die guten Sitten wahrnehmen werde, und zwar vor allem vor dem Hintergrund der von der Anmelderin vorgelegten Tatsachen als auch der Tatsache, dass sich die Wahrnehmung von fremdsprachigen Angaben von derjenigen eines Muttersprachlers unterscheiden könne.

Anhand dieser Vorgaben muss das EUIPO nun erneut über die Eintragung der Unionsmarke „Fack Ju Göhte“ entscheiden, und zwar mehr als fünf Jahre nach deren Anmeldung.

Gute Aussichten für Markenanmelder

Die unbestimmten und inzwischen sogar etwas altertümlichen Rechtsbegriffe wie „öffentliche Ordnung“ oder „gute Sitten“ in Art. 7 Abs. 1 Buchstabe f) UMV unterliegen bei der Auslegung einer gewissen Subjektivität, so dass sich in der Eintragungspraxis eine gewisse Stringenz nicht feststellen lässt. Zum Teil werden vom EUIPO sogar Marken eingetragen, die von den nationalen Markenämtern als sittenwidrig zurückgewiesen werden und umgekehrt.

Der EuGH hat nur für die Auslegung des Eintragungshindernisses der guten Sitten Vorgaben gemacht, an denen sich das EUIPO aber auch die nationalen Markenämter zukünftig orientieren müssen. Eine rein abstrakte Feststellung der Sittenwidrigkeit reicht nicht mehr aus, sondern das angemeldete Zeichen muss in einen konkreten und gegenwärtigen sozialen Kontext gesetzt werden.

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