Deutliche Abgrenzung von Waren- und Händlermarke

Das Bundespatentgericht stellt klar, dass sich der Markenschutz für Onlinehandelsdienstleistungen in Klasse 35 nicht auf den Verkauf eigener Waren erstreckt.

Hintergrund

In zwei Entscheidungen vom 04.10.2019 (28W(pat)3/19) und vom 20.01.2020 (29W(pat)41/17) haben sich der 28. und 29. Senat des Bundespatentgerichts mit der rechtserhaltenden Benutzung zweier deutscher Marken für Dienstleistungen der Klasse 35 befasst. Während der 28. Senat davon ausgegangen ist, dass eine rechtserhaltende Benutzung für Onlinehandelsdienstleistungen in Klasse 35 auch vorliegt, wenn sich die Benutzungsunterlagen ausschließlich auf den Vertrieb eigener Produkte beziehen, so tritt der 29. Senat dieser Auffassung entgegen: Der Handel mit Eigenwaren stelle keine Dienstleistung mit markenrechtlichem Sinne dar, die zu schützenden Tätigkeiten seien bei Waren- und Händlermarken unterschiedlich; lediglich Warenmarken schützten den Vertrieb der eigenen Waren, Händlermarken hingegen bezögen die Maßnahmen der Präsentation der Produkte mit ein, einschließlich der Zusammenstellung des Sortiments, die dem Kunden die Entscheidung, welches Produkt er erwerben will, erleichtern soll.

Sachverhalt

Sowohl der 28. als auch der 29. Senat des Bundespatentgerichts hatten sich mit Widersprüchen gegen die am 30.08.2013 unter der Nummer 30 2013 019 073 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Wort-/Bildmarke CARRERA sowie gegen die am 27.03.2013 unter der Nummer 30 2012 042 608 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wortmarke CARRERA befasst. Beide Marken beanspruchten u.a. Schutz in Klasse 35 u.a. für Onlinehandelsdienstleistungen.

Nachdem den jeweiligen Widersprüchen von der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes stattgegeben wurde, hat der Inhaber der angegriffenen Zeichen im Beschwerdeverfahren die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarken gemäß §  43 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG erhoben. Die eingereichten Benutzungsunterlagen bezogen sich sämtlich auf eine Benutzung durch einen Lizenznehmer.

Inhalt der Entscheidungen

Der 28. Senat kommt zu dem Ergebnis, dass eine rechtserhaltende Benutzung im Bereich des Onlinehandels glaubhaft gemacht worden sei. Auch wenn sich den Benutzungsnachweisen entnehmen ließe, dass sämtliche der angebotenen Produkte von der Widersprechenden stammten, stehe dies der Annahme des Vorliegens einer Onlinehandelsdienstleistung nicht entgegen. Zur Begründung führt der 28. Senat aus, dass der Zweck von Onlinehandelsdienstleistungen – wie auch beim Einzelhandel – im Verkauf von Waren an den Verbraucher bestehe. Unter Verweis auf die „Praktiker“ Entscheidung des EuGH (EuGH GRUR 2005, 764 Rdnr. 34) argumentiert der Senat weiter, dass dieser Handel neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrages insbesondere die Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden und das Angebot verschiedener Dienstleistungen, die den Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen, umfasse. Nach Auffassung des 28. Senats sei es hierfür nicht erforderlich, dass die Waren von unterschiedlichen Herstellern stammten. Auch ein Händler, der die Produkte nur eines Unternehmens verkaufe, stehe im Wettbewerb zu anderen Anbietern mit gleichen Produkten verschiedener Hersteller und habe ein Interesse daran, dass die angesprochenen Verkehrsteilnehmer die Kaufverträge mit ihm abschließen. Die spezifische Tätigkeit eines Händlers würde nicht durch die Herkunft der Waren charakterisiert.

Anders als der 28. Senat vertritt der 29. Senat die Auffassung, dass der Handel ausschließlich mit Eigenwaren (dies gelte auch in Bezug auf den Lizenznehmer) keine „Dienstleistung“ des Handels im markenrechtlichen Sinne darstelle. Der 29. Senat sieht den Kernbereich der wirtschaftlich und rechtlich selbstständigen Betätigung eines Einzelhändlers in der Zusammenstellung von Waren verschiedener betrieblicher Herkunft zu einem Sortiment und dessen Angebot im Bereich einer einheitlichen Vertriebsstätte, sei es im stationären Einzelhandel, im Versandhandel oder im elektronischen Handelsverkehr.

Obwohl der EuGH bisher keine eindeutige Aussage darüber getroffen habe, ob er unter den Schutz der Einzelhandelsmarke nur der Einzelhandel mit Fremdwaren/Fremddienstleistungen oder auch derjenige mit eigenen Produkten fällt, lasse sich aus den Ausführungen des EuGH in der Entscheidung zum Apple Store (GRUR 2014, 937 – Apple Store) der Schluss ziehen, dass sich der Markenschutz nicht auf den Verkauf eigener Waren erstrecken könne, weil hierin keine Dienstleistung im Sinne von Art. 2 der Markenrichtlinie 2008/95 zu sehen sei. Danach wäre nur der Einzelhandel mit fremden Waren als markenfähig in Klasse 35 anzusehen, weil eine Handelstätigkeit die Warenbeschaffung von Dritten voraussetzte. Der Einzelhandel müsse dem Verbraucher verschiede Markenwaren vorführen, um den Verbrauchern die Auswahl unter diesen verschiedenen Produkten zu erleichtern. Der Vertrieb der Waren durch den Hersteller selbst ist von der Warenmarke mit umfasst und aus Sicht des Senats nicht im Schutz durch eine Händlermarke zugänglich.

Fazit

Der Beschluss des 29. Senats des Bundespatentgerichts grenzt die Warenmarke deutlich von der Händlermarke ab. Dies ist sehr begrüßenswert, da der EuGH weder in der „Praktiker“ Entscheidung (GRUR 2005, 764) noch in der „Apple Store“ Entscheidung (GRUR 2014, 937) ausdrücklich dazu Stellung genommen hat, ob unter den Schutz der Einzelhandelsmarke nur der Einzelhandel mit Fremdwaren oder auch derjenige mit eigenen Produkten fällt. Die Entscheidung des 29. Senats führt also zur Klarstellung, dass sich der Einzelhandelsmarkenschutz mangels einer Dienstleistung gegenüber Dritten nicht auf den Verkauf eigener Waren erstreckt.

Vor der Anmeldung einer Marke ist es daher wichtig, dass der Markeninhaber sich klar wird, was er mit der Marke bezweckt. Geht es darum, den Verkauf selbst hergestellter Waren markenrechtlich abzusichern, so muss eine Warenmarke angemeldet werden. Nur wenn es bei der geschäftlichen Tätigkeit darum geht, ein Sortiment fremder Produkte auszuwählen und zusammenzustellen, so ist ein Schutz in Klasse 35 angezeigt.