08. Feb 2022 | UPC

Wie Sie Ihr Patentportfolio auf das Einheitspatent vorbereiten – in aller Kürze

Nach einer langen Reise und vielen Rückschlägen ist es nun sehr wahrscheinlich, dass das einheitliche europäische Patentsystem in Kraft treten wird - und zwar eher früher als später, wahrscheinlich schon Mitte bis Ende 2022 oder Anfang 2023. Hier geben wir einen Überblick und einige Empfehlungen, wie Sie Ihr europäisches Patentportfolio auf das neue System vorbereiten können, insbesondere im Hinblick auf die Opt-out-Möglichkeiten.

Was ist das Einheitspatentsystem? 

Das Einheitspatentsystem umfasst ein neues Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten und ein neues Einheitliches Patentgericht ("Unified Patent Court", UPC), das über diese Einheitspatente, aber letztendlich auch über alle vom Europäischen Patentamt erteilten (herkömmlichen) Europäischen Bündelpatente entscheiden wird. Nach Jahrzehnten der Planung wird das System somit zum ersten Mal ein quasi EU-weites Patentrecht schaffen.  

Ziel des Einheitspatentsystems ist es, einen vereinfachten und zentralisierten Zugang für die Erteilung, Durchsetzung und Verteidigung europäischer Patente in mehreren EU-Ländern zu etablieren. Die traditionellen zentralisierten Erteilungsverfahren und Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt (EPA) werden sich nicht ändern. Mit dem neuen System kommen jedoch durch das Einheitliche Patentgericht zentralisierte Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren nach der Erteilung hinzu. Im neuen System wird es möglich sein, für jedes Europäische Patent einen Antrag auf einheitlichen Schutz beim EPA zu stellen, anstatt das Patent in mehreren Ländern einzeln zu validieren. Die einheitliche Wirkung führt zu einem Schutz in allen teilnehmenden EU-Ländern, und damit zu einem Patent, das 25 EU-Mitgliedstaaten (alle außer Spanien und Kroatien) abdeckt. Für die Aufrechterhaltung des Schutzes in all diesen Ländern ist daher nur eine gemeinsame Jahresgebühr an das EPA zu entrichten. Das Einheitspatent wird neben den nationalen Patenten und den herkömmlichen Europäischen Patenten bestehen, und die verschiedenen Arten von Rechten haben ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.   

Aktueller Stand des Einheitspatentsystems 

Um in Kraft zu treten, muss das System in 13 Mitgliedstaaten ratifiziert werden, darunter Frankreich, Deutschland und Italien. Derzeit liegen 16 Ratifizierungen vor, darunter Frankreich und Italien. Das parlamentarische Verfahren in Deutschland wurde im Sommer 2021 erfolgreich abgeschlossen, und der einzige fehlende Schritt ist die formale Umsetzung durch die deutsche Regierung. Das Vereinigte Königreich, früher ein starker Befürworter des Einheitspatentsystems, ist aus der EU ausgetreten und hat die Ratifizierung zurückgezogen. Das Vereinigte Königreich wird sich somit nicht am Einheitspatentsystem beteiligen.  

Was Sie jetzt wissen sollten  

Auch wenn der genaue Zeitplan noch unklar ist: Da das Einheitspatent wahrscheinlich in weniger als einem Jahr in Kraft treten wird, ist dies unserer Meinung nach ein guter Zeitpunkt, um Ihr Patentportfolio vorzubereiten. Dazu gehören Entscheidungen über Ihre bestehenden (erteilten) Europäischen Patente, anhängige europäische Anmeldungen, die nach Inkrafttreten des Systems zur Erteilung gelangen, sowie Verträge und Vereinbarungen, die diese Patente betreffen.   

Wie erhält man ein Einheitspatent? 

Ein einheitlicher Schutz kann auf Antrag des Patentinhabers bzw. der Patentinhaber nach der Erteilung in den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten erreicht werden. Der Antrag muss innerhalb eines Monats nach Erteilung eines Europäischen Patents gestellt werden und ist kostenlos. Während einer Übergangszeit von maximal 12 Jahren muss bei einer Anmeldung in englischer Sprache eine vollständige Übersetzung der Patentschrift in eine andere EU-Sprache vorgelegt werden. Ist die Anmeldung in Deutsch oder Französisch abgefasst, ist eine Übersetzung ins Englische erforderlich. Das Einheitspatent deckt das Gebiet aller Unterzeichnerstaaten zum Zeitpunkt der Antragstellung ab (siehe Anhang), und es ist möglich, sowohl das Einheitspatent als auch parallel dazu Validierungen des verbleibenden konventionellen EP-Patentbündels für Staaten außerhalb des Systems zu beantragen, beispielsweise für Nicht-EU-Staaten oder nicht teilnehmende EU-Mitgliedstaaten. Es ist jedoch nicht möglich, ein Einheitspatent zu erhalten und zusätzlich in demselben Verfahren ein europäisches Bündelpatent in einem der UPC-Mitgliedstaaten, wie z. B. Deutschland, zu validieren. 

Was ist mit ergänzenden Schutzzertifikaten (SPCs)?

In den Bereichen Pharmazeutika und Pflanzenschutzmittel muss jedes Produkt umfangreiche Marktzulassungsverfahren durchlaufen, was zu einem effektiven Verlust der Patentlaufzeit führen kann. In der EU sind so genannte SPCs Rechte des geistigen Eigentums, die eine zusätzliche Patentlaufzeit von bis zu 5,5 Jahren nach Ablauf des Basispatents gewähren, um diesen Verlust auszugleichen. Ein SPC, das auf der Grundlage eines Europäischen Patents erteilt wird, unterliegt ebenfalls dem neuen UPC-System. Da es kein SPC mit einheitlicher Wirkung gibt, werden SPCs auch für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung weiterhin auf nationaler EU-Basis erteilt. Alle Verfahren nach der Erteilung von Schutzrechten, einschließlich Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, fallen jedoch in die ausschließliche Zuständigkeit des UPC - ebenso wie die Europäischen Patente, für die ein solches Schutzrecht erteilt wird. 

Sind meine bestehenden Europäischen Patente oder SPCs betroffen?

Ja! Es ist wichtig zu wissen, dass das neue Patentsystem nicht nur neu erteilte Patente betrifft. Das neue Einheitliche Patentgericht wird die ausschließliche Zuständigkeit für alle bestehenden Europäischen Patente und ergänzenden Schutzzertifikate haben. Daher werden alle Validierungen bestehender Europäischer Patente und ergänzenden Schutzzertifikate in Ländern, die das UPC-Übereinkommen ratifiziert haben, standardmäßig der Gerichtsbarkeit des UPC unterliegen. Während eines Übergangszeitraums können Patentinhaber ihre Patente jedoch einzeln aus dem UPC-System herausnehmen - der so genannte "Opt-out"-Antrag. Während dieses Übergangszeitraums können Patentinhaber daher für ihre Patente von Fall zu Fall entscheiden, ob sie das neue System nutzen wollen oder ob sie beantragen wollen, dass ihre Europäischen Patente durch ein "Opt-out" aus dem neuen System herausgenommen werden. Patentinhaber können unter bestimmten Bedingungen auch wieder einsteigen, nachdem sie sich für ein Opt-out entschieden haben, indem sie das Opt-out zurückziehen. 

Welche Frist gilt für das Opt-out?

Während eines Übergangszeitraums von sieben Jahren ab dem Start des UPC-Systems (der um weitere sieben Jahre verlängert werden könnte) können Patentinhaber weiterhin beantragen, dass ihre bestehenden Europäischen Patente und Europäischen Patentanmeldungen unter bestimmten Bedingungen ausoptiert werden. Während des Übergangszeitraums kann das Opt-out zwar jederzeit erklärt werden. Sobald jedoch ein Gerichtsverfahren in Bezug auf das Patent vor dem UPC eingeleitet wird, ist das Opt-out nicht mehr möglich. Dies ist von besonderer Bedeutung für zentralisierte UPC-Nichtigkeitsverfahren. Daher haben Patentinhaber während eines begrenzten Zeitraums vor Inkrafttreten des Übereinkommens (die "Sunrise-Periode", siehe unten) die Möglichkeit, einen Opt-out-Antrag für ihre bestehenden Europäischen Patente und Europäischen Patentanmeldungen einzureichen, bevor ein solches Verfahren von einem Dritten eingeleitet werden kann. Dies kann dazu dienen, einen zentralen Rechtsbestandsangriff auf Ihr Europäisches Patent zu verhindern. 

Was ist die "Sunrise-Periode"?

Die "Sunrise-Periode" ist ein Zeitraum, der vor dem eigentlichen Inkrafttreten des Abkommens beginnt und Patentinhabern die Möglichkeit gibt, bereits im Voraus einen Opt-out-Antrag zu stellen, so dass das Opt-out unmittelbar zum Zeitpunkt des eigentlichen Inkrafttretens des Abkommens wirksam wird. Die Sunrise-Periode wird beginnen, wenn mindestens 13 Unterzeichnerstaaten (darunter Deutschland, Frankreich und Italien): (i) das Protokoll unterzeichnet haben; und (ii) der Hinterlegungsstelle mitgeteilt haben, dass sie die Zustimmung ihres Parlaments zur Ratifizierung des Abkommens erhalten haben oder das Abkommen über die UPC ratifiziert haben. Der Beginn der Sunrise-Periode wird derzeit für Mitte bis Ende 2022 erwartet, kann sich aber auch um einige Monate verzögern. Der Beginn der Sunrise-Periode wird von den Behörden bekannt gegeben und wird ca. drei Monate dauern. 

Welche Auswirkungen hat das Opt-out oder der Verbleib im neuen System?

Jedes Europäische Patent, das der Gerichtsbarkeit des UPC unterliegt, d. h. jedes Einheitspatent und jedes nicht ausoptierte Bündelpatent, muss vor dem UPC verhandelt werden. Das Patent kann dadurch in einer Vielzahl von europäischen Ländern durch ein einziges Verfahren vor dem UPC durchgesetzt werden. Die zentrale Durchsetzung birgt jedoch das Risiko eines zentralen Angriffs, d. h. einer zentralen Nichtigkeitsklage gegen das Patent. Dies gilt auch für bestehende konventionelle validierte EP-Patente, die nicht ausoptiert wurden. 

Durch Ausoptieren aus dem System fällt das betreffende Europäische Patent nicht mehr in die Zuständigkeit des UPC, und alle Rechtsstreitigkeiten über das Patent werden wie bisher auf nationaler Ebene geführt. Das Opt-out ist möglich, solange das Europäische Patent nicht in einen Rechtsstreit vor dem UPC verwickelt wurde, sei es durch die aktive Einreichung einer Verletzungsklage oder passiv durch eine Nichtigkeitsklage oder eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung des Patents. Aus diesem Grund sollte die Entscheidung über das Opt-out vorzugsweise während der Sunrise-Periode getroffen werden. 

Wie kann ein Europäisches Patent oder ein SPC ausoptiert werden?

Das Opt-out kann durch Ausfüllen eines Online-Antrags an die UPC-Kanzlei, d.h. die Geschäftsstelle des Einheitlichen Patentgerichts, erfolgen. Eine Amtsgebühr fällt dafür nicht an. 

Es ist notwendig, dass das Opt-out von allen (wahren) Inhabern gemeinsam beantragt wird, wobei zu bedenken ist, dass der wahre Inhaber ein anderer sein kann als der eingetragene Inhaber und dass ein Patent in verschiedenen benannten Staaten unterschiedliche Inhaber haben kann. Eine Aktualisierung des Registers ist nicht erforderlich, aber es ist wichtig, sich mit allen Mitinhabern abzustimmen und die Zustimmung möglicher Lizenznehmer einzuholen. Das Europäische Patent kann nur als Ganzes mit Wirkung für alle Bestimmungsstaaten ausoptiert werden. 

Soll ich mich für oder gegen ein Opt-out entscheiden? 

Es gibt verschiedene Strategien, wobei die beiden "extremen" Ansätze darin bestehen, entweder alle Europäischen Patente, Europäischen Patentanmeldungen und ergänzenden Schutzzertifikate in einem Patentportfolio auszuschließen oder keine auszuschließen. 

Ein Verzicht auf das Opt-out gibt Patentinhabern die Möglichkeit, das neue System sofort zu nutzen, d. h. ihre Patente vor dem UPC geltend zu machen und europaweite Unterlassungs- und Schadenersatztitel zu erwirken. Dies macht die entsprechenden Patente jedoch andererseits auch anfällig für einen zentralen Rechtsbestandsangriff. 

Ein Opt-out für alle Europäischen Patente, Europäischen Patentanmeldungen und ergänzenden Schutzzertifikate gibt den Patentinhabern die Gewissheit, dass sie die europäischen Streitbeilegungssysteme auf nationaler Ebene weiterhin so nutzen können, wie sie es heute tun und wie sie es gewohnt sind. Solange auf nationaler Ebene keine Klagen für ein bestimmtes Europäisches Patent anhängig sind, steht es den Patentinhabern frei, das Opt-out rückgängig zu machen, wenn sie beschließen, ihre Patente auf europäischer Ebene geltend zu machen. 

Es ist auch möglich, für jedes einzelne Patent eine Opt-out-/Stay-in-Strategie zu wählen, sogar für Teilanmeldungen innerhalb derselben Patentfamilie, um das System zu testen. 

Bei der Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie können folgende Überlegungen hilfreich sein:

  • Falls ein Patent eher defensiv ist und wahrscheinlich nie aktiv durchgesetzt werden wird, lohnt es sich vielleicht nicht, das Opt-out-Verfahren zu durchlaufen.
  • Patente, die für Rechtsstreitigkeiten in ganz Europa von Nutzen sein könnten, sollten im UPC-System verbleiben.
  • Falls ein Patentinhaber ein Patent in einem Land durchsetzen will, in dem es normalerweise schwierig ist, Patente durchzusetzen, kann es von Vorteil sein, im System zu bleiben und das UPC zu nutzen.
  • Starke Patente können wertvoller sein, wenn sie im UPC-System verbleiben, da die Wahrscheinlichkeit einer Nichtigkeit gering ist.
  • Schwache Patente sollten ausoptiert werden, um einen Widerruf durch einen zentralen Rechtsbestandsangriff zu vermeiden.
  • Schlüsselpatente oder lizenzierte Patente, die vor einem zentralen Rechtsbestandsangriff geschützt werden sollten, könnten gleichfalls ausoptiert werden. Dies gilt insbesondere für SPCs.
  • Patente eines Portfolios, die sich auf dieselbe Technologie beziehen, können auch zwischen dem neuen europaweiten und dem "alten" nationalen Gerichtssystem aufgeteilt werden, so dass die Vorteile beider Systeme genutzt werden.
  • Es kann sich lohnen, Ihre Optionen weiter zu diversifizieren, indem Sie eine Teilanmeldung beim EPA einreichen, um sowohl ein Einheitspatent als auch ein herkömmliches Europäisches Bündelpatent mit sich überschneidenden Anspruchsbereichen zu erhalten. Ebenso können Sie über einen Doppelschutz nachdenken, indem Sie zusätzlich auch nationale Patente in europäischen Kernländern, wie z. B. Deutschland, anmelden.
  • Die Lizenznehmer, insbesondere die Exklusivlizenznehmer, sollten zu der Möglichkeit des Ausoptierens oder des Verbleibs befragt werden, und die Lizenzverträge müssen möglicherweise aktualisiert werden, um die neuen Optionen zu berücksichtigen.
  • Falls Sie gemeinsam Inhaber eines Europäischen Patents oder eines ergänzenden Schutzzertifikats sind, sollten Sie sich frühzeitig mit den anderen Inhabern in Verbindung setzen, um eine koordinierte Strategie in Bezug auf das Opt-out festzulegen.
  • Seien Sie sich bewusst, dass das Register öffentlich ist! Ihre Opt-out-Entscheidungen können Ihren Konkurrenten Hinweise darauf geben, welche Patente Ihre Kronjuwelen sind.     

Soll ich die einheitliche Wirkung beantragen?  

Für Europäische Patentanmeldungen, die nach dem Inkrafttreten des Einheitspatentsystems zur Erteilung gelangen, sind zusätzliche Überlegungen anzustellen. Sie haben die Wahl zwischen dem herkömmlichen Bündelpatent (mit oder ohne Opt-out) und einem Einheitspatent mit einheitlicher Wirkung in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten. Die Erwägungen sind ähnlich wie die oben beschriebenen, mit einigen zusätzlichen Faktoren:  

  • Kosten: Die Jahresgebühren für das Einheitspatent entsprechen den kumulierten Jahresgebühren in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und den Niederlanden. Sie erhalten also Schutz in allen Mitgliedsstaaten zum Preis dieser vier. Dies kann sehr attraktiv sein, wenn Sie in der Regel in einer großen Anzahl von Mitgliedstaaten validieren, kann aber zu zusätzlichen Kosten führen, wenn Sie tatsächlich nur an weniger als vier Ländern interessiert sind.
  • Übersetzungen: Während einer Übergangszeit (von 6 bis 12 Jahren) ist eine Übersetzung des gesamten Patents in eine andere EU-Sprache erforderlich, was bei langen Patentschriften zu erheblichen Mehrkosten führen kann. Es sei denn, Sie validieren üblicherweise in Ländern, die ohnehin noch Übersetzungen verlangen.
  • Flexibilität: Ein Einheitspatent kann nicht nur für einen Teil der Mitgliedsstaaten aufgegeben oder verkauft werden. Das bestehende Bündelpatent ist in dieser Hinsicht flexibler.   

Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, ob Sie sich für ein Opt-out oder ein Stay-in entscheiden oder ob Sie einen einheitlichen Schutz beantragen sollen. Aber die obigen Ausführungen können Ihnen einige grundlegende Hinweise geben. Wir helfen Ihnen gerne, eine speziell auf Ihr Patentportfolio zugeschnittene Strategie zu finden.  

Gibt es jetzt schon etwas zu tun?  

  • Das Wichtigste: Denken Sie über Ihre Optionen nach und entwickeln Sie eine Strategie, ob und wie Sie von der Opt-out-Möglichkeit Gebrauch machen und ob und für welche Patente Sie eine einheitliche Wirkung beantragen wollen. Wir helfen Ihnen gerne dabei!
  • Für neue oder anhängige PCT-Anmeldungen: Erwägen Sie den parallelen Eintritt in die DE- oder eine andere nationale Phase, um für wichtige Erfindungen zusätzliche Optionen für nationale Gerichte zu haben. Nationale DE-Patente können z. B. bis zu 7 Jahre ruhen, bevor eine Prüfung beantragt werden muss, und können daher in den ersten Jahren des UPC-Systems strategische Optionen in der Hinterhand sein.
  • Neue/anhängige EP-Anmeldungen: Opt-out während der "Sunrise-Periode", um zu sehen, wie sich das neue System entwickelt (Opt-out kann zurückgezogen werden oder das Patent kann immer noch als Einheitspatent validiert werden)
  • Wenn möglich, sollten Sie eine Abzweigung eines deutschen Gebrauchsmusters in Erwägung ziehen, um eine zusätzliche Option für die nationalen Gerichte zu haben, und/oder EP-Teilanmeldungen einreichen (z. B. eine Anmeldung innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des UPC, eine Teilanmeldung außerhalb des UPC).

Ihre Fragen zum Europäischen Einheitspatent beantworten wir Ihnen gerne unter upc@boehmert.de!