19. Mär 2021 | News

Neue überarbeitete Fassung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt vom 01. März 2021

Am 01.03.2021 hat das Europäische Patentamt eine neue überarbeitete Fassung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (EPA) veröffentlicht. Diese Prüfungsrichtlinien beinhalten die vom EPA in allen erstinstanzlichen Verfahren einzuhaltenden Anweisungen in Bezug auf die praktischen und verfahrenstechnischen Aspekte der Prüfung von europäischen Patentanmeldungen und Patenten nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und dessen Ausführungsordnung (Regeln). Die neue Fassung der Prüfungsrichtlinien wurde in der Mitteilung des EPAs vom 25. Januar 2021 bereits angekündigt. Im Folgenden fassen wir die uns für die Praxis am wichtigsten erscheinenden Änderungen zusammen.

Teil A der Prüfungsrichtlinien, der die Formalprüfung von Patentanmeldungen betrifft, stellt nun klar (vgl. Abschnitt A-IV.1), dass der Begriff „frühere Anmeldung“ ist im Sinne des Artikels 76(1) EPÜ und Regel 36 EPÜ einer mindestens einen Tag vor der Teilanmeldung eingereichten Patentanmeldung zu verstehen ist. Eine Teilungsanmeldung kann somit nicht am gleichen Tag, wie ihre Stammanmeldung eingereicht werden.

Im Teil C der Prüfungsrichtlinien, der verfahrensrechtliche Aspekte der Sachprüfung betrifft, wurden die Prüfungsrichtlinien unter anderem auf die seit dem 1. Juli 2020 abgeschaffte Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten (vgl. Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Mai 2020) angepasst bzw. sich auf den nunmehr nicht mehr möglichen Verzicht beziehende Kapitel gestrichen.

Zu Euro-PCT Anmeldungen, in denen der Anmelder in der internationalen Phase einen fälschlicherweise eingereichten Bestandteil (Beschreibung oder Ansprüche) oder Teile davon unter Regel 20.5bis PCT nachträglich korrigiert hat, und der internationale Anmeldetag nicht verschoben wurde, wird klargestellt, dass das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nur den Tag als Anmeldetag ansieht, an dem die vollständigen korrekten Unterlagen eingereicht wurden (vgl. Abschnitt C-III. 1.3). Diese Regelung wird vor allem Relevanz für Euro-PCT Anmeldungen haben, bei denen das EPA nicht selbst als internationales Anmeldeamt oder internationale Recherchebehörde zuständig war.

Aufgrund der Signifikanz dieser Praxis für etwaige Prioritätsansprüche und des relevanten Stands der Technik im Prüfungsverfahren wird dem betroffenen Anmelder in Zukunft die Gelegenheit gegeben, nach Aufforderung innerhalb von 2 Monaten eine schriftliche Stellungnahme einzureichen und sich zu entscheiden, entweder:

  • mit dem ursprünglichen internationalen Anmeldetag fortzufahren und dem Prüfverfahren auch die ursprünglich teilweise fälschlich eingereichten Unterlagen zugrunde zu legen, oder
  • mit dem Tag als Anmeldetag fortzufahren, an dem die richtigen Anmeldeunterlagen eingereichten wurden, sowie die korrekten Anmeldeunterlagen dem weiteren Verfahren als ursprüngliche Anmeldeunterlagen anzuerkennen.

Dieser Antrag kann auch innerhalb der 31-Monatsfrist von dem Anmelder pro-aktiv gestellt werden, um eine Verzögerung des Anmeldeverfahrens in der regionalen Phase zu vermeiden.

Weitere Änderungen betreffen die telefonische und persönliche Rücksprache mit der Prüfungsabteilung, bzw. dem ersten Prüfer. Diese stellten vormals unterschiedliche Kategorien mit unterschiedlichen Regelungen dar, die nun zu einer einzigen Kategorie „Rücksprache“ zusammengefasst und vereinheitlicht wurden (vgl. Abschnitt C-VII.2). Eine Rücksprache soll bevorzugt als Videokonferenz durchgeführt werden, was gegebenenfalls die Präsentation von Unterlagen, die Teilnahme anderer Personen und – bei Zweifeln – die Überprüfung der Identität der teilnehmenden Personen erlaubt. Auf Antrag des Anmelders können Rücksprachen jedoch auch telefonisch durchgeführt werden, wenn die Situation dies erfordert. Mündliche Erklärungen während einer Rücksprache, die inhaltlich auf die in einer früheren Mitteilung erhobenen Einwände eingehen, können dazu führen, dass der Prüfer eine laufende Frist aufhebt. Ferner können Unterlagen, die während der Rücksprache rechtswirksam per E-Mail eingereicht werden (siehe Abschnitt C-VII.3), tatsächlich ausreichen, um eine laufende Frist zu wahren.

Eine weitere für die Praxis bedeutende Änderung in den Prüfungsrichtlinien betrifft die Behandlung von Anträgen auf Entscheidung nach Aktenlage. Abschnitt C-IV.15.1 der Richtlinien regelt nun, das für den Fall, dass zu dem Zeitpunkt, an dem der Anmelder einen Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage stellt, ein Antrag auf mündliche Verhandlung anhängig ist, die Prüfungsabteilung den Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage als gleichbedeutend mit einer impliziten Zurücknahme des anhängigen Antrags auf mündliche Verhandlung interpretiert. Im Abschnitt C-IV.15.2 wird betont, dass bei einer Entscheidung nach Aktenlage neu vorgebrachten Argumente des Anmelders in Reaktion auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung zu berücksichtigen sind, indem die Prüfungsstelle entweder eine reguläre begründete Entscheidung oder einen weiteren Bescheid erlässt. Die Niederschrift über eine Rücksprache erfüllt nicht die Standards einer Mitteilung nach Artikel 94 (3) und kann somit auch nicht Basis einer Entscheidung nach Aktenlage sein.

Teil E der Prüfungsrichtlinien, der allgemeine Verfahrensfragen betrifft, wurde unter anderem im Hinblick auf die Durchführung mündlicher Verhandlungen als Videokonferenz aktualisiert. Im Lichte des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 17. Dezember 2020 über als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen vor Prüfungsabteilungen sind mündliche Verhandlungen vor Prüfungsabteilungen als Videokonferenz durchzuführen (vgl. Abschnitt E-III.1).Eine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung soll nur dann in den Räumlichkeiten des EPA in persona durchgeführt werden, sofern ernsthafte Gründe gegen eine Verhandlung per Videokonferenz sprechen.

Für mündliche Verhandlungen im Einspruchsverfahren, kann eine mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt werden, wenn die Beteiligten einverstanden sind (vgl. Abschnitt D-IV.3.2). Jedoch werden aufgrund des Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 10. November 2020 über die Änderung und Verlängerung des Pilotprojekts zur Durchführung mündlicher Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen als Videokonferenz mit Wirkung vom 4. Januar 2021 mündliche Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen bis vorausichtlich 15. September 2021 als Videokonferenz durchgeführt. Nur wenn ernsthafte Gründe gegen die Durchführung einer Videokonferenz im Einspruchsverfahren sprechen, wird die mündliche Verhandlung bis nach dem 15. September 2021 verschoben.

Ernsthafte Gründe dürften jedoch nur in sehr seltenen Fällen gegen eine Verhandlung per Videokonferenz sprechen. Die Prüfungsrichtlinien betonen , dass zu solch ernsthaften Gründen solche zählen, die einen Teilnehmer der mündlichen Verhandlung individuell betreffen (z. B. eine nachgewiesene Sehschwäche, aufgrund deren ein Vertreter die mündliche Verhandlung nicht auf dem Bildschirm verfolgen kann), sowie Gründe, die mit Art und Sachverhalt des Verfahrens zu tun haben (etwa die Vorführung oder in Augenscheinnahme eines Objekts, dessen haptische Merkmale essenziell sind, soweit dies nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen möglich ist). Pauschale Einwände gegen die Zuverlässigkeit der Videokonferenztechnologie oder die Nichtverfügbarkeit einer Videokonferenzanlage gelten in der Regel nicht als ernsthafte Gründe.

Sofern die Anmelder eine Durchführung der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung in den Räumlichkeiten des EPA ausnahmsweise wünschen, so muss ein solcher Antrag so früh wie möglich gestellt werden, vorzugsweise zusammen mit dem Antrag auf mündliche Verhandlung. Ob einem solchen Antrag stattgegeben wird, liegt jedoch im Ermessen der zuständigen Abteilung. Eine Ablehnung eines solchen Antrags hat die Prüfungsabteilung – unabhängig vom Zeitpunkt der Stellung des Antrags –(kurz) zu begründen. Eine Ablehnung ist nicht mit der Beschwerde anfechtbar (vgl. Abschnitt E-III.2.2).

Weiterhin wurden die Prüfungsrichtlinien um das Abschnitt E-III.8.5.2ergänzt, der die Einreichung von Schriftsätzen in einer als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrifft. Wird eine mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt, muss die Nachreichung von Unterlagen gemäß Regel 50 EPÜ per E-Mail erfolgen. Müssen die eingereichten Unterlagen unterzeichnet werden, kann die Unterschrift in die im Anhang enthaltenen Unterlagen oder in die begleitende E-Mail gesetzt werden. Die Unterschrift muss eine Zeichenkette oder eine Faksimile-Unterschrift sein. Aus der Zeichenkette, die vom Unterzeichner zum Nachweis seiner Identität sowie seiner Absicht gewählt wird, die jeweilige Nachricht zu authentifizieren, müssen Name und Stellung dieser Person eindeutig hervorgehen. Eine Faksimile-Unterschrift ist die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der Person. Die Unterlagen sind an die E-Mail-Adresse zu senden, die die zuständige Abteilung in der Videokonferenz bekannt gibt.

Geänderte Anmeldungsunterlagen sind als Anhänge im PDF-Format einzureichen und dem WIPO-Standard für die elektronische Einreichung und Bearbeitung (Anlage F) entsprechen. Sollte die Erfordernisse nicht eingehalten werden oder Mängel bestehen, ist der Verfahrensbeteiligte in der Videokonferenz unverzüglich davon zu unterrichten. Können die Mängel nicht während der Videokonferenz oder innerhalb einer gesetzten Frist behoben werden, so gilt die betreffende Unterlage (oder der Teil der Unterlage, der nicht lesbar oder unvollständig übermittelt worden ist) als nicht eingegangen. Per E-Mail eingereichte Unterlagen müssen nicht durch Nachreichung auf Papier bestätigt werden. Alle im Laufe einer Videokonferenz per E-Mail übermittelten Unterlagen sind der Niederschrift beizufügen, es sei denn dies ist anderweitig basierend auf Regel 144 EPÜ geregelt.

Abschnitt E-III.11, betreffend die technische Aspekte der als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen, wurde ebenfalls überarbeitet. Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung per Videokonferenz erhalten die Teilnehmer neben der Ladung auch eine E-Mail zur Bestätigung von Datum, Uhrzeit und den zum Verbindungsaufbau zu verwendenden Kontaktdaten für die Videokonferenz (in Form eines Links oder anderer geeigneter Mittel) unter Angabe weiterer sachdienlicher Informationen, u. a. zur Organisation der Videokonferenz. Beginnt die Videokonferenz nicht zum vereinbarten Zeitpunkt, wendet sich die Prüfungsabteilung bzw. Einspruchsabteilung telefonisch an den Vertreter oder seine Kanzlei. Sofern die Verbindung sich aus technischen Gründen nicht herstellen lässt, so ist die Videokonferenz – wie auch bisher – zu beenden und eine neue Ladung zu einer mündlichen Verhandlung zu erlassen.

Der Abschnitt E-VIII.1 der Prüfungsrichtlinien, der die Berechnung von Fristen betrifft, wurde ebenfalls neu strukturiert und ergänzt.  Die Prüfungsrichtlinien behandeln Firstverlängerungen nach Regel 134 EPÜ in einem eigenen Abschnitt, E-III.1.6.2 und berücksichtigen dabei die Inhalte der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Oktober 2020 über die Verfahren und Absicherungen nach dem EPÜ und dem PCT bei einer Nichtverfügbarkeit der Mittel zur elektronischen Einreichung und anderer Online-Dienste. Die Fristverlängerung nach Regel 134(1) EPÜ kommt danach auch in Fällen zur Anwendung, in denen eines der vom EPA nach Regel 2 (1) bereitgestellten Mittel zur elektronischen Einreichung (derzeit Web-Einreichung, Online-Einreichung (OLF), neue Online-Einreichung (CMS), ePCT und Fax) nicht zur Verfügung steht, und gilt unabhängig von etwaigen Einschränkungen in Bezug auf die Dokumente, die über das nicht zur Verfügung stehende Mittel zur elektronischen Einreichung eingereicht werden können. Auch die Regel 134(2) EPÜ (Störung der Zustellung oder Übermittlung der Post durch ein außerordentliches Ereignis innerhalb oder außerhalb der EPÜ-Vertragsstaaten) kann nunmehr auf einen allgemeinen Ausfall einer der vom EPA für die Einreichung von Unterlagen zugelassenen technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung angewendet werden. Ferner sind nunmehr in Abschnitt E-III.1.6.2.3 die Fristen, die in den Anwendungsbereich der Regel 134 EPÜ fallen explizit aufgeführt und auch die Fälle genannt, in denen die Fristverlängerung nach Regel 134 EPÜ nicht in Frage kommt.

Eine weitere praxisrelevante Änderung im Teil F der Prüfungsrichtlinien hat in die Abschnitte F-IV.4.3 und F-IV.4.4 Einzug gehalten, die Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen (Artikel 84 EPÜ) betreffen. Hier wurde nunmehr die über die verschiedenen Technikbereiche hinweg recht unterschiedliche Praxis der Prüfungsabteilungen betreffend die Anpassung der Beschreibung an geänderte Patentansprüche grundlegend überarbeitet. Die Prüfungsrichtlinien fordern nunmehr in Abschnitt F-IV.4.3 explizit für Fälle, bei denen ein Teil des Gegenstands der Beschreibung oder der Zeichnungen von den Patentansprüchen nicht abgedeckt wird, dass die Beschreibung umfassend an die Ansprüche angepasst werden muss, um Widersprüche zwischen Ansprüchen und Beschreibung zu vermeiden. Ausführungsformen in der Beschreibung, die nicht mehr unter die unabhängigen Ansprüche fallen (z. B. wenn die Beschreibung eine Alternative für mindestens ein Merkmal umfasst, das nicht mehr unter die geänderten Ansprüche fällt), sind zu streichen, es sei denn, sie können nach vernünftigem Ermessen als zweckmäßig angesehen werden, um bestimmte Aspekte der geänderten Ansprüche hervorzuheben. Ist dies der Fall, muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass eine Ausführungsform nicht unter die Ansprüche fällt (T 1808/06).  In Abschnitt F-IV.4.4 wird nunmehr klargestellt, dass anspruchsähnliche Formulierungen vor der Erteilung zu streichen oder zu ändern sind, insbesondere wenn diese Formulierungen in Widerspruch zu dem beanspruchten Gegenstand stehen oder wenn sie lediglich wortwörtlich den beanspruchten Gegenstand wiederholen, was nunmehr explizit als „eine belanglose und unnötige Verdoppelung […] und damit gegen die Erfordernisse der Regel 48 (1) c)“verstoßend angesehen wird.

In Teil G der Prüfungsrichtlinien, der die Patentierbarkeit betrifft, wurden die Abschnitte zu computerimplementierten Erfindungen sowie zu Erfindungen im Bereich der Biotechnologie überarbeitet und weiter klargestellt.

Im Abschnitt G-II.3.6, der Computerprogramme betrifft, die gemäß Artikel 52(2) EPÜ als solche von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, wurde im Lichte der neueren Rechtsprechung angepasst. Erwähnenswert erscheint, dass in Abschnitt G-II.3.6.3 der Prüfungsrichtlinien nunmehr klarer erklärt wird, unter welchen Umständen eine Datenstruktur oder ein Datenformat zum technischen Charakter der Erfindung beitragen kann. Ferner wurde der neue Abschnitt G-II.3.6.4 aufgenommen, der Datenbankverwaltungssysteme und Informationsabfrage betrifft. Dort wird bemerkenswert klar formuliert, dass Datenbankverwaltungssysteme technische Systeme sind, die auf Computern installiert werden, um die technischen Aufgaben der Speicherung und Abfrage von Daten mithilfe verschiedener Datenstrukturen zur effizienten Datenverwaltung durchzuführen. Damit kommen bei einem von einem Datenbankverwaltungssystem durchgeführte Verfahren technische Mittel zum Einsatz, so dass diese Verfahren nicht dem Patentierungsausschluss nach Artikel 52 (2) EPÜ unterliegen.

Die mittlerweile etablierte Rechtsprechung zur Patentierbarkeit von menschlichen Stammzellen, die ohne den Verbrauch menschlicher Embryonen gewonnen werden können, hat Eingang in die Richtlinien gefunden. In Abschnitt G-II.5.2wird nun klargestellt, dass pluripotente menschliche Stammzellen einschließlich menschlicher embryonaler Stammzellen, die Verwendung dieser Stammzellen oder davon abgeleitete Erzeugnisse nicht unter das Patentierungsverbot nach Artikel 53 a) und Regel 28 (1) c) fallen, die Anmeldung einen Anmelde- oder Prioritätstag an oder nach dem 5. Juni 2003 aufweist, und die technische Lehre eine Verwendung parthenogenetisch aktivierter embryonaler Eizellen zulässt (G-II.5.3).

Ferner wurden die AbschnitteG-II.5.3 und G-II.5.4an die Rechtsprechung zum Ausschluss der Patentierung von Erzeugnissen, wie Pflanzen und Tiere, die ausschließlich durch im Wesentlichen biologische Verfahren herstellbar sind, angepasst (G 3/19). Die neuen Richtlinien stellen klar, dass jegliches Material, welches eine Regeneration ganzer Pflanzen erlaubet, wie beispielsweise Zellen, Samen, Ableger etc., ebenfalls dem Patentierbarkeitsausschluss unter Artikel 53b EPÜ unterliegen, insofern die Pflanzen von der dieses Material stammt ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugt werden kann. Dieser Ausschluss gilt jedoch nicht für Anmeldungen und Patente mit einem Anmelde- oder Prioritätstat von vor dem 1. Juli 2017 (siehe G 3/19, ABl. EPA 2020, A119).

Den neuen Prüfungsrichtlinien wurden außerdem im Abschnitt G-II.5.6 ein neuer Abschnitt speziell zur Patentierung und Prüfung von Erfindungen auf dem Gebiet der Antikörpertechnologie hinzugefügt. Hier hatte sich EPA intern eine spezielle Prüfpraxis etabliert, auf die nun dankenswerterweise auch direkter Bezug genommen werden kann. Die neuen Prüfungsrichtlinien beschäftigen sich insbesondere mit zulässigen Antikörperdefinitionen in Ansprüchen, sowie der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auf diesem Gebiet: Eine strukturelle Definition eines beanspruchten Antikörpers muss mindestens alle 6 CDR Regionen enthalten. Ansonsten sei der Anspruch unter Artikel 84 EPÜ zu beanstanden, weil ihm ein wesentliches technisches Merkmal fehlt. Breiter formulierte strukturelle Definitionen von Antikörpern müssen durch experimentelle Nachweise gestützt werden.

Insofern ein Antikörper durch sein gebundenes Antigen oder ein Epitop definiert wird, muss das entsprechende Antigen/Epitop ohne offene Formulierungen (bspw. durch Sequenzidentitätsbereiche oder Begriffe wie „umfassend“) referenziert werden, wobei allerdings negative Abgrenzungsmerkmale möglich sein sollen.

Werden ausschließlich funktionelle Merkmale verwendet, um einen Antikörper zu beanspruchen, und im Stand der Technik ist ein Antikörper gegen das identische Antigen beschrieben, so wird klargestellt, dass die Beweislast der Neuheit der beanspruchten Antikörper beim Anmelder liegt. Ebenfalls möglich sei die Definition eines Antikörpers mittels Product-by-Process Formulierungen, insoweit die allgemeinen Anforderungen dieser Anspruchsformulierung erfüllt seien. Insofern der Anspruch auf ein Immunisierungsverfahren mit einem Antigen abstellt, das eine mit einer definierten Sequenz nicht 100%ig identische Sequenz umfasst, erfülle der Anspruch jedoch nicht die Erfordernisse des Artikel 84 EPÜ.

Im Abschnitt G-VI.7.1.1 zu der Anwendung der zweiten medizinischen Indikationstellen die neuen Prüfungsrichtlinien darauf ab, ob ein Stoff oder Stoffgemisch als Wirkstoff im Sinne einer spezifischen medizinischen Verwendung aufgrund seiner chemischen Eigenschaften eine direkte therapeutische Wirkung aufweist. Handelt es sich um eine rein physikalische Eigenschaft, wie beispielsweise eine Abschirmwirkung eines Füllstoffs zum Schutz empfindlichen Gewebes, ist der Stoff oder das Stoffgemisch als Vorrichtung anzusehen und nicht einer Patentierung unter Artikel 54(5) zugänglich (T 1758/15).

Autoren: Felix Hermann und Dr. David Kuttenkeuler