08. Feb 2021 | IP-Update

Vertrieb gebrauchter Waren kann eine „ernsthafte Benutzung“ sein

Mit seiner Entscheidung in den Rechtssachen C-720/18 und C-721/18 vom 22. Oktober 2020 hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Anforderungen an die „ernsthafte Benutzung“ einer Marke näher bestimmt. Neben verschiedenen wichtigen Fragen zur Benutzung einer Marke äußerte sich das Gericht auch zur Beweislastverteilung im Löschungsverfahren wegen Verfall.

Vorgeschichte  

Vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf war über den Verfall der für die italienische Autoherstellerin Ferrari eingetragenen Marke Wort-/Bildmarken TESTAROSSA zu entscheiden. Das Landgericht gab den Löschungsklagen wegen Verfall statt und führte zur Begründung im Wesentlichen aus, dass Ferrari bereits seit 25 Jahren keine Neuwagen mehr unter der Marke TESTAROSSA vertreibt. Es werden von Ferrari unter der Marke lediglich noch Gebrauchtwagen und Ersatzteile vertrieben und auf Fahrzeuge der Marke TESTAROSSA bezogene Wartungsarbeiten erbracht. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat das Löschungsverfahren daraufhin ausgesetzt und dem EuGH verschiedene Fragen zur Auslegung des Begriffs der „ernsthaften Benutzung“ vorgelegt. 

Entscheidung des EuGH

Zunächst wird vom EuGH bestätigt, dass bei einer Marke, die für eine Gruppe von Waren und für deren Einzelteile eingetragen ist, grundsätzlich davon auszugehen ist, dass sie für alle zu dieser Gruppe gehörenden Waren und für deren Einzelteile „ernsthaft benutzt“ worden ist, wenn sie nur für bestimmte Waren oder nur für die Einzelteile oder das Zubehör einiger der genannten Waren benutzt worden ist. Anderes soll nur dann gelten, wenn sich aus relevanten Tatsachen und Beweisen ergibt, dass der Verbraucher, der solche Waren erwerben möchte, in ihnen eine selbständige Untergruppe der Gruppe von Waren sieht, für die die betreffende Marke eingetragen wurde. Der Umstand, dass die Marken nur für hochpreisige Waren aus dem Luxussegment benutzt werden, ist kein geeignetes Kriterium für die Bildung einer selbstständigen Untergruppe.

Darüber hinaus stellt der EuGH fest, dass eine Marke von ihrem Inhaber ernsthaft benutzt werden kann, indem er gebrauchte, unter dieser Marke bereits einmal in den Verkehr gebrachte Waren vertreibt. Die Erschöpfung des Markenrechts durch das erstmalige Inverkehrbringen der Ware hat also keinen Einfluss auf die Frage der „ernsthaften Benutzung“.

 Sodann bestätigt der EuGH, dass eine Marke von ihrem Inhaber ernsthaft benutzt wird, wenn er für die zuvor unter dieser Marke vertriebenen Waren bestimmte Dienstleistungen anbietet, vorausgesetzt, die Dienstleistungen werden unter der betreffenden Marke angeboten. Die Benutzung der Marke für die Dienstleistungen ist notwendige Voraussetzung, damit auf eine „ernsthafte Benutzung“ der Marke geschlossen werden kann.

Abschließend äußert sich der EuGH zur Beweislast im Löschungsverfahren wegen Verfall. Das Gericht bestätigt insoweit, dass den Inhaber einer Marke die Beweislast dafür trifft, dass die Marke „ernsthaft benutzt“ wurde. So ist nämlich er am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke ernsthaft benutzt worden ist. Die Mitgliedsstaaten dürfen von dieser Beweislastverteilung nicht abweichen. 

Fazit 

Für Markeninhaber, die den Vertrieb neuer Ware unter ihrer Marke eingestellt haben und sich die Benutzungshandlungen nur noch auf den Vertrieb von Gebrauchtwaren und das Erbringen von Servicedienstleistungen beschränken, ist die Entscheidung positiv. Solche Handlungen können künftig noch als „ernsthafte Benutzung“ der Marke eingestuft werden. Es gilt demnach Benutzungshandlungen auch mit Blick auf Wiederverkäufe und Servicedienstleistungen sorgfältig zu dokumentieren, um die „ernsthafte Benutzung“ der Marke notfalls nachweisen zu können.

Autor: Dr. Eckhard Ratjen