13. Sep 2017 | Patent- und Gebrauchsmusterrecht

US Supreme Court schränkt freie Wahl des Gerichtsstandes in USA ein

In einer vielbeachteten Entscheidung aus Mai 2017 (TC Heartland LLCv. Kraft Foods Group Brands LLC – Entscheidung vom 22. Mai 2017;Az.: 16-341) hat das höchste Gericht der USA die freie Wahl des Gerichtsstands für Patentverletzungsklagen nachhaltig eingeschränkt.

Wenngleich die praktischen Konsequenzen der Entscheidung, und insbesondere auch deren mögliche Umgehungen, noch nicht vollständig geklärt sind, lässt sich bereits jetzt feststellen, dass hiermit ein weiteres und potentiell durchaus wirksames Signal gegen eine in den letztenJahren äußerst klägerfreundliche Gerichtspraxis in den USA gesetzt wurde, die insbesondere das Geschäft der streitigen Kommerzialisierung von Patenten durch Patentverwerter erschweren dürfte.

Hintergrund der Entscheidung

Patentstreitsachen konnten in den USA bislang an sämtlichen für Patentstreitsachen kompetenten Gerichten eines jeden US-Bundesstaates verhandelt werden, sofern auch nur eine patentverletzende Handlung in dem angerufenen Gerichtsbezirk nachweisbar war. Da die patentverletzende Handlung weit verstanden wird (und etwa auch die Werbung für ein Produkt auf einer in dem fraglichen Gerichtsbezirk abrufbaren Webseite erfasst), war hierdurch in vielen Fällen der landesweite Zugang zu allen für Patentstreitsachen kompetenten Gerichten eröffnet. Ein Patentinhaber hatte insofern zumeist die Möglichkeit, sich für die Verletzungsklage ein Gericht seiner Wahl nach Belieben auszusuchen (sog. forum shopping).

Wenngleich sich die Situation damit von derjenigen in Deutschland nicht maßgeblich unterscheidet, hat sich die Praxis des forum shopping in den USA in den letzten Jahren massiv zugespitzt, insbesondere da einzelne Gerichte dazu übergegangen sind, Verfahren zu etablieren, die außerordentlich begünstigend für die Klägerseite wirken. So wurde dort beispielsweise die Dauer für einzelne Verfahrensschritte zu Lasten der ordnungsgemäßen Verteidigung auf Beklagtenseite stark verkürzt, oder wurden durch sehr intensive „Discovery“-Verfahren die Verfahrenskosten derart erhöht, dass der Druck auf die Beklagten zu einer außergerichtlichen Einigung immer weiter anstieg.

Insbesondere der Eastern District Court of Texas hat es in dieser Hinsicht zu zweifelhafter Berühmtheit gebracht und es geschafft, in den vergangenen Jahren etwa 40 % aller Patentverletzungsklagen in den USA an sich zu ziehen, hierunter die überwiegende Zahl aller Klagen kommerzieller Patentverwerter (non-practicing entitites, kurz: NPE). Die damit verbundene Entwicklung war durchaus besorgniserregend: in Zahlen bedeutet dies, dass zuletzt pro Jahr mehrere tausend (!) Patentverletzungsklagen im Eastern District Court of Texas anhängig gemacht wurden. Eine Erledigung all dieser Verfahren durch die dort tätigen, nur wenigen Richter erschien (anders als durch außergerichtliche Einigung der Parteien) de facto ausgeschlossen.

Inhalt der Entscheidung

Die aktuelle Entscheidung des US Supreme Court aus Mai 2017 könnte dieser vielfach kritisierten Entwicklung nun erstmals Einhalt gebieten. In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall hatte Kraft Foods (mit Unternehmenssitz in Delaware) den Mitbewerber TC Heartland (mit Unternehmenssitz in Indiana) vor dem District Court of Delaware wegen Patentverletzung verklagt und die Zuständigkeit des Gerichts mit der im dortigen Gerichtsbezirk belegenen, angeblich patentverletzenden Handlung (Lieferung von Aromen für die Veränderung von Farbe und Geschmack von Wasser) begründet. TC Heartland beantragte die Verweisung der Klage an den Ort seines Unternehmenssitzes in Indiana.

Nachdem alle Vorinstanzen diesen Antrag abgelehnt hatten, hat der US Supreme Court ihm in seiner Entscheidung stattgegeben, und zwar mit der folgenden, über den konkreten Fall hinausgehenden Argumentation:

Die bisherige Praxis der Instanzgerichte, in Patentstreitsachen den Gerichtsstand der unerlaubten Handlung zuzulassen, finde, so der US Supreme Court, in den USA keine hinreichende gesetzliche Stütze. Die anwendbaren zivilprozessualen Vorschriften sähen einen solchen für Patentstreitsachen nicht vor.

Tatsächlich verlangt die maßgebliche Vorschrift (28 USC § 1400 (b)) für den Gerichtsstand der unerlaubten Handlung in Patentstreitsachen, dass diese zugleich am Ort einer geschäftlichen Niederlassung des Beklagten begangen wurde: „where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business“. Um nicht an die enge Voraussetzung einer geschäftlichen Niederlassung gebunden zu ein, hatten die Instanzgerichte sich jedoch bislang auf einen in derselben Vorschrift enthaltenen weiteren Gerichtsstand berufen, wonach alternativ auch Klagen am „Wohnsitz“ (district where defendant resides) des Beklagten möglich sind. Ein „Wohnsitz“ wurde unter Rückgriff auf eine allgemeinere Vorschrift (28 USC § 1391 (c)) immer dann angenommen, wenn sog. personal jurisdiction in dem fraglichen Gerichtsbezirk bestand. Personal jurisdiction bestand wiederum nach gefestigter Rechtsprechung bereits dann, wenn in einem Gerichtsbezirk durch den Beklagten eine unerlaubte Handlung begangen wurde.

Der US Supreme Court kam zu dem Ergebnis, dass ein Rückgriff auf die allgemeinere Vorschrift des 28 USC § 1391 (c) unzulässig sei und „Wohnsitz“ bei Patentstreitsachen stets nur den tatsächlichen Unternehmenssitz des betroffenen Unternehmens meine und nicht auch den Ort der personal jurisdiction.

Entsprechend stellte der US Supreme Court fest, dass für Patentstreitsachen die patentverletzende Handlung allein keinen Gerichtsstand begründe, sondern nur, wenn diese an einem Ort der geschäftlichen Niederlassung begangen wurde. Alternativ könne auch am Ort des tatsächlichen Unternehmenssitzes des Beklagten geklagt werden.

Konsequenzen der Entscheidung

Wenngleich die Entscheidung nun zunächst durch die Instanzgerichte umgesetzt werden muss, sind ihre erwarteten Auswirkungen beträchtlich, da sie die Freiheit der Kläger zum forum shopping in den USA erheblich beschränken dürfte, und nun stets auch zu fragen ist, wo ein Beklagter eine geschäftliche Niederlassung und / oder seinen Unternehmenssitz hat. Erwartet wird daher, dass die starke Konzentrierung von Patentstreitsachen bei einigen wenigen Gerichten zurückgehen wird, und es zu einer stärkeren Verteilung auf verschiedene Gerichte kommen wird. Insbesondere dürfte es hierbei auch zu einer Umverteilung von Verfahren vom Eastern District of Texas zu den Gerichten in Delaware kommen, da aus steuerlichen Gründen viele Unternehmen ihren Unternehmenssitz in diesem US-Bundesstaat haben.

Gleichwohl ist das forum shopping damit noch nicht beendet. Denn immer dann, wenn ein Unternehmen eine geschäftliche Niederlassung in einem Gerichtsbezirk unterhält, ist der Gerichtstand der patentverletzenden Handlung weiterhin eröffnet. Wann aber konkret eine „geschäftliche Niederlassung“ vorliegt, und was hierfür im Einzelfall bereits genügt, wird die Instanzgerichte künftig sicherlich vermehrt beschäftigen.

Und auch deutsche Unternehmen, soweit sie als Beklagte bereits leidvolle Erfahrungen vor dem Eastern District Court of Texas oder an vergleichbaren Orten gesammelt haben, können zunächst nur beschränkt aufatmen: denn unmittelbar wirkt die Entscheidung des US Supreme Court nur im Verhältnis zu US-amerikanischen Beklagten. Für ausländische Beklagte, also auch deutsche Unternehmen ohne eigene geschäftliche Niederlassung oder Unternehmenssitz in den USA, gelten zunächst weiter die allgemeineren prozessualen Regelungen. Ob damit für ausländische Beklagte tatsächlich „alles beim alten“ bleibt, werden allerdings erst die nächsten Monate zeigen; der US Supreme Court hat in seiner Entscheidung diese Frage ausdrücklich offen gelassen.

In jedem Fall dürfte es sich auch für deutsche Unternehmen auf Beklagtenseite in den USA lohnen, die Optionen möglicher Einwände und Zuständigkeitsrügen nunmehr sehr kritisch zu prüfen.